Fallo de Arbitraje "zapatillastigre.cl", NIC Chile

zapatillastigre.cl

En Santiago, a 13 de Marzo de 2002.

VISTOS:

1.- El oficio OF01756, de 29 de Noviembre de 2001, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como árbitro del conflicto entre TIGRE CHILE S.A. y SOCIEDAD ANÓNIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A., por la inscripción del nombre de dominio zapatillastigre.cl, agregado a fs. 1.

2.- Las individualizaciones de las partes que rolan a fojas 2 y 3 del expediente.

3.- La resolución de fojas 4, de fecha 5 de Diciembre de 2001, donde el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas del procedimiento.

4.- Copia de la notificación despachada a las partes, por correo certificado, conteniendo la resolución de que trata el número anterior, de fojas 5.

5.- Formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, que rolan a fojas 6, 7 y 8, en los cuales consta que la carta de notificación de que trata el número anterior, fue despachada a las partes y a Nic Chile, por correo certificado, el día 5 de Diciembre de 2001.

6.- Copia del mensaje de correo electrónico que rola a fojas 9, en el que consta que, con fecha 6 de Diciembre de 2001, se envió a las partes y a Nic Chile, información del despacho por carta certificada de la resolución de aceptación del arbitraje y citación a la audiencia para fijar el procedimiento, con copia de los mismos.

7.- Copia del mensaje de correo electrónico, de fojas 10, dirigido por Nic Chile a las partes y al árbitro, de 10 de Diciembre de 2001, informándoles que ha tomado conocimiento de la aceptación del suscrito a su designación como árbitro.

8.- Escrito de fojas 11 y 12 en el cual comparece como agente oficioso de la empresa Tigre Chile S.A., el abogado Humberto Carrasco Blanc.

9.- Copia del mandato especial de fecha 15 de Febrero de 2001 ante el Notario Suplente Raúl Mella Santibáñez, otorgado por Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A. a los señores Sargent & Krahn Limitada para ser representados y delegación y revocaciones de poderes otorgados a los abogados que conforman el Estudio Sargent & Krahn, que rola de fojas 13 a 26.

10.- A fojas 27, rola copia de Patente Municipal de la I. Municipalidad de Las Condes de la abogado doña Carmen Paz Alvarez Enríquez.

11.- A fojas 28, escrito en el cual la abogado Carmen Paz Alvarez Enríquez asume el patrocinio y la representación de Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A.

12.- Acta del comparendo celebrado con fecha 27 de Diciembre de 2001, con asistencia de ambas partes, en el cual se fijan las normas de procedimiento por el cual se regirá el presente arbitraje, de fojas 29 y 30.

13.- A fojas 31, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 516.988 de la marca “WWW TUBOS Y CONEXIONES TIGRE.CL” a nombre Tigre Participacoes S.A., para distinguir servicios de la clase 38.

14.- A fojas 32, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 562.548 de la marca “TIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 39.

15.- A fojas 33, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 388.746 de la marca-mixta “TIGRE” a nombre Tigre S.A. Tubos e Conexoes, para distinguir productos de la clase 11.

16.- A fojas 34, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.749 de la marca “GEOTIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir productos de la clase 17.

17.- A fojas 35, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.740 de la marca “TIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 37.

18.- A fojas 36, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.741 de la marca “WWW TIGRE.CL” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 42.

19.- A fojas 37, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.742 de la marca “WWW TIGRE.CL” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 35.

20.- A fojas 38, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.739 de la marca “TIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 42.

21.- A fojas 39, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial de la solicitud No. 554.555 de la marca “ZAPATILLAS TIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir productos de la clase 17.

22.- A fojas 40 y siguientes, rola fotocopia de la escritura de 30 de Enero del año 2001, ante la Notario de Santiago María Gloria Acharán Toledo, en la que se contiene la reducción a escritura pública del acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de Tigre Chile S.A., en la cual consta la reducción de directores y designan nuevo directorio.

23.- Entre fojas 46 a 50, rola copia de la escritura pública de 5 de Agosto de 1997, ante la Notario Público de Santiago María Gloria Acharán Toledo, mediante la cual se constituye la sociedad civil de responsabilidad limitada “Tigre Inversiones Limitada”.

24.- A fojas 51 rola copia de la factura No. 0000645, de 26 de Julio de 2001, de Latlink.net S.A., emitida a nombre de Tigre Chile S.A., por concepto de Consultoría E-Business Desarrollo Proyecto Intranet, Cuota 3 de 3.

25.- A fojas 52 rola copia de la factura No.0000391, de 17 de Abril de 2001, de Latlink.net S.A., emitida a nombre de Tigre Chile S.A., por concepto de Desarrollo Web Presentación Flash.

26.- A fojas 53 rola copia de la factura No. 0000394, de 18 de Abril de 2001, de Latlink.net S.A., emitida a nombre de Tigre Chile S.A., por concepto de Consultoría E-Business Desarrollo Proyecto Intranet-Módulo Clientes, Cuota 1 de 3.

27.- A fojas 54 rola copia de la factura No. 0000462, de 25 de Mayo de 2001, de Latlink.net S.A., emitida a nombre de Tigre Chile S.A., por concepto de Consultoría E-Business Desarrollo Proyecto Intranet, Cuota 2 de 3.

28.- A fojas 55 y siguientes rola copia autorizada de la escritura pública de fecha 7 de Enero de 2002, ante la Notario Público María Gloria Acharán Toledo, mediante la cual Tigre Chile S.A. confiere un mandato especial al abogado don Humberto Rolando Carrasco Blanc para que los represente en el juicio arbitral cuyo objeto es resolver el mejor derecho en la inscripción del nombre de dominio “zapatillastigre.cl”. Asimismo en dicha escritura se ratifica todo lo obrado por el señor Humberto Carrasco Blanc en calidad de agente oficioso de Tigre Chile S.A. en el proceso de autos.

29.- Documento de fojas 58, correspondiente a una impresión de la pantalla del sitio de Internet denominado www.tigreonline.cl.

30.- A fojas 59 y siguientes rola escrito del abogado Humberto Carrasco Blanc, en representación de Tigre Chile S.A., conteniendo su demanda por Juicio Arbitral por el nombre de dominio zapatillastigre.cl.

31.- Con fecha 10 de Enero de 2002 se proveyó la presentación de la demanda, referida en el número anterior, que rola a fojas 65.

32.- Documento de fojas 66 en el que consta que la resolución de que trata el número anterior, fue notificada a las partes por correo electrónico, con fecha 10 de Enero de 2002.

33.- Documento de fojas 67, fotocopia del registro No. 596.227 de la marca-mixta “TIGRE” de propiedad de Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A., inscrita para distinguir “todos los productos de la clase 25”.

34.- Documento de fojas 68, fotocopia del registro No. 366.500 de la marca-mixta “TIGRE” de propiedad de Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A., inscrita para distinguir “productos de la clase 25”.

35.- Documento de fojas 69, fotocopia del registro No. 455.430 de la marca “TIGRE” de propiedad de Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A., inscrita para distinguir “calzado en general y todos los demás artículos de la clase 25”.

36.- Documento de fojas 70, fotocopia del registro No. 564.624 de la marca-mixta “TIGRE” de propiedad de Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A., inscrita para distinguir “zapatillas de gimnasia, calzado en general, menos calzado impermeable y los destinados a proteger contra la lluvia y el agua, clase 25”.

37.- Documento de fojas 71, fotocopia del registro No. 353.319 de la marca “TIGRE” de propiedad de Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A., inscrita para distinguir “zapatillas de gimnasia; calzado en general, menos calzado impermeable y los destinados a proteger contra la lluvia y el agua, clase 25”.

38.- A fojas 72, fotocopia de una página de diario de fecha 5 Julio de 1985, donde aparece publicidad sobre el lanzamiento al mercado de la nueva línea de calzado “Tigre” en una discotheque capitalina.

39.- A fojas 73 y siguientes rola escrito de la abogado doña Carmen Paz Alvarez Enríquez, en representación de Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A., conteniendo su demanda por Juicio Arbitral por el nombre de dominio zapatillastigre.cl.

40.- Con fecha 11 de Enero de 2002 se proveyó la presentación de la demanda, referida en el número anterior, que rola a fojas 78.

41.- Documento de fojas 79 en el que consta que la resolución de que trata el número anterior fue notificada a las partes por correo electrónico, con fecha 11 de Enero de 2002

42.- A fojas 80 y siguientes rola fotocopia de la escritura de 30 de Enero del año 2001, ante la Notario de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo, en la que se contiene la reducción a escritura pública del acta de la Sexta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Tigre Chile S.A.

43.- A fojas 84, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.749 de la marca “GEOTIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir productos de la clase 17.

44.- A fojas 85, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.738 de la marca “GEOTIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir productos de la clase 11.

45.- A fojas 86, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.739 de la marca “TIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 42.

46.- A fojas 86, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.739 de la marca “TIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 42.

47.- A fojas 87, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.740 de la marca “TIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 37.

48.- A fojas 88, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.741 de la marca “WWW TIGRE.CL” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 42.

49.- A fojas 89, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 586.742 de la marca “WWW TIGRE.CL” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 35.

50.- A fojas 90, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 587.914 de la marca “TIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 35.

51.- A fojas 91, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 587.915 de la marca “TIGRE.CL” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 35.

52.- A fojas 92, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 587.916 de la marca “TIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 42.

53.- A fojas 93, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 587.917 de la marca “TIGRE.CL” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir servicios de la clase 42.

54.- A fojas 94, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 611.651 de la marca “TIGRE CONTIGO” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir productos de la clase 16.

55.- A fojas 95, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del registro No. 611.652 de la marca “TIGRE ONLINE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir productos de la clase 11.

56.- A fojas 96, página impresa del sitio web de la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial de la solicitud No. 554.555 de la marca “ZAPATILLAS TIGRE” a nombre Tigre Chile S.A., para distinguir productos de la clase 17.

57.- Documento de fojas 97, correspondiente a folleto publicitario a color titulado “Mangueras”, con la marca Tigre.

58.- Documento de fojas 98, correspondiente a folleto publicitario a color titulado “Sifón Mobylle”, con la marca Tigre.

59.- Documento de fojas 99, correspondiente a folleto publicitario titulado “Aquapluv Canaletas y accesorios en PVC”, marca Tigre.

60.- Documento de fojas 100, correspondiente a folleto publicitario titulado “Adhesivos para PVC”, marca Tigre.

61.- Documento de fojas 101, correspondiente a folleto publicitario titulado “Línea Eléctrica”, marca Tigre.

62.- Documento de fojas 102, correspondiente a folleto publicitario titulado “Sanitario Blanco”, marca Tigre.

63.- Documento de fojas 103, correspondiente a folleto publicitario titulado “Línea Presión”, marca Tigre.

64.- Documento de fojas 104, correspondiente a folleto publicitario titulado “Válvula Flotador”, marca Tigre.

65.- Documento de fojas 105, correspondiente a folleto publicitario titulado “Estanque de Agua”, marca Tigre.

66.- Documento de fojas 106, correspondiente a folleto publicitario titulado “Arranques Domiciliarios para Agua Potable”, marca Tigre.

67.- Documento de fojas 107 y 108, correspondiente a folleto publicitario titulado “Productos Tigre para Agricultura”, marca Tigre.

68.- Documento de fojas 109, correspondiente a recorte del Diario El Mercurio de la sección Vida Empresarial obtenido de Internet, de fecha 16 de Julio de 2001, en donde aparece un artículo relativo a la empresa Tigre Chile S.A., el cual indica que la “Compañía presentó nuevo producto en Expo Agua”.

69.- Documento de fojas 110, correspondiente a un recorte de diario obtenido de Internet, en donde aparece un reportaje sobre la empresa brasilera “Tigre”.

70.- Documento de fojas 111, correspondiente a un recorte del periódico, El Diario, de 28 de Diciembre de 2001, en donde aparece una información relativa a la empresa Tigre Chile.

71.- Documento de fojas 112, correspondiente a fotocopia de un recorte del diario El Mercurio de 6 de Enero de 2001, en donde aparece un artículo relativo a la empresa Tigre Chile S.A.

72.- Documento de fojas 113, correspondiente a un recorte de diario obtenido de Internet, en donde aparece artículo sobre los ganadores de un concurso realizado por TIGRE-Home Depot.

73.- Documento de fojas 114, correspondiente a fotocopia de recorte de Revista Mercado Ferretero de 8 de Enero de 2002, en donde aparece un artículo sobre el lanzamiento de la nueva línea de productos eléctricos de la empresa multinacional Tigre Chile S.A.

74.- A fojas 115 y siguientes rola escrito presentado por el señor Humberto Carrasco Blanc, en representación de Tigre Chile S.A., en donde solicita tener presente los argumentos señalados en esta presentación para la obtención del nombre de dominio a que se refieren estos autos.

75.- A fojas 124 y 125, rola folleto titulado TIGRE PRIMAVERA/VERANO 2001-2002 que publicita línea de calzado y zapatillas.

76.- A fojas 126 y 127, rola folleto titulado TIGRE OTOÑO/INVIERNO 2002 que publicita su línea de calzado y zapatillas.

77.- A fojas 128 y 129, copia de página web “zapatillastigre.cl” donde se explica lo que es una zapatilla, en la sección “Sabía Ud. que...”

78.- A fojas 130, rola copia de una página del Diccionario de la Real Academia Española en donde aparece la palabra zapatilla y su significado.

79.- Escrito de fojas 131 mediante el cual la parte de Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A., evacúa el traslado y acompaña documentos de prueba que rolan en los números singularizados anteriormente.

80.-Documento de fojas 133, de fecha 18 de Enero de 2002, en la cual consta que fueron proveídas las presentaciones hechas por Tigre Chile S.A. y Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cuero Catecu S.A.

81.- Copia de la notificación despachada a las partes, por correo electrónico, conteniendo la resolución de que trata el número anterior, de fojas 134.

82.- Documento de fojas 135, de 31 de Enero de 2002, en el cual consta la resolución que cita a las partes a oír sentencia.

83.- Notificación mediante correo electrónico de 31 de Enero de 2002, de la resolución que trata el número anterior, de fojas 136.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que con fecha 26 de Agosto de 2001 Tigre Chile S.A., RUT Nº 85.207.500-7, con domicilio en Américo Vespucio 2021, Huechuraba, Santiago, solicitó la inscripción del Nombre de Dominio “ZAPATILLASTIGRE”.

II.- Que con fecha 21 de Septiembre de 2001, Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A., representada por Sargent & Krahn, RUT Nº 91.384.000-3, con domicilio en Camino a Melipilla Nº 9460, Maipú, Santiago, presentó una solicitud competitiva para el mismo nombre de dominio.

III.- Que, en consecuencia, la materia objeto de este arbitraje, consiste en determinar a cuál de los solicitantes corresponde el mejor derecho para que le sea asignado el Nombre de Dominio “ZAPATILLASTIGRE.CL”.

IV.- En su escrito de demanda de fs.59, el primer solicitante Tigre Chile S.A., señala que pidió la inscripción del Nombre de Dominio “ZAPATILLASTIGRE.CL” con el objeto de desarrollar una sección de su portal web dedicado a las zapatillas que sirven para unir dos tubos herméticamente; haciendo presente que el término “zapatilla” en una de sus acepciones contenidas en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, corresponde a un elemento de unión; por lo cual se trata de una expresión genérica. El dominio, en consecuencia, está formado por la expresión de uso común “ZAPATILLAS” y la marca “TIGRE” y les permitirá identificar una sección de su portal web dedicado a las zapatillas que sirven para unir dos tubos herméticamente.

Hacen presente, además, que la expresión “TIGRE” corresponde a la razón social y a marcas comerciales de su propiedad.

V.- Para demostrar su mejor derecho sobre el Nombre de Dominio “ZAPATILLASTIGRE.CL”, Tigre Chile S.A. señala que ha actuado de buena fe en la solicitud de nombre de dominio, ya que ella es necesaria para desarrollar sus proyectos web y de comercio B2B; en cuyo desarrollo ha invertido gran cantidad de dinero.

Agregan que tanto la solicitante como otras empresas relacionadas tienen inscritas diversas marcas con la expresión “TIGRE”; término que está registrado en diversas clases; habiendo pedido también el registro de la marca “ZAPATILLAS TIGRE”, la cual se encuentra en tramitación.

De esta forma, se argumenta, Tigre Chile S.A. pretende obtener que todos los productos TIGRE y la razón social posean como signo identificativo y distintivo la expresión “TIGRE”.

Destacan que Tigre Chile S.A. es parte de la empresa brasilera Tigre Participacoes S.A. y de Tubos y Conexiones Tigre Ltda. Estas dos sociedades formaron Tigre Inversiones Ltda. que es accionista de Tigre Chile S.A.

Finalmente, agregan que en este caso, sin perjuicio de los argumentos esgrimidos, se deba aplicar a su favor el principio “First Come, First Served”, ya que fueron los primeros solicitantes del nombre de dominio.

VI.- En su demanda de fs. 73, la Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A. argumenta que es una filial de Bata, Holding Internacional fundado en el año 1894 dedicado al rubro de la fabricación de calzado.

Argumentan que son dueños de la marca comercial “TIGRE” inscrita en la clase 25, rubro en el cual se encuentran específicamente las zapatillas; de modo tal que cualquier identificación que se haga en Internet de “ZAPATILLAS TIGRE” con otro industrial, le creará perjuicios evidentes.

También argumentan su mejor derecho sobre el signo en disputa por el criterio del uso del signo pedido. Se funda en lo dispuesto en el Art. 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl, que establece que por el sólo hecho “que el asignatario del Nombre de Dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación”, es una circunstancia que servirá para evidenciar y demostrar que “el asignatario del dominio afectado no ha actuado de mala fe”. La demanda señala que en este caso ellos han dado fama a la marca “TIGRE” para distinguir calzado en general, y entre ellos, las zapatillas; habiendo conferido fama a través de un uso continuo en el tiempo al término ZAPATILLAS TIGRE, habida consideración, además, de que las marcas registradas en la clase 25 corresponden a renovaciones y por estar presente en el mercado chileno desde hace muchos años.

Adicionalmente, agregan tener un mejor derecho para poder identificar sus productos con este dominio en el mundo virtual, lo cual no crearía problemas a Tigre Chile S.A., que ya cuenta con los nombres de dominio “TIGRECHILE” y “TIGREONLINE.CL”

VII.- Al responder los argumentos de la parte contraria, en su escrito de fs. 115, Tigre Chile S.A. insiste básicamente en los siguientes argumentos:

La empresa tiene su origen en el grupo Tigre que data del año 1941 en Brasil y hoy tiene presencia en a lo menos cinco países latinoamericanos;

En cuanto al criterio de titularidad sobre las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio desarrollados por la contraparte, hace ver que Tigre Chile S.A. es titular también de numerosas marcas comerciales registradas en el país;

En cuanto al criterio del uso del signo pedido, insisten en que la expresión zapatillas tiene diversos significados: en el ámbito eléctrico se conocen a las zapatillas como aquel accesorio que sirve de hembra para conectar varios enchufes y en el ámbito de la construcción y en la instalación de cañerías, la expresión zapatillas se utiliza como accesorio que sirve para unir dos cañerías o tubos; y en ese mercado, son muy conocidas las ZAPATILLAS TIGRE por lo que es esa empresa la que ha dado fama y notoriedad a este signo distintivo;

Sobre el criterio del mejor derecho hacen ver que la circunstancia de tener otros nombres de dominio no les impide ser también titulares del nombre de dominio en conflicto.

Adicionalmente, insisten en la necesidad de que se brinde protección al nombre comercial de la empresa y las empresas matrices ya que la contraparte en ningún momento ha expresado su interés en el desarrollo o preparación de un sitio web que pueda ser identificado con este nombre, en atención a que un nombre de dominio es justamente para ser utilizado como identificador en la red, cosa que Tigre Chile S.A., sí está desarrollando.

VIII.- En su escrito de observaciones a los argumentos y pruebas de la contraria, de fs. 131, Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A. argumenta que Tigre Chile S.A. podría haber elegido numerosas otras alternativas de nombres de dominio tales como “TUBOSTIGRE.CL”, “CAÑERÍASTIGRE.CL”, “DEPOSITOSTIGRE.CL” etc. Que están relacionadas directamente con su giro comercial en vez de utilizar la palabra zapatilla que es mayoritariamente conocida, “zapato ligero y de suela muy delgada” o “zapato de comodidad o abrigo para estar en casa”, de acuerdo a lo señalado por la Real Academia Española de la Lengua, acompañando además fotocopia de una página de diccionario que identifica como de la Real Academia Española, pero no señala la edición, en cuya definición de la expresión “zapatilla” no se contiene ninguna referencia al argumento de los conectores a que alude el primer solicitante.

Hace ver que durante el año 2001 se vendieron 700.000 pares de zapatillas Tigre, correspondiente a $1.216.000.000.- lo que avala la popularidad que tiene esa marca entre el público consumidor; marca que se encuentra registrada en Chile desde hace más de 20 años para distinguir zapatillas.

IX.- Con los documentos de fs. 31 a 38; 84 a 95 y 97 a 114, más el conocimiento personal del sentenciador, se tiene por acreditado que los señores Tigre Chile S.A. son titulares de la marca registrada “TIGRE” y otras que contienen dicha expresión; marca que se considera constituye un signo notorio para identificar cañerías, tubos, conexiones y productos afines.

X.- Con los documentos de fs. 67 a 72 y 124 a 127, más el conocimiento personal del sentenciador, se tiene por acreditado que Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A., es titular de la marca comercial registrada “TIGRE” que distingue calzado, zapatillas, y demàs productos de la clase 25; siendo éste un signo notorio en esa clase.

XI.- Que el Diccionario de la Real de la Lengua Española, vigésima primera edición, 1992, de la Real Academia Española, define la palabra zapatilla como: “zapato ligero y de suela muy delgada. 2.Zapato de comodidad o abrigo para estar en casa. 3.Pedacito de ante que se ponía detrás del muelle de la llave de un arma de fuego para que no lastimase la mano. 4.Pedazo de ante que en los instrumentos musicales de viento se pone debajo de la pala de las llaves para que se adapte bien a su agujero. 5.Análogamente, cualquier pieza de cuero, goma, etc., que sirve para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes que están en comunicación, como cañerías, depósitos, etc. 6.Suela del taco de billar. 7.Uña o casco de los animales de pata hendida. 8.Rasgo horizontal que suelen llevar por adorno los trazos rectos de las letras. 9.Forro de cuero con que se cubre el botón de hierro que tienen en la punta los floretes y espadas negras para que no puedan herir”.

XII.- Con lo relacionado se desprende que ambas partes tienen derechos legítimos sobre la expresión “TIGRE” y se da por sentado que han obrado de buena fe, puesto que para las dos empresas resulta importante proteger su marca comercial cuya convivencia en el mundo real era posible debido al sistema de clases que permite que dos empresas utilicen la misma marca en rubros diferentes, lo cual no ocurre en el mundo virtual, donde las direcciones de Internet tienen que ser únicas y exclusivas; de esta forma se concluye que ninguna de las dos empresas tiene mejor derecho sobre la otra a la expresión “TIGRE”, puesto que ambas poseen marcas comerciales registradas; dichos signos son notorios en sus respectivos rubros y se utilizan efectivamente.

XIII.- Que ninguna de las partes acreditó en el expediente desde cuando utiliza la marca “TIGRE”.

XIV.- Que no existiendo un mejor derecho respecto a la marca “TIGRE”, como se ha señalado, y en consecuencia no hay infracción a los derechos de terceros, corresponde analizar el mejor derecho sobre la expresión solicitada que es “ZAPATILLASTIGRE.CL”

XV.- Que, como se ha señalado, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua da ocho acepciones a la palabra zapatilla y, si bien la primera es la más usual, todas las demás son también válidas, razón por la que no puede fundarse en este argumento un mejor derecho a favor del segundo solicitante.

XVI.- A lo anterior se agrega también que debe hacerse lugar al argumento del primer solicitante en orden a proteger su razón social, fundamentalmente a la luz de lo previsto en el Art. 8 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, promulgado en Chile por Decreto Nº 425 publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, que establece que “el nombre comercial será protegido en todos los países de la unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

XVII.- Que en virtud de lo anterior a Tigre Chile S.A. le asiste un derecho legal de protección sobre su nombre comercial, además de sus derechos marcarios; a diferencia del segundo solicitante, que solamente tiene derechos marcarios sobre la expresión “TIGRE”.

XVIII.- Con lo descrito debe concluirse que el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa corresponde a Tigre Chile S.A., quien también posee la calidad de primer solicitante.

RESUELVO:

1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio ZAPATILLASTIGRE.CL pedida por Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A.

2.- Aceptar la solicitud de Tigre Chile S.A. y asignarle en forma definitiva el dominio ZAPATILLASTIGRE.CL.

Andrés Echeverría Bunster

Arbitro

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