Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "varelacia.cl"

Santiago, 18 de Octubre de 2004

 

VISTOS:

Que mediante OF03997 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio varelacia.cl

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 19  de Agosto 2004 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día jueves 2 de sept., a las 16:00 hrs. en el despacho de esta juez arbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada de  19 de Agosto 2004   a las partes, lo que consta en autos

Que con fecha 2 de Sept., a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña Karen Andrea Fortune Zúñiga, abogado, en representación del segundo solicitante,  en rebeldía del primer solicitante  y el árbitro que conoce de este conflicto

Que conforme lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación,  se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio

Que el segundo solicitante, cumplió con las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa, argumentando  en relación a los  hechos lo siguiente:

1.- Que Varela Construcciones S.A. interpuso  su solicitud     de asignación de  nombre de dominio www.varelacia.cl, con fecha 28 de Mayo 2004,  habiéndose presentado previamente similar  por parte del primer solicitante  Héctor Varela y Compañía Limitada (Digital Web Limitada) con fecha  3 de Mayo 2994

2.- Que habiéndose fijada la Audiencia de Mediación ante el Nic Chile, ésta   no se pudo llevar a efecto por la inasistencia del primer solicitante,

3.- Que la antedicha solicitud de inscripción de nombre de dominio, origen del presente conflicto, afecta y vulnera los derechos del segundo solicitante, Varela Construcciones S.A., por ser ésta una de las empresas líderes en el rubro de la construcción, con gran prestigio nacional, y con una posición dominante en el mercado y entre su competencia, la cual  ha  invertido grandes sumas de dinero con el objeto consolidar su empresa y dotar de fama y prestigio a las marcas que posee registradas según la Ley 19.039 sobre propiedad Industrial.

4.- Por lo que expuesto, la eventual asignación del nombre de dominio www.varelacia.cl a la empresa Héctor Varela y Compañía Limitada, se enmarcaría dentro de las inscripciones abusivas y de mala fe, porque dicha  la empresa es desconocida, no goza de prestigio, ni de publicidad, ni  puede ser ubicada en los registros comerciales.

5.- "Varelacia" o "Varela compañía" o simplemente "Varela", es un nombre que forma parte del patrimonio de la empresa Varela Construcciones, como un activo intangible, el cual ha querido ser protegido a través de la inscripción de las siguientes marcas comerciales:

A.- Marca Varela

Etiqueta descripción: Etiqueta consistente en un trozo ondulado amarillo y verde con sombra gris, a su lado y sobre la expresión "Constructores desde 1941" en letras pequeñas verdes, la palabra "Varela" en letras estilizadas verdes grandes. Todo sobre fondo blanco.

Clase: 37 C

Nº de Solicitud: 439416

Nº de Registro: 551991

B.- Marca Varela

Etiqueta descripción: Etiqueta consistente en un trozo ondulado amarillo y verde con sombra gris, a su lado y sobre la expresión "Constructores desde 1941" en letras pequeñas verdes, la palabra "Varela" en letras estilizadas verdes grandes. Todo sobre fondo blanco.

Clase: 36 C

Nº de Solicitud: 439417

Nº de Registro: 551992

C.- Marca Raúl Varela

Clase: 36 C

Nº de Solicitud: 418868

Nº de Registro: 531784

D.- Marca Raúl Varela

Clase: 37 C

Nº de Solicitud: 418869

Nº de Registro: 5302098

Todas las marcas antes individualizadas son propiedad de Varela Construcciones S.A. y se encuentran registradas con anterioridad a la primera solicitud de asignación de nombre de dominio en cuestión.

En cuanto a los fundamentos de  Derecho, expresa el segundo solicitante que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento de Nic Chile, faculta a cualquier interesado cuyos derechos, se  estimen afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente se debe resolver por medio de un arbitraje. De esta manera, corresponde al segundo solicitante, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

 

Por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

Luego, Varela Construcciones S.A. cuenta con un  derecho de propiedad con respecto a la  marca "Varela" y "Raúl Varela", individualizadas precedentemente, dominio que se  encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N ° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N ° 25 de la Constitución Política de la República. 

                       

La segunda solicitante, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre las marcas comerciales individualizadas precedentemente de tal manera que los consumidores, al verse enfrentados a cualquier signo conformado con la mencionada palabra, la relacionarán con Varela Construcciones S.A.

De asignarse el nombre de dominio a la parte contraria, se produciría una confusión y dilución de las marcas de la empresa Varela Construcciones S.A., empresa trayectoria nacional, causándole graves inconvenientes respecto a la promoción de su identidad como empresa por Internet, perjudicándola con respecto a sus estrategias y a su competitividad, desviando a los consumidores, todo lo cual generaría un perjuicio comercial.

Finalmente, indica que no se puede desconocer la lógica relación que existe entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, atendido que comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos, de tal entidad que llevan a sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. En atención a esta relación, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, atendiendo a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

A mayor abundamiento expresa que , el 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN", entidad, a nivel mundial, con autoridad en esta materia, que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, la cual en su título preliminar reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios sobre el signo en cuestión, al considerar entre los fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

Además, señala que este conflicto no podría ser resuelto  aplicando el principio "first come first served", ya que sólo sirve de principio dirimente cuando las partes tengan igualdad de derechos frente a un nombre de dominio. Cita como antecedente jurisprudencial lo resuelto en el fallo  "trabajadores-ccu.cl".

Señala también que, Varela Construcciones S.A., cuenta con mejores derechos para la asignación del nombre de dominio en disputa, derechos que fueron adquiridos con anterioridad a la primera solicitud y que no pueden ser desconocidas  y que consisten en sus registros marcarios, su trayectoria y prestigio desde el año 1941, la identificación comercial de los consumidores con la empresa Constructora Varela Construcciones S.A., la cual posee actualmente más de cuatro proyectos inmobiliarios en marcha como son los denominados: "Tocornal", "Manuel de Salas", "Brisas del Maipo", "Pedro Aguirre Cerda", la que se relaciona directamente con empresas de igual prestigio y reconocimiento como son "Empresa Constructora Raúl Varela S.A. y "Varela Propiedades S.A."

Que en apoyo a sus argumentos, el segundo solicitante adjuntó al Tribunal la siguiente documentación, que acompañada con citación, no fue objetada por la parte contraria:

1.-Certificado de inscripción de la marca Varela, clase 37, que pertenece a Varela Construcciones S.A., Registro N° 551.991, emitido por el Departamento de Propiedad Industrial, Subsecretaria de Economía, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

2.- Certificado de inscripci6n de la marca Varela, clase 36, que pertenece a Varela Construcciones S.A., Registro N° 551.992, emitido por el Departamento de Propiedad Industrial, Subsecretaria de Economía, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

3.- Certificado de inscripci6n de la marca Ra0l Varela, clase 36, que pertenece a Varela Construcciones S.A., Registro N° 531.784, emitido por el Departamento de Propiedad Industrial, Subsecretaria de Economía, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

4.- Certificado de inscripci6n de la marca Raúl Varela, clase 37, que pertenece a Varela Construcciones S.A., Registro N° 532.098, emitido por el Departamento de Propiedad Industrial, Subsecretaria de Economía, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

5. Folleto de historia e imagen corporativa de empresas Varela.

6.- Folleto publicitario respecto a construcción Edificio Rukamanque, comuna de Las Condes.

7.- Hoja con membrete utilizada desde1941.

8.- Folleto publicitario respecto a construcción Edificio Tocornal, comuna de Santiago.

9.- Revista Casa & Decoración, del Diario la Tercera, publicitando a la empresa

10.- Sobre con membrete utilizado desde 1941.

11.- Sobre con membrete, utilizado en !a actualidad.

12.- Stickers publicitarios, con la etiqueta registrada en el departamento de Propiedad Industrial..

13.- Permiso de obra N° 654 de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Las Condes.

14.- Presupuesto de la empresa Gasco del año 1978..

15.-Factura emitida por Sociedad Industrial Pizarreño S.A., con fecha 31 /07/1981.

16.- Contrato de construcción entre la comunidad Edificio Lyon 588 y la empresa, de fecha 18/01/1978.

17.- Detalle de Traspaso de materiales de fechas 27/08/1979, de 03/09/1979, 24/09/1979 y de 24/09/1979.

18.- Carpeta con etiqueta usada actualmente.

19.- Certificado de meritoria participación en la "Campana de Protección del Medio Ambiente" en Las Obras de la Construcción de Abri! de 1994.

20.- Reconocimiento otorgado por la Mutual de Seguridad, a la empresa constructora Raúl Varela.

21.-Reconocimiento a la empresa por el servicio Medico de la Cámara Chilena de la Construcción.

22.- Reconocimiento de la Cámara Chilena de La Construcción por su calidad de fundadora.

23. Reconocimiento de la Corporación de Capacitación de la Construcción..

24. Certificado de la cámara Chilena de la Construcción, acreditando la calidad de socia de la empresa.

25. Presentación del informe respecto a la sustentabilidad de la edificación en Chile  26.-Folleto publicitario condominio Pedro Aguirre Cerda.

27.-Folleto publicitario condominio Brisas del Maipú.

 28.- Folleto publicitario edificio Manuel de Salas 211 y contrato de mano de obra de fecha 20 de abril de 1978.

29.- Presupuesto de comunidad Nueva Nuñoa, ubicada en Duble Almeida de fecha 23 de noviembre de 1977.

 

El primer solicitante no allegó sus argumentos y documentos, lo que consta en autos, certificándose en autos tal circunstancia y se citó para oír sentencia.

 

 

CONSIDERANDO

1º  Que, en cuanto al primer solicitante, obra en su favor únicamente el hecho de haber solicitado la asignación del nombre de dominio "varelacia..cl" con anterioridad al otro, y se hace presente que no asistió a la primera audiencia decretada en autos.

 

2º Que sin perjuicio de haber gozado el primer solicitante del plazo de 10 días hábiles para hacer su presentación, no realizó diligencia alguna, por lo que atendido el mérito del proceso y a las reglas de procedimiento acordadas por las partes, se citó para oír sentencia.

 

3º Que acompañados en tiempo y forma los documentos ya referidos, del segundo solicitante, no fueron objetados por la parte contraria, por lo que se tienen por reconocidos.

 

4º  Que así pues, cabe considerar y analizar el debido alcance y efectos de la rebeldía del primer solicitante. A juicio de este Tribunal pues, las partes han tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos y pretensiones, pero no habiéndolo hecho el primer solicitante, cabe señalar que se ha producido un efecto preclusivo de su rebeldía, lo que trae aparejado el reconocimiento de los instrumentos, probanzas, argumentaciones, intereses y derechos alegados por la parte que sí ha dado cumplimiento a las formalidades del proceso.

 

5º Nuestra propia legislación procesal ha consagrado, en diversas instituciones, los efectos jurídicos de la no comparecencia o rebeldía de una de las partes

 

7º Que de otra parte, el segundo solicitante si ha demostrado tener un legítimo interés en la asignación del nombre de dominio en cuestión, a través de las alegaciones efectuadas en autos.

 

8º Que cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, han señalado que se deberá privilegiar a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de dominio,  principio conocido internacionalmente como el "first to file system" o "first come, first served".

Este principio cede ante aquel solicitante que, sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo.

 

            

Y TENIENDO PRESENTE QUE

         1.  Que el primer solicitante,  no acompañó dentro del plazo acordado, sus argumentos ni pruebas en apoyo a su solicitud, ni tampoco objetó los documentos acompañados por el  segundo solicitante y que obra únicamente en su favor  el hecho de haber solicitado la asignación del nombre de dominio varelacia..cl  con anterioridad al otro

2. Que el primer solicitante no  demostró tener derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio varelacia..cl, y  presentó su solicitud ante el Nic Chile, en primer lugar, por lo que se aplicaría el principio first come, first served.

3. Que el presente conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes respecto de un mismo nombre de dominio, y en virtud de lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio y no de un conflicto de revocación

4. Que frente a  las circunstancias antes descritas, a juicio de este Arbitro corresponde aceptar los argumentos hechos valer por el segundo  solicitante, que han sido plenamente avalados con la documentación a que ya se ha aludido

5. Que a mayor abundamiento de lo referido en los considerandos anteriores, y atendida la sana razón y justa prudencia que debe observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las especiales características que tiene una relativa a la asignación de un nombre de dominio, no cabe sino otorgar protección jurídica en el tráfico virtual al segundo solicitante, a través de la asignación del nombre de dominio "varelacia..cl"

7. Por estos fundamentos,  y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C.  y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

 

 

SE RESUELVE:

Asígnase el nombre de dominio "varelacia. cl"  al segundo solicitante  VARELA CONSTRUCCIONES S.A.  Rut 93.120.000-3

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y  a Nic Chile por carta. Remítase asimismo al Nic Chile, caja anexa con la documentación acompañada por parte del segundo solicitante.

 

 

 

Janett Fuentealba Rollat

Juez Arbitro

 

 

Autoriza el presente fallo el Notario Público Titular de  Santiago, don Pedro Sadá Azar.