Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "sta-emilia.cl"

MAT.:sentencia definitiva sta-emilia.cl

 

PARTES:    EMPRESAS LUCCHETTI S.A. REP. SARGENT & KRAHN, EMPRESAS LUCCHETTI S. A.

BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA EMILIANA S. A.

 

En Santiago de Chile, a dos de junio de dos mil tres, en autos sobre conflicto por asignación de nombre de dominio sta-emilia.cl, suscitado entre EMPRESAS LUCCHETTI S.A. RUT: 91.000.000-4, REP. SARGENT & KRAHN, en la persona de doña Sandra Seguel, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701 y BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA EMILIANA S. A., RUT: 96.512.200-1, representada por Simonetti y Compañía, domiciliada en Alcántara 200, piso 12, of. 1202, Las Condes, Santiago, se dicta la siguiente sentencia definitiva:

VISTOS:

1.- Que por oficio OF02454, de 25 de noviembre de 2002, que consta a fojas 1, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio de que tratan estos autos.

2.- Que a fojas 5 consta aceptación del cargo, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible y citando a las partes personalmente o debidamente representadas a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día jueves 12 de diciembre del año en curso a las 09:00 horas, lo que fue notificado a las partes por carta certificada, como consta a fojas 06.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la sola comparecencia del segundo solicitante, tal y como consta a fojas 07. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral el que fue notificado en ese mismo acto a la parte compareciente.

4.- Que a fojas 11 la segunda solicitante presenta escrito de oposición a la primera inscripción y de solicitud de asignación de nombre de dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Bodegas y viñedos Santa Emiliana S.A. es una de las más importantes y prestigiosas empresas viníferas del país, fue fundada el año 1986 con el objeto de producir vinos, desde sus inicios comenzó a exportar vinos y hoy la cantidad exportada supera las 1,32 millones de cajas al año, ubicándola dentro de las principales empresas exportadoras de vinos del país y desde esa fecha ha pasado a ser una de las más relevantes viñas del país en exportación a más de 30 países en el mundo.

Agrega que sus vinos son producidos en viñedos propios que posee en los valles de Casablanca, Maipo y Rapel. Hoy en día alcanza una producción de más de veinte mil litros de vino al año y que en ese constante afán de desarrollo y mejoramiento de sus productos, Santa Emiliana creó también la marca comercial Santa Emilia con la cual busca potenciar y proyectar el nombre Santa Emiliana tanto interna como internacionalmente. Para lograr dicho objetivo inscribió también en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial, la siguiente marca comercial "Santa Emilia", Registro 489.726 para distinguir productos de la clase 33, la que fue aceptada por el Registro, sin que el titular de la solicitud competitiva en conflicto en el presente arbitraje presentara oposición alguna o hiciera valer algún mejor derecho en su favor. De esta forma nadie se opuso al registro de esta marca comercial. Hace presente que en todo caso que la titularidad de la marca comercial "Santa Emilia" data a nombre de su representada hace ya casi 430 años, siendo renovada la última vez el año 1997, inscripción vigente a la fecha.

Señala que complementando lo anterior  su representada con el fin de potenciar y proteger el nombre comercial "Santa Emiliana" ha inscrito también para sí los siguientes nombres de dominio: "bodegasyvinedossantaemiliana.cl" con fecha 11 de septiembre de 2002; "bvsantaemiliana.cl", con fecha 28 de agosto de 2002; "emiliana.cl" con fecha 23 de marzo de 2001; "santaemiliana.cl", con fecha 10 de julio de 2001; "sta-emiliana.cl" con fecha 24 de octubre de 2002; "vinasantaemiliana.cl" con fecha 06 de septiembre de 2002 y "santaemiliana.com". Asimismo ha solicitado los dominios "sta-emilia.cl" con fecha 07 de agosto de 2002 y "stemilia" con fecha 29 de octubre de 2002.

Así las cosas, continúa, sobre las bases de los antecedentes expuestos, se confirma que la pretensión de su representada de registrar a su nombre el dominio "sta-emilia.cl" se funda en antecedentes concretos, objetivos y demostrables. Por de pronto ha sido ella la que ha desarrollado, explotado los nombres de "Santa Emilia" y "Santa Emiliana" en el rubro vinífero, sumado además al hecho de que corresponde a una marca comercial que le pertenece en exclusiva según se desprende de los registros mencionados.

Agrega que sin entrar por ahora en calificación de intenciones o similares, debemos señalar al menos en lo que respecta a este primer solicitante que para tener un legítimo y real interés en un nombre de dominio en Internet, debe también existir una relación directa o comprobable de uso en concordancia con algún tipo de información, producto o servicio que se ofrece, con un grado de identificación veraz y fidedigno ya sea de una razón social, nombre comercial, actividad, etc., debe existir un interés legítimo y palpable en su uso y explotación. Ello obviamente no es este caso, desde el momento en que el primer solicitante pretende el registro de un nombre de dominio creado por su representada, quien le ha dado la identificación y caracterización, elevándolo incluso a marca comercial registrada. Así las cosas, sostiene que no le cabe duda que el comportamiento del otro solicitante competitivo no obedece a ese interés real y legítimo de uso del nombre de dominio "sta-emilia.cl". Por el contrario existiría un interés de impedir que la marca comercial "Santa Emilia" de propiedad de su representada, se refleje en el nombre de dominio correspondiente. Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A. es la única capaz de ofrecer a los consumidores productos o servicios relacionados e identificados con el nombre "Santa Emilia" sin que ello induzca a error o confusión con la marca comercial "Santa Emilia" de su propiedad. Al menos en el rubro de vinos el uso del nombre "Santa Emilia" por otra persona que no sea su representada es de suyo contrario a todo orden lógico, tanto jurídico como moral, ya que otorgaría a otro la posibilidad de beneficiarse del prestigio y notoriedad alcanzado por esa denominación , producto del trabajo realizado por bodegas y viñedos Santa Emiliana S.A..

A mayor abundamiento y como argumento de tipo procedimental sostiene que respalda su pretensión el que el otro solicitante no ha demostrado un real interés en el nombre de dominio en cuestión, desde el momento que ni siquiera ha concurrido a la instancia arbitral a hacer valer sus pretensiones, sin perjuicio del apercibimiento que solicita en el segundo otrosí de su presentación, señala que la inactividad de la empresa Luchetti S.A. en las instancias arbitrales permiten presumir también que su solicitud carece de verdadero interés en el uso del nombre de dominio y no persiguen otra que afectar los legítimos derechos que sobre este último caben a su representada.

En cuanto a las normas aplicables, dice, el Reglamento de Nic Chile para el Funcionamiento de los nombres de dominio .cl, contempla muchas y variadas, conforme a las cuales se ha seguido el procedimiento de autos. Sin embargo, estima que en este caso tienen especial relevancia los artículos 20 y siguientes que si bien dicen relación directa con el procedimiento de revocación de dominios, por su correspondencia con este caso, cita en concreto el artículo 22, en base al cual concluye que otorgarle a la Sociedad Empresas Luchetti S.A. la titularidad del dominio "sta-emilia.cl" causaría un daño irreparable tanto a su representada como a los consumidores y navegantes de Internet, quienes han confiado en la relación existente entre el nombre Santa Emilia y Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A..

Concluye que con lo argumentado ha quedado demostrado que esta última posee argumentos sólidos, objetivos y demostrables para estimar que corresponde que le sea asignado el nombre de dominio "sta-emilia.cl" por sobre aquellas de cualquier otra persona y en especial el otro solicitante.

Solicita que de conformidad a lo expuesto y a lo que disponen los artículos 6 y siguientes de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl y su anexo N°1, se tenga por interpuesta su demanda, se la acoja a tramitación y en definitiva se conceda el nombre de dominio a su representada.

5.- Que a fojas 24 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera solicitante no se apersonó ni allegó antecedentes probatorios a estos autos por lo que habrá que discurrir derechamente en torno a si la segunda solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio sta-emilia.cl, disputado en estos autos, al punto que permita romper el principio "firs come first served" que, como actualización tecnológica del viejo aforismo jurídico prior in tempore prior en iure inspira la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio en Internet .

SEGUNDO:Que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido. En este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

TERCERO: Que el principio first come first served rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. A su vez, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl da luces acerca de aquellas circunstancias que podrían significar un mejor derecho cuando, entre las causales de revocación señala que puede darse lugar a una inscripción abusiva  cuando "el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido". Esta causal, en todo caso habrá del ser acreditada por el reclamante.

CUARTO: Que en el caso de autos y en apoyo de su mejor derecho la segunda solicitante acompañó impresiones del sitio web http://www.proind.gov.cl/consultas/caratula.asp, visitada con fecha 23 de enero de 2003, en que se da cuenta de la inscripción marcaria vigente Santa Emilia, concedida el 16 de julio de 1997, antecedentes que consta a fojas 19 y de sus antecedesoras de 09 de mayo de 1977 de fojas 20. Asimismo, acompaña consulta a la base de datos de Nic Chile, de fojas 22 y 22, en que se resuelve la consulta emilia, dentro del registro .cl, en modalidad "exacta" que da cuenta de que es titular de los nombres  de dominio que invoca en su presentación.

QUINTO:Que en todo caso, habiéndose constatado el uso de los nombres de dominio que esta parte invoca, se ha constatado que sólo utiliza aquel que lleva al sitio web URL http://www.santaemiliana.cl, mientras que en los restantes sólo aparece el mensaje "sitio protegido". Al respecto esta árbitro estima que estos antecedentes hacen presumir fundadamente que la intención del segundo solicitante es la de identificarse en la Red bajo esta única denominación, la que, conforme a los criterios de distintividad secundaria, sí podría analizarse bajo los parámetros de protección marcaria invocados.

A mayor abundamiento, no siendo el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador mnemotécnico, constituyéndose sólo en este aspecto en un signo distintivo atípico e instrumental, la ausencia de fines distintivos en su utilización como nombre de dominio inscrito, derivada de que en su utilización conduzcan a páginas web vacías de contenido o con contenidos carentes de relación alguna con el dominio propiamente tal, tales como simples mensajes de bienvenida, paisajes, fotografías, etc., o incluso el mensaje "signo protegido" u otro similar excluye de antemano la posibilidad de invocar a su respecto el derecho de marcas o nombres comerciales notoriamente conocidos o renombrados, registrados, por exigir este argumento por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos, servicios o actividades, aún totalmente distintos de los distinguidos por tales signos en su condición de marca registrada. Es más, si bien la utilización del nombre de dominio inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio.

SEXTO: Queademás de loya considerado, esta árbitro ha realizado la consulta al registro de nombres de dominiorespecto de los nombres de dominio "santa emilia", "santaemilia" y "santa-emilia", con fecha 02 de junio en curso, obteniéndose como resultado que los dominios no se encuentran inscritos. Siendo esta cadena de caracteres aquella que es realmente idéntica al registro marcario invocado, lo que lleva a concluir que la actividad de la segunda solicitante se ha producido más bien como una reacción frente a la inscripción de una cadena de caracteres como nombre de dominios más que por un interés de identificarse en la red a través de ella.

SEPTIMO: Que, en todo caso, sólo esta parte se ha apersonado en estos autos, ha allegado pruebas y antecedentes al mismo, con lo cual ha demostrado al menos un interés legítimo en la cadena de caracteres en disputa. A su vez, la inactividad del primer solicitante hacen presumir su falta de interés en el registro dominio el que además se ve reflejado en que, como ha constatado este árbitro, el dominio a esta fecha aún no se ha activado.

OCTAVO: Que en todo caso no se ha demostrado en autos que la primera solicitante haya inscrito el dominio en abuso de sus derechos o de mala fe.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "sta-emilia.cl" al segundo solicitante BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA EMILIANA S. A., Ya individualizada en autos.

Fíjense los honorarios arbitrales en la suma de $250.000 y aplíquese a los mismos la consignación efectuada en autos. En lo restante, emítase la boleta de honorarios correspondiente.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

 

 

Sentencia dictada ante los testigos:

 

Rodrigo Moya García, abogado, RUT:12.852.228-K.

Paula Jervis Ortiz, abogado, RUT: 8.542.625-7.