Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "schuler.cl"

En Santiago, a 16 de mayo de 2003

 

Que el señor Boris Marcos Schuler Cvjetkovic, domiciliado en Av. Lo Ovalle 1227, San Ramón, Santiago, siendo además contacto administrativo, solicitó con fecha 25 de junio de 2002, el nombre del dominio schuler.cl, y a su vez, los señores Industrial y Comercial Schuler Limitada, cuyo contacto administrativo es don Erich Schuler Cvjetkovic, ambos domiciliados para estos efectos en La Parroquia 1278, San Ramón, Santiago, solicitó con fecha 15 de julio de 2002, el mismo nombre de dominio schuler.cl;

Que mediante Oficio OF02421, de Nic Chile, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre del dominio schuler.cl;

Que habiéndose aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución, de fecha 27 de noviembre de 2002, que rola en autos, mediante carta certificada, a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento a celebrarse el día 17 de diciembre de 2002; 

Que con fecha 17 de diciembre de 2002, a la hora fijada, se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Boris Schüler Cvjetkovic y don Erich Schüler Cvjetkovic, en representación de Industrial y Comercial Schüler Limitada;

Que al no haberse producido conciliación entre las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, inciso 4, anexo 1, Procedimiento de Mediación y Arbitrajes, este Tribunal arbitral fijó el procedimiento arbitral a seguir y los montos de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificado personalmente la parte asistente y notificándose vía e-mail a la parte inasistente;

Que la audiencia antes señalada don Erich Schüler C., compareció acompañando copia de Constitución de Sociedad "Industrial y Comercial Schüler Limitada" o "Schüler Limitada", que en la cláusula cuarta da cuenta que él mismo tiene poder suficiente para representar a dicha sociedad, a todo lo cual este Tribunal tuvo por acompañado con citación;

Que con fecha 7 de enero de 2003 y en cumplimiento de la cláusula primera del Acta de Fijación de Procedimiento, don Erich Schüler Cvjetkovic, en representación de Industrial y Comercial Schüler Limitada, hace valer las argumentaciones y reclamaciones basado en lo siguiente: Señala que en la década del 65, su padre  Carlos Schuler Ortiz, trabajaba de empresario individual bajo la denominación "Carlos Schuler Ortiz", en el rubro de piezas de caucho moldeado. Posteriormente, la empresa amplió su giro en el área de mantención de pozos petrolíferos y en la década del 60 a la producción de piezas específicas,  para las distintas armadurías que funcionaban en Chile, tales como, Peugeot, Fiat, Chevrolet, Citroen, y Austin, posicionándose, comercialmente, en el rubro automotriz. Es en este etapa que su padre lo incorpora, a título personal, a trabajar en la empresa familiar precitada haciéndose  cargo del área de producción de la empresa durante varios años. Debido a la crisis de los años 80, su padre constituyó una sociedad bajo la razón social "Artículos Tecnológicos Limitada", de la cual son socios con su madre en un 50% del capital social cada uno. Esta empresa se dedica al área de inyección de plásticos técnicos, continuando, de esta manera, con la tradición familiar antes mencionada.

En el año 1990, su padre cedió la marca "Recotec", a su hermano Boris Schuler Cvjetkovic, y la marca "Schuler", a él, manteniendo esta última marca registrada, hasta la fecha, a su nombre, en el registro de Marcas Comerciales dependiente del Departamento de Propiedad Industrial, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En el año 2001, y con posterioridad al fallecimiento de su padre, constituyó una sociedad bajo la razón social "Industrial y Comercial Schuler Limitada", con el mismo objeto social antes señalado.

Expresa que la inscripción solicitada tiene su origen en el apellido de su padre, que posicionó su apellido en el negocio de las piezas moldeadas en caucho e inyectadas en plástico y sus derivados. Que por esto registró la marca "Schuler" desde el año 1990, manteniéndola hasta la fecha y explotándola a través de la sociedad "Industrial y Comercial Schuler Limitada", en todo lo cual no ha cabido ninguna intervención a Boris Schuler Cvjetkovic. Que al contrario, él se dedica al mismo rubro, lo hace amparado bajo la marca "ATL", explotada por la empresa "Artículos Tecnológicos Limitada", de la que, incluso el suscrito, en su calidad de persona natural y como heredero de don Carlos Schuler Ortiz, forma parte. Así, la solicitud realizada por el señor Boris Schuler Cvjetkovic, le ocasiona un grave perjuicio patrimonial y comercial a su representada, además, de ser abusiva y solicitada de mala fe,  puesto que es idéntica a la marca que es dueño y explotada por su representada y por  la que son ampliamente reconocidos en el mercado local e internacional. El solicitante primero no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, toda vez que ya ha presentado la solicitud de inscripción a su nombre del dominio "ATL", la cual se encuentra debidamente inscrita y operando. Que la inscripción, a nombre del señor Boris Schuler Cvjetkovic, induciría claramente a confusión a los consumidores, lo que se puede comprobar con el solo examen de una de las páginas Web creada por el mismo, utilizando la marca "Schuler" en la denominación "Filial Empresas Schuler"; Al primer otrosí solicita la revocación de la inscripción en el Registro de Nombres de Dominio CL denominado Nic Chile, de la marca "schuler.cl" solicitada por Boris Schuler Cvjetkovic y acompaña los siguientes antecedentes: Copia de Certificado de Título de la marca mixta "Schuler",  la nombre de Erich Schuler Cvjetkovic, Nº 552.023, del 4 de noviembre de 1999, y que da cuenta que renueva al registro Nº 346.659, para distinguir establecimiento comercial de toda clase de productos, con exclusión de los artículos 7, 8 y 9, copia impresa  de página web ATL_SCHULER, en que consta el uso de la marca "Schuler", al señalar "Empresa ATL, Filial Empresa SCHULER", solicita se  fije día y hora para prueba testimonial y acompaña sobre cerrado que contiene las posiciones, que deberá absolver don Boris Schuler Cvjetkovic, a la audiencia que al efecto se fije. A todo lo cual este Tribunal resolvió: Téngase por presentada las observaciones, pretensiones y reclamaciones a que se refiere la cláusula primera del Acta de Fijación de Procedimientos de estos autos; al Primer otrosí: No a lugar por improcedente; al Segundo otrosí: Por acompañado con citación; Al Tercer otrosí: No a lugar, sin perjuicio que se acompañe por la parte, certificado emitido por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Construcción de la República de Chile; Cuarto otrosí: acompáñese lista de testigos y minuta dentro del término de prueba que se fija más adelante; Quinto otrosí: Por acompañado pliego de posiciones; Sexto otrosí: fijase la audiencia al 4 de marzo de 2003, a las 14.00 horas, para la absolución de posiciones;

Que con fecha 8 de enero de 2003, comparece don Boris Schuler Cvjetkovic, señalando que con fecha 26 de febrero de 1988, hizo iniciación de actividades con el nombre de Boris Schuler Cvjetkovic, ante el S.I.I. de Rancagua, con vigencia hasta el día de hoy; para lo cual acompaña copia de documento denominado Declaración de Iniciación de Actividades del S.I.I., de la República de Chile; Señalando que solicitó el nombre del dominio "schuler.cl", con anterioridad al segundo solicitante, utilizando para esto su apellido paterno, que es la única forma de identificación que tiene y además, señalando que es el continuador de la Empresa de su padre, con el que trabaja como persona natural "Carlos Schuler Ortiz", por más de  35 años. Además, señala, él pidió el dominio "schuler.cl", a título personal, en cambio el segundo solicitante lo pide una sociedad comercial, que está recién iniciada, a todo lo cual este Tribunal resolvió, téngase por presentada las reclamaciones, observaciones a que se refiere la cláusula primera del Acta de Fijación de Procedimiento y por acompañado documento, con citación.

Que con fecha 14 de enero de 2003, este Tribunal dio un termino de prueba de 5 días, fijándose como punto: acredítese la existencia y hechos que acrediten un mejor derecho alegado, designándose como actuario para la diligencia de la absolución de posiciones al abogado don Héctor Bertolloto Villouta;

Que con fecha 21 de enero de 2003, don Luis Aliaga Carmona, en representación de  don Erich Schuler Cvjetkovic, quien actúa en representación de "Industrial y Comercial Schuler Limitada", solicita reposición de la resolución de 24 de enero, en la que se tiene por presentado las reclamaciones, observaciones por parte de don Boris Schuler C., en conformidad a la cláusula primera del Acta de Fijación de Procedimiento, en atención a que en dicha acta se otorgó un plazo de 10 días a contar del día siguiente, al vencimiento del plazo indicado en el número sexto, que es el 24 de diciembre de 2002, por lo cual el plazo para que las partes plantearan sus observaciones, pretensiones o reclamaciones vencía el 7 de enero de 2003, y en cambio, el señor Boris Schuler las presentó el 8 de enero de 2003, por lo tanto, es extemporánea y ha debido tenerse por no presentada; y acompaña lista de testigos y sobre cerrado que contiene la minuta de las preguntas, al tenor del cual deben declarar los últimos, a lo  que este Tribunal resolvió: A lugar a la reposición y téngase por extemporánea las observaciones presentadas por don Boris Schuler Cvjetkovic, con fecha 8 de enero de 2003 y se designa como actuario para la diligencia de la testimonial al abogado don Héctor Bertolotto Villouta, fijándose la audiencia el 5 de marzo de 2003, a las 14.00 horas, para la misma audiencia, se fijan los honorarios de la misma y se  tuvo por acompañado sobre cerrado.

Con fecha 5 de marzo del año 2003 y siendo el día y la hora fijada se lleva a efecto la audiencia testimonial de la parte de Industrial y Comercial Schuler Limitada, y en la cual declararon los testigos don Sergio Vendalino Molina, C.I. Nº 5.678.468-3, empresario y don Miguel Ramón Herrera Pizarro, empresario, C.I. Nº 7.060.244-k, quienes, previamente juramentados, declaran separadamente al tenor del auto de prueba de fecha 14 de enero de 2003 y de la minuta de preguntas acompañada a los autos con fecha 21 de enero de 2003, de todo lo cual se levantó acta que consta en estos autos.

Que con fecha 7 de mayo de 2003, se citó a las partes a oír sentencia.

Que existe constancia en autos del pago de los honorarios arbitrales.

 

TENIENDO PRESENTE

 

1.- Que respecto a la naturaleza de la expresión "schuler", que constituye el nombre del dominio en conflicto en estos autos, a este Tribunal le consta que es una expresión que se usa habitualmente como patronímico o apellido de personas naturales;

2.- Que, así, consta en autos que la expresión "schuler", corresponde al patronímico del primer solicitante y al patronímico del representante legal y socio capitalista  mayoritario de la segunda solicitante;

3.- Que de lo antes expresado se deduce que la expresión "schüler", no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto; 

4.- Que, igualmente, consta en autos que,  la segunda solicitante es una sociedad constituida en diciembre del año 2001, y que tiene como razón social "Industrial y Comercial Schuler Limitada", de la cual la parte distintiva es la expresión "Schuler", la que además, corresponde al nombre de fantasía de esta sociedad;

5.- Que, asimismo, consta que el representante legal y socio mayoritario de la segunda solicitante, a quien le corresponde un 95% del capital de dicha sociedad,  es propietario, desde el año 1989, aproximadamente, de la marca "schuler", puesto que el certificado de registro acompañado a estos autos, no objetado, da cuenta que este registro es del año 1999 y que es renovación de uno anterior  Nº 346.659, para distinguir establecimiento industrial de toda clase de artículos;

6.- Que lo anterior denota que si bien la segunda solicitante no detenta derechos directos sobre la marca "Schuler",  es evidente, que existe, sobre la misma, un interés legítimo, puesto que posee un nexo de tipo material o sustantivo, toda vez que tiene un derecho de uso de sobre la marca, al incluirla como parte distintiva de su razón social y como nombre de fantasía, esto, es evidente, que es  con pleno conocimiento y consentimiento del titular de la marca,  puesto que es socio capitalista mayoritario de esta sociedad;

7.- Que, considerando, que este Tribunal tiene que resolver en conciencia, no puede dejar de considerar que en estos autos rola, copia de documento denominado Declaración de Iniciación de Actividades, del S.I.I., de la República de Chile, que da cuenta que don Boris Marcos Schuler Cvjetkovic, primer solicitante, inició sus actividades como persona natural en el giro de agricultor-arrendatario, el año 1988, bajo su nombre "Boris Marcos Schuler Cvjetkovic";

8.- Que la declaración de dos testigos contestes en autos dan cuenta del hecho que don Erich Schuler Cvjetkovic, se dedica actualmente, en forma independiente, a través de la sociedad denominada "Industrial y Comercial Schuler Limitada" a trabajar, explotar y comercializar el rubro de las piezas de caucho moldeadas y plásticos inyectados, rubro al que se dedicaba el antecesor en el uso comercial de la expresión "schuler";

9.- Que en materia de nombres del dominio se ha desarrollado un principio especial resumido en la expresión inglesa " First Come First Served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o un mejor derecho de un segundo solicitante el derecho del dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

10.- Que, igualmente, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "Arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictare;

11.- Que al aplicar el principio especial, resumido en la expresión inglesa "First Come First Served", y las normas de prudencia y equidad, a este sentenciador le corresponde determinar si existe mala fe del primer solicitante o mejor derecho del segundo solicitante;

12.- Que respecto a la mala fe, en el caso sublite, se presume la buena fe del primer solicitante en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y en base al hecho que el documento impreso del sitio web "www. Atl-schuler.cl" acompañada a estos autos, no da cuenta que este sitio sea de propiedad del primer solicitante don Boris Marcos Schuler Cvjetkovic y que en consecuencia,  sea él quien realiza la publicidad incluida en la misma, ni tampoco se ha acreditado quien es el titular de las empresas "ATL";

13.- Que, por tanto, cabe, a continuación, considerar si los derechos de "Industrial  y Comercial Schuler limitada", sobre el signo"schuler.cl", constituyen un mejor derecho al dominio en cuestión, en relación al primer solicitante;

14.- Que al respecto, le parece a este Tribunal que el hecho que la expresión "schuler" corresponda al patronímico del primer solicitante y el hecho de presentar su solicitud en forma previa, no puede por sí sola prevalecer respecto de los derechos del segundo solicitante dado que, este último ha usado esta expresión y tiene derechos previos sobre la misma, al usarla como la parte distintiva de la razón social de su empresa, constituida con anterioridad a la presentación de la solicitud de nombre del domino por el primer solicitante y al incluirla también como nombre de fantasía de la misma, que igualmente constituye un hecho que este Tribunal debe considerar, la circunstancia, que si bien la segunda solicitante no detente derechos directos sobre la marca "Schuler", es evidente, que existe, sobre la misma, un interés legítimo, puesto que tiene un nexo de tipo material o sustantivo, toda vez que la usa como parte distintiva de su razón social y nombre de fantasía, con conocimiento y consentimiento del titular de la marca, puesto que es socio capitalista mayoritario de esta sociedad, lo cual da cuenta de un derecho de uso sobre la marca, hechos todos los cuales, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad de este sentenciador, denotan un mejor derecho por parte del segundo solicitante, que habilitan para dejar sin efecto el principio resumido en las expresiones inglesas "First Come, First Served"

 

 Que por lo expuesto y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, se resuelve: Asígnese el nombre del dominio "schuler.cl", al segundo solicitante "Industrial y Comercial Schüler Limitada".

 

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la secretaría de Nic Chile, fírmese la presente resolución por el árbitro y por don Héctor Bertolotto Villouta y doña Lourdes Valdovinos Julio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

 

 

            Héctor Bertolloto Villouta                                              Jacqueline Abarza T.

               Secretario Abogado                                                  Juez Arbitro

 

 

 

Lourdes Valdovinos Julio

         Testigo