Fallo de Arbitraje "saldefruta.cl", NIC Chile

SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL

MAT.: Asignación de nombre de dominio saldefruta.cl

Santiago, 20 de mayo de 2002.-

VISTOS:

PRIMERO: Que con fecha 18 de julio de 2000, Laboratorio Maver Limitada. Solicitó la inscripción del nombre del dominio saldefruta. cl. Posteriormente con fecha 16 de agosto de 2000, SmithKline Beecham Chile S.A solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio saldefruta.cl.

Que mediante oficio NIC 449/2000, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre del dominio saldefruta.cl.

Que, una vez aceptado el cargo de árbitro, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 02 de abril de 2001, a una audiencia de conciliación a celebrarse el día 19 de abril de 2001, en el domicilio de este tribunal, ubicado en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago. En la misma resolución se designó como secretario titular al abogado don Marcos Morales Andrade.

Que, según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.

A mayor abundamiento, la resolución indicada fue informada a las partes mediante correo electrónico;

SEGUNDO: Que con fecha 19 de abril de 2001, se celebró el comparendo de conciliación, con la asistencia de don Andrés Guggiana Varas en representación de la firma Laboratorio Maver Limitada y de don José Felipe Aguilera Navarro quien comparece en representación de SmithKline Beecham Chile S.A

Que al no haberse producido conciliación, y conforme a lo dispuesto en el art. 8 inciso 3 del Anexo 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en la misma audiencia se establecieron las reglas del procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificados personalmente a los representantes de ambas partes.

En la referida audiencia se resolvió, como reglas de procedimiento, que regiría un plazo para que las partes presentaran sus observaciones, pretensiones o reclamaciones, plazo que sería común y de diez días para ambas partes. Además se resolvió que en las respectivas presentaciones de cada parte, éstas deberían acompañar además las pruebas en que fundan su pretensiones.

Se estableció, además, que una vez vencido el término anterior, el tribunal podría o no recibir la causa a prueba, si estimara que existen hechos substanciales y pertinentes controvertidos que así lo ameriten, debiendo señalarse tales hechos en la resolución correspondiente. El término de prueba será de diez días, terminado el plazo probatorio, cada parte tendría un plazo de cinco días para realizar observaciones a las presentaciones contrarias o a las pruebas rendidas. Vencido el plazo anterior, quedaría cerrado el debate de pleno derecho, sin certificación ni resolución alguna, y el juez arbitro dictaría sentencia. Se indicó además que el Tribunal podría citar a las partes a nueva audiencia de conciliación, en cualquier estado del proceso, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva.

Igualmente, se resolvió que regirían además las siguientes reglas de tramitación:

a) Que todos los plazos de días establecidos en este procedimiento serían de días hábiles, teniéndose por inhábiles, para estos efectos, los días sábados, domingos y demás feriados;

b) Que toda resolución produciría efectos desde que sea notificada a las partes por fax, correo ordinario, expreso o certificado, o por correo electrónico.

c) Que toda excepción o incidencia sería resuelta en la sentencia definitiva.

d) Que todo escrito o presentación debería ser efectuado con tantas copias como sean la(s) contraparte(s). Ante la omisión de este requisito, el tribunal podría tener por no presentado el escrito correspondiente.

e) Que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por este Tribunal, el cual podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para ambas partes desde la fecha de su notificación.

TERCERO: Que a fojas 44, con fecha 31 de mayo del 2001, don Andrés Guggiana Varas, abogado, en representación de Laboratorio Maver Limitada, solicitó que el nombre de dominio en disputa fuere asignado a su parte basando su pretensión en los siguiente hechos y argumentos de derecho que constituyen fundamento de la solicitud del registro del dominio saldefruta.cl

Señala que laboratorio Maver Limitada, es un laboratorio farmacéutico de vasta trayectoria que ofrece una amplia gama de alternativas terapéuticas en los mercados de productos O.T.C. (Over The Counter ), cuidando especialmente la calidad y prestigio de los productos.

Sostiene que desde sus inicios hace ya casi 80 años, laboratorio Maver Limitada ha aportado numerosos productos reconocidos, tanto en el mercado nacional como en internacional entre los que se encuentran: Dolorub, Tapsin, Mediklin, Oral Fresh, Armonyl, Adelgasul, etc.

Agrega que la empresa además de formular y producir una amplia línea de productos propios representa grandes compañías internacionales de Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Japón, Puerto Rico, etc. Las cuales le han confiado la producción y comercialización de sus productos. Además desde el año 1989 exporta parte de su producción a Centro y Sud América.

Sostiene que Laboratorio Maver Limitada es en la actualidad titular de una serie de dominios que han sido registrados para distinguir y proteger su imagen corporativa como para ampliar el ámbito de sus actividad comerciales y de servicios a través de internet, tales como maver.cl, tapsin.cl, dolorub.cl, bebedent.cl, armonyl.cl, biofac,cl, cholac.cl, disfruta.cl, agrega que en la misma línea de argumentación su empresa ha registrado los dominios saldefrutatex. cl y saldefruta. cl correspondiendo el primero de estos a la marca comercial de uno de sus productos la que se encuentra en trámite ante el Departamento de Propiedad Industrial y que en primera instancia ha sido aceptada. El segundo dominio señalado saldefruta. cl, que ha generado el conflicto del que se conoce en estos autos, corresponde a la solicitud presentada por Maver con el objeto único y exclusivo, asegura, de velar por sus legítimos intereses, con una estrategia que le permita solicitar en la red internet un dominio cuasi-idéntico a una marca o dominio propio, como por ejemplo el señalado en forma precedente – es así – agrega, que Maver procedió a solicitar el registro de dicho dominio el día 18 de julio del año 2000, es decir, casi 30 días antes que la solicitud presentada por quién es la contraparte en estos autos.

Asegura el representante de Maver que este hecho demostraría el claro interés de laboratorio Maver Ltda. de establecer una política defensiva en cuanto a la protección de sus marcas comerciales y dominios en internet, y sin lugar a dudas de acuerdo a su opinión, puede llegar a ser determinante al momento de fallar esta causa en el improbable caso que posterioridad al análisis de los argumentos señalados más adelante por esta parte, el juez árbitro considere que los solicitantes en conflicto posean iguales derechos frente al registro del dominio en cuestión. En este sentido señala al representante de Maver, la jurisprudencia generada en el arbitraje por el dominio Lanservice.cl es clara al señalar que: “las consideraciones anteriores permiten concluir que ambas partes tienen buenos motivos para solicitar el dominio Lasnservice. En consecuencia cabe aplicar la norma fundamental contenida en el documento RFC 1591 a la que se refiere al artículo 1 del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombre de dominio.cl que consiste en asignar el dominio al primero que lo solicita”Con el mérito de lo expuesto se resuelve: 1.- Se Acoge la solicitud de inscripción del nombre de dominio Lanservice.cl, presentada por los señores Lan Service Limitada y se rechaza la solicitud presentada por los señores Lan Chile S.A”.

Sostiene también el representante de Maver que de acuerdo a las normas establecidas por la reglamentación de Nic Chile su mandante se encuentra en pleno derecho registrar el dominio en cuestión, ya que el hecho de tener una marca registrada, si bien en principio es un antecedente que debe considerarse al momento de un arbitraje “no es en modo alguno el único que debe tener en consideración quién conoce la causa, ni tampoco es suficiente ni se basta así mismo para determinar que un tercero no pueda registrar un dominio igualo similar en Internet, el representante de Maver funda la afirmación anterior en que el propio reglamento de Nic Chile en su artículo 22, señala las causales de revocación de un nombre de dominio, estableciendo que la inscripción se considerará abusiva cuando “ se cumplan las tres condiciones siguientes:

a) Que el nombre del dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicios sobre la que tiene derechos el reclamante o un nombre por el cual es reconocido

b) Que el asignatario del nombre del dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio.

c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala Fe

Asegura el representante de Maver Ltda. que del análisis de la norma recién citada se desprende que el solo hecho de tener una marca registrada no puede ser considerado como determinante al momento de solicitar un dominio, ya que en primer lugar el reglamento no exige este requisito. En segundo lugar mediante la norma recién señalada queda abierta la posibilidad de registro de un dominio por quien no es titular de la marca registrada al establecer que deben concurrir los tres requisitos en forma acumulativa para que una solicitud sea considerada abusiva, en esta línea reitera que el registro de un dominio por quién no es titular de la marca registrada no es contrario al reglamento de Nic Chile si es que no concurren también las causales del las letras b) y c) del artículo 22, es decir, que quién solicita el dominio no tenga derechos o intereses legítimos y que el dominio haya sido inscrito o se utilice de mala Fe. Al respecto laboratorio Maver Ltda. señala que sí posee intereses legítimos con respecto al nombre del dominio, no sólo basado en el hecho de que se trate de una estrategia de defensa de sus intereses en la red internet, sino además porque produce y comercializa sal de fruta tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Sobre este punto agrega que en su opinión resulta fundamental tener en consideración el carácter global de la red internet y de los dominios, a diferencia de las marcas comerciales que están afectas al principio de la territorialidad. Afirma que Maver realiza una gran cantidad de operaciones fuera de Chile y tanto su política de protección como de publicidad y marketing está dirigida no solamente a los consumidores de nuestro país, sino que a través de internet potencialmente a todo el mundo y específicamente a los países antes detallados, donde realiza un mayor flujo de operaciones. De esta manera no podría la contraparte pretender limitar las legítimas actividades realizadas por Maver Ltda. fuera de Chile.

En un nuevo punto sostiene, Laboratorio Maver que de acuerdo a las legislaciones de Propiedad Industrial los registros de Marcas Comerciales pueden ser objetos de declaraciones de nulidad, lo que no significa que necesariamente también deba ser revocado el dominio ya que si bien existe una relación entre ambos ésta no es determinante, al respecto señala que puede suceder que el titular del dominio no tenga relación alguna con el titular del registro marcario anulado y por tanto no puede desconocerse su derecho a seguir utilizando el dominio legítimamente o bien puede suceder que una persona registre un dominio exactamente igual a una marca registrada por otro titular ya que simplemente el titular del registro marcario puede no estar interesado en el dominio y quien lo solicita con anterioridad si tenga un legítimo y efectivo interés en utilizarlo. Pensar lo contrario, afirma, sería establecer un nefasto precedente y dejaría al arbitrio del titular de una marca comercial cuales serían los dominios susceptibles de ser registrados limitando no sólo sus posibilidades de desarrollo comercial sino que la garantía establecida en el artículo 19 número 21, de la Constitución Política de la República que garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral al orden público a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

El representante de Laboratorio Maver, a propósito de tema de las marcas comerciales señala que el término sal de fruta es la manera natural y obvia de definir un producto genérico, señalando que en el libro de la farmacopea Chilena, tercera edición oficial desde el año 1941, cuya copia figura en el expediente, consta que: polvos efervescentes o sal de fruta designan a un tipo de sales con efectos medicinales, este hecho indesmentible nos confirma que ya hace al menos 60 años muchos años antes del registro del oponente el término sal de fruta era sinónimo de polvos efervescentes de carácter medicinal. Asegura el representante que Maver Ltda. que lo anterior se confirma simplemente por el hecho de que no existe en el mercado nacional ni internacional un producto que se denomine solamente sal de fruta ya que este término no tiene carácter distintivo. Agrega que la contraparte usa como marca comercial la denominación ENO y no sal de fruta , la que aparece en forma muy disminuida y solamente para señalar al público consumidor que el producto ENO es justamente una sal de fruta. Agrega también que la argumentación anterior ha sido presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial, el cual en primera instancia ha concedido a Maver Ltda. el registro de la marca sal de fruta tex. En la misma línea agrega que la contraparte no puede pretender excluir del mercado a sus competidores por el simple hecho de tener registrado solamente en Chile, una denominación claramente genérica y que ciertamente repugna lo establecido en la legislación vigente de Propiedad Industrial, específicamente en la e) del artículo 20 del la Ley 19.039.

En opinión de laboratorio Maver Ltda., este mismo razonamiento habría sido aceptado por el Departamento de Propiedad Industrial al aceptar el registro de la marca anteriormente mencionada sal de fruta tex.

Por último en su presentación Laboratorio Maver señala que todos los antecedentes anteriormente enunciados permiten demostrar que la marca sal de fruta registrada por la contraparte no puede ser considerada como determinante al momento de fallar esta causa, y además señala que el reglamento de Nic Chile debe ser analizado en forma global y complementaria con las normas de Propiedad Industrial vigentes en nuestro país y de un análisis profundo y meditado de esta forma se desprende claramente, en su opinión, que Maver tiene derecho al dominio en cuestión ya que: 1.-ha hecho y actualmente hace un legitimo uso del dominio saldefruta.cl. 2.- El hecho de no tener un registro marcario no puede ser considerado en este caso por los antecedentes antes señalados. 3.- Que se encuentra claramente acreditado en autos que Maver ha solicitado el registro del dominio casi 30 días antes a la contraparte y tanto el reglamento de Nic Chile como los principios contenidos en la norma RFC 1591 son claros al señalar en caso de que ambos solicitantes tengan iguales derechos se otorgará el dominio a aquel que lo haya solicitado con anterioridad, es decir, Laboratorio Maver Limitada.

Concluye Laboratorio Maver que de acuerdo a los antecedentes señalados y documentos acompañados se demuestra en forma inobjetable el mejor derecho que le cabe a Laboratorio Maver Limitada para registrar el dominio objeto de este juicio arbitral.

En la misma presentación acompaña los siguiente documentos :

- Copia del poder donde consta la personería para actuar en estos autos.

- En base al producto Eno, importado y distribuido por la contraparte

- Copia autorizada ante notario de la parte pertinente del Libro de la Farmacopía Chilena III Edición 1941.

- Copia del estado administrativo de la solicitud 446.713, sal de fruta tex.

- Copia del fallo 103.767 de la marca sal de fruta tex.

- Copia de la página correspondiente a la solicitudes en trámite donde consta la solicitud en primer lugar de Maver por el dominio saldefruta.cl..

- Copia de la boleta de depósito 289.406 del banco Security donde consta el depósito efectuado por Maver Ltda.

CUARTO: Que, por su parte, a fojas 221, don Javier San Martín Arjona, abogado, en representación de SmithKline Beechan Chile S.A. solicita que la asignación del nombre de dominio saldefruta.cl; recaiga en su representada en base a los siguientes argumentos.

Comienza señalando que por medio de instrumentos privados de fecha 11 de abril de 1997 y protocolizados con fecha 06 de mayo del mismo año la empresa multinacional SmithKLine Beecham Corporation designó a la empresa Sidney Ross S.A. antecesora legal de SmithKlien Beecham Corporation Chile, como licenciatária del producto sal de fruta Eno (ambas expresiones registradas como marcas) facultándose a esta Sidney Ross S.A. para importar y distribuir en Chile el producto señalado, así como también en utilizar las marcas Sal de Fruta y Eno, por lo anterior SmithKline Beccham Corporation es actualmente la titular de la licencia señalada.

SmithKline Beecham Chile es una filial de la multinacional SmithKline Beccham Corporation, dedicadas al giro farmacéutico y de laboratorio, tanto respecto de tantos productos O.T.C. (Over The Counter o sin prescripción médica) como también de aquellos que la requieren. Agrega que SmithKline Beecham Corporation y sus filiales están también abocadas a tareas de investigación médica que han dado como resultados tan importantes como la vacuna en contra de la hepatitis. Uno de los productos O.T.C. de propiedad e SmithKline Beecham Corporation es la ya mencionada Sal de fruta Eno, la que es comercializada en Chile como en muchos otros países como Argentina, Brasil, Uruguay, etc, vinculándose claramente al producto sal de fruta Eno con el laboratorio SmithKline Beecham Corporation y sus filiales.

Señala que sobre la base de la investigación constante que SmithKline Beecham Chile efectúa en orden a proteger su patrimonio, detectó que Maver Ltda había solicitado ante el Nic Chile la asignación del dominio saldefruta.cl y que por lo tanto para evitar un flagrante atentado contra el patrimonio de SmithKline Beecham con fecha 16 de agosto del 2000 solicitó también la asignación del dominio señalado y dado que Maver Ltda. no compareció al llamado de mediación efectuado por Nic Chile, se constituyó el Arbitraje.

Señala que resulta indispensable para entender la génesis del problema, mencionar que la licenciante de SmithKline Beecham tiene registrado en Chile la marca registrada Sal de Fruta desde hace varias décadas encontrándose tal registro vigente en la actualidad según se acredita mediante el correspondiente certificado del departamento de Propiedad Industrial.

En el año 1965 SmithKline Beecham otorgó a Maver la licencia de la marca comercial Sal de fruta, además de facultar a ésta para fabricar y distribuir en Chile el producto Sal de Fruta Eno. Mediante carta de fecha 09 de septiembre 1996, recibida por Maver con fecha 16 del mismo mes, SmithKline Beecham Corporation le notificó su voluntad de poner término al contrato de licencia de marcas y de manufacturas y ventas antes señalados, dicha terminación se efectúa conforme al claro tenor de los contratos en cuestión firmados y aceptados por ambas partes.

Injustificadamente y sin ningún asidero jurídico serio, según sostiene SmithKline Beecham Corporation, Maver Ltda. desconoció la terminación contractual invocada por SmithKline Beecham, señalado que las cláusulas contractuales que regían las fechas de terminación de estas habían sido modificadas verbalmente por las partes, al efecto se solicitó la constitución de un arbitraje que resolviera la disputa, para este efecto en diciembre de 1997 se constituyó como juez árbitro a Don Cesar Parada Guzmán quien luego de sustanciar el arbitraje señalado por casi dos años falló a favor de SmithKline Beecham Corporation declarando que se rechazaba la demanda de Maver pues no había acreditado las modificaciones contractuales que pretendían, dicha resolución quedó firme y ejecutoriada.

Agrega SmithKline Beecham que paralelamente a la sustanciación del arbitraje Maver Ltda. interpuso una demanda de mera certeza de SmithKline Beecham Chile y el Instituto de Salud Pública, la que, en su opinión, carecía por completo de destino lo que quedó corroborado en la sentencia de primera instancia que rechazó tal pretensión. Lo relevante es que en dicho proceso Maver Ltda. solicitó y obtuvo aunque posteriormente fueron alzadas medidas cautelares tendientes a impedir que mi representado tuviese de parte del Instituto de Salud Pública, la transferencia en los registros sanitarios relativos al producto Sal de Fruta Eno.

Al respecto SmithKline Beecham sostiene que con lo anterior Maver Ltda. se aseguraba de continuar con la producción y venta del señalado producto a pesar que el contrato que lo ligaba con SmithKline Beecham Corporation había terminado, todo lo cual según SmithKline Beecham constituye una forma de burlar las obligaciones contractuales. Copia del escrito de solicitud de las medidas prejudiciales precautorias solicitadas ante el 22º Juzgado Civil de Santiago, de la resolución del señalado tribunal que concedió tales medidas, de la resolución que alzó las mediadas cautelares mencionadas de la demanda de mera certeza interpuesta y la sentencia definitiva dictada en esos autos, se acompañan bajo los números 5 6 7 8 y 9 respectivamente del primer Otrosi del escrito.

Señala SmithKline Beechan S.A. que estando en curso el arbitraje mencionado anteriormente y sin dar aviso alguno a SmithKline Beecham Corporation, y mientras según sostiene SmithKline Beecham, Maver Ltda. todavía tenía el control completo de las marcas comerciales Sal de Fruta y Eno, Maver Ltda. solicitó para si la asignación del dominio Eno.cl, para utilizarlo para identificar su sitio web, obteniendo tal asignación el 26 de mayo de 1998. Ante esto SmithKline Beecham envió una carta al representante legal de Maver combinándole a que se transfiriera el dominio a SmithKline Beecham Chile en forma amigable, en atención a que Maver Ltda. conocía el hecho de que Eno era una marca registrada a nombre de SmithKline Beecham que era utilizada por ésta en varios países del mundo incluyendo Chile.

Mediante carta de fecha 30 de agosto del 2000 y a través de su abogado Don Enrique Dellafiori, Maver accedió a transferir a SmithKline Beecham Chile el dominio Eno.cl, maver afirmó a través de dicha misiva que la inscripción del dominio Eno. Cl a su nombre “ se realizó con el fin de protegerlos y debido a que laboratorio Maver limitada en ese momento comercializaba bajo licencia el producto Eno en Chile“ sobre este punto SmithKline Beecham S.A. expresa su suspicacia basado en que Maver Ltda inscribió el dominio durante el arbitraje anteriormente mencionado y basado en el hecho que terminado dicho arbitraje en favor de SmithKline Beecham Corporation Maver jamás habría dado aviso de que el dominio señalado estaba inscrito a su nombre, por otro lado y en la línea de fundamentar el supuesto comportamiento de mala fe por parte de Maver SmithKline Beecham señala que durante el mes de junio del 2000 Maver habría comenzado una agresiva campaña publicitaria de su nuevo producto “disfruta”, Campaña en la cual se emulaba el producto Sal de Fruta Eno, tanto en el estilo de los Spots publicitarios como en los slogan o “claims” que en dicha publicidad aparecían. Sólo a modo de ejemplo el claim original de la campaña de Maver anunciaba que la “sal efervescente de siempre ahora se llama “sal Disfruta” esta afirmación encerraba varios equívocos tales como:

a.- Que “Disfruta” no era la sal efervescente de siempre pues en esos momentos llevaba pocos meses en el mercado, de manera que para el consumidor promedio la sal efervescente de siempre era Sal de Fruta Eno, de acuerdo a lo que señala SmithKline Beecham ese tipo de publicidad sólo está orientada a confundir al consumidor asimilando el producto de Maver con el producto SmithKline Beecham Chile ya que este último gozaba de mayor fama y prestigio en el mercado en buenas cuentas señala SmithKline Beecham S.A. lo anterior era un intento de aprovechar la fama de su competidor mediante prácticas reñidas con la ética.

b.- El vocablo “ahora” daba ha entender que Sal de Fruta Eno habría cambiado de nombre y que ahora se llama Disfruta, ello constituiría de acuerdo a SmithKline Beecham S.A. un intento de Maver Ltda. de hacer creer al consumidor que Disfruta es el mismo producto de Sal de Fruta Eno, pero con un nombre diferente

c.- Las palabras “sal” y “disfruta”, que utilizadas conjuntamente emulan la marcas “Sal de Fruta” pretendiéndose nuevamente hacer aparecer como si disfruta y Sal de Fruta Eno fuesen un mismo producto.

Frente a lo anterior SmithKline Beecham S.A. presentó una denuncia ante el Consejo de Auto Regulación y Etica Publicitaria (CONAR), el que en definitiva, de acuerdo a lo que sostiene SmithKline Beecham S.A, lo acogió, resolviendo que Maver Ltda. no podía continuar con la publicidad enunciada, como tampoco volver a utilizar las palabras sal y disfruta en forma conjunta pues esto producía confusión con la marca registrada Sal de Fruta. Igualmente el CONAR desechó una denuncia intentada por Maver Ltda en contra de SmithKline Beecham Chile mediante una resolución que señaló que el producto Sal de Fruta Eno era el único en el mercado y que SmithKline Beecham S.A. tenía un Good Will, es decir, una propiedad sobre el concepto publicitario de Sal de Fruta Eno, sobre su fama, y sobre la imagen que el producto tiene en los consumidores.. La sentencia definitiva dictada por el CONAR quedó firme y ejecutoriada.

Señala SmithKline Beecham que la jurisprudencia arbitral nacional relativa a la asignación de dominios en internet se habría consolidado en torno a un concepto jurídico para determinar quien será el asignatario de un dominio en caso de oposición, que es la teoría del mejor derecho, en que basándose en los antecedentes allegados al proceso, se determina cual de los peticionarios aparece con mejores argumentos para que le sea asignado el dominio, este principio de la teoría del mejor derecho se impondría al principio First to file.

En la opinión de SmithKline Beecham el intento de inscripción de saldefruta.cl por parte de Maver sería abusivo pues el nombre de dominio señalado es idéntico a una marca de un producto de la competencia de Maver Ltday sobre el cual esta parte tendría obvios y acreditados intereses, de lo cual fluiría en su opinión que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos, con respecto al nombre del dominio en disputa, por cuanto infringiría lo señalado en el artículo 14 del Reglamento del Nic, en cuanto contraría derechos de terceros legítimamente adquiridos y además porque repugna los competencia desleal y la ética mercantil.

Advierte SmithKline Beecham, acerca del alto potencial de confusión que el registro del dominio saldefruta.cl y uso de este dominio para identificar un sitio web ocasionaría entre los consumidores. En cuanto a la ambigüedad respecto de la procedencia empresarial del producto, agrega SmithKline Beecham que en su opinión Maver intentará sustentar su posición en el hecho que el Departamento de Propiedad Industrial le concedió en primera instancia la marca Sal de Fruta tex, pero ello no es más que una expectativa de derecho, según afirma SmithKline Beecham ya que al haberse apelado a la resolución que concedió dicha marca, será en definitiva el Tribunal Arbitral quien decida si el derecho a propiedad sobre la marca Sal de Fruta tex nace o no a la vida para Maver Ltda. En definitiva según SmithKline Beecham S.A.se trata de una expectativa de derecho. Sostiene SmithKline Beecham S.A que en relación al mejor derecho, éste le corresponde a SmithKline Beecham por cuanto la titular actual de registros de marcas sobre la expresión Sal de Fruta y ha sido la creadora y usuaria de la expresión por más de 40 años.

Agrega SmithKline Beecham S.A. que sobre la marca registrada que esta empresa posee opera la protección de la Constitución Política de la República en su artículo 19, número 24. También la Ley 19.039, específicamente en su artículo 28 y por el reglamento de la Ley 19.039, el que su artículo 86, señala en forma amplia que el titular de un privilegio industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir, a cualquier titulo el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido. Asimismo la marca registrada Sal de Fruta está protegida por la Convención de París a favor de su titular y licenciatario SmithKline Beecham Chile, en su calidad de licenciatario, es representante el creador y usuario de la marca comercial Sal de Fruta que tiene dicha calidad desde los años 50.

SmithKline Beecham reitera que Maver ha actuado en forma abusiva y de mala fe al solicitar la asignación del dominio saldefruta.cl, de manera que se estarían cumpliendo a cabalidad los parámetros establecidos en el artículo 22 del reglamento Nic para determinar la existencia de mala fe de MaverLtda, tales como:

a.- El hecho de que el nombre del dominio saldefruta.cl es idéntico a una marca sólo que SmithKline Beecham Chile tiene derechos.

b.- Maver Ltda como el supuesto asignatario del dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

c.- Maver Ltda. ha solicitado la inscripción del dominio saldefruta.cl y lo utiliza en opinión de SmithKline Beecham de mala fe, como vínculo a su página web, en donde confunde al consumidor respecto de quien es el verdadero productor y vendedor del producto Sal de Fruta.

En la misma presentación se acompañaron los siguiente documentos

1.- Copia del documento protocolizado de licencia de marcas comerciales, otorgadas por SmithKline Beecham a Sidney Ross S.A., antecesor legal de SmithKline Beecham Chile con citación.

2.- Copia de escritura pública de fecha 10 de julio de 1997 y protocolización extracto de fecha 25 de julio de 1997, por la cual se acredita que Sydney Ross S.A. es el antecesor legal de SmithKline Beecham Chile.

3.- Certificado emitido por el departamento de Propiedad Industrial de fecha 05 de diciembre de 2000, con citación.

4.- Copia de sentencia arbitral, de fecha 30 de noviembre de 1999, con citación.

5.- Copia de solicitud de medidas prejudiciales precautorias, con citación.

6.- Copia de resolución que concedió las medidas cautelares señaladas en el número anterior.

7.- Copia de resolución que alzó las medidas cautelares mencionadas en el número anterior.

8.- Copia de demanda civil de mera certeza presentada por Maver en contra de SmithKline Beecham Chile y el Instituto de Salud Pública.

9.- Copia de sentencia definitiva que rechazó la demanda mencionada en el número anterior.

10.- Documento internet emitido por Nic Chile

11.- Original de carta enviada por SmithKline Beecham Chile a Maver, bajo el apercibimiento del artículo 346 número 3 del Código de Procedimiento Civil .

12.- Copia autorizada del certificado emitido por el Departamento de Propiedad Industrial

13.- Copia de carta emitida por el abogado Enrique Dellafiori.

14.- Cinta de video VHS

15.- Copia del fallo emitido por el CONAR con relación a denuncia interpuesta por SmithKline Beecham Chile en contra de Maver

16.- Copia de fallo emitido por el CONAR con relación a denuncia interpuesta por Maver en contra de SmithKline Beecham Chile.

17.- Documento internet que acredita el actual estado de tramitación de la solicitud de marca Sal de Fruta tex

QUINTO: Que a fojas 230 con fecha 07 de septiembre de 2000, este árbitro proveyó las presentaciones de ambas partes y recibió la causa a prueba por el término de 10 días, a fin de que ambas partes acrediten los hechos fundantes en sus respectivas pretensiones sin perjuicio de los documentos ya acompañados a los autos.

SEXTO: Que a fojas 232 y con fecha 30 de julio de 2001, Maver realiza una segunda presentación mediante la cual señala que luego de un atento análisis de los argumentos del de la contraparte, concluye que SmithKline Beecham S.A.. pretende injustamente apropiarse del nombre del dominio registrado legítimamente por Laboratorio Maver Limitada, presentando como único argumento la titularidad de la marca Sal de Fruta, que en su concepto corresponde a una expresión genérica.

De acuerdo a Maver Ltda. el resto de la presentación de Smithkline Beecham su presentación estaría solamente constituida por un conjunto de conjeturas, ideas fantasiosas y acusaciones fundadas e inaceptables, que tienen indudablemente como eje principal la intención hacer creer a este tribunal arbitral que Maver Ltda. ha hecho un uso incorrecto del nombre de dominio en disputa. Agrega que otro objetivo de estas acusaciones es desviar la atención del tribunal respecto del hecho esencial y que es el hecho de que el reglamento de Nic Chile, la normativa de ICANN para resolución de conflictos de dominios y la abundante doctrina en esta materia coincidirían, en opinión de Maver Ltda, plenamente con el hecho de que no es necesario ser titular de una marca para solicitar y registrar un dominio en internet, mucho menos de acuerdo a lo que señala Maver, cuando la marca comercial corresponde a un término genérico que evidentemente no debió haberse concedido nunca. A mayor abundamiento agrega que no existiría una relación directa o de causa efecto que establezca que el titular de una marca registrada deba necesariamente ser el titular del nombre dominio en internet, señalando a varios autores como fundamento de esta tesis.

Sostiene Maver Ltda, que en el caso que un solicitante no tenga ningún registro marcario si solicita un dominio con anterioridad y logra acreditar que es comúnmente conocido por ese nombre, debe otorgársele el dominio en disputa y que el hecho de tener una marca registrada o carecer de ella es ciertamente un antecedente a considerar en un juicio arbitral por la asignación de un dominio, pero en ningún caso puede ser el único antecedente a tener en cuenta al momento de fallar. Agrega que no puede en consecuencia SmithKline Beecham pretender apropiarse del dominio saldefruta.cl fundamentando su posición únicamente en que es el titular de la marca Sal de Fruta. ya que la doctrina y la jurisprudencia de acuerdo a lo que sostiene Maver Ltda, en los conflictos relativos a la asignación de dominios se ha desvirtuado la relación que existe entre marca comercial y dominio de internet.

Por otro lado señala Maver que el hecho de que SmithKline Beecham haya solicitado el dominio saldefruta,cl no es más que la confirmación de una actitud monopólica por la cual SmithKline Beecham S.A. habría pretendido infructuosamente apropiarse de una denominación genérica e impedir el uso de ella por parte de terceros y de Maver, en este caso particular.

A continuación expone algunos argumentos que acreditarían el carácter genérico de la expresión sal de fruta.

De acuerdo a lo anterior, asegura Maver Ltda que la casi totalidad de las conclusiones a las que arriba la contraparte son equivocadas y que las premisas son erradas presentando una realidad en los hechos distorsionada con la finalidad evidente de lograr en definitiva el monopolio de una denominación genérica.

Por ultimo Maver se hace cargo de alguna de las afirmaciones de SmithKline Beecham, señalando lo siguiente:

1.- Efectivamente Maver Ltda. de acuerdo a su política, solicitó el dominio Eno.cl el cual fue traspasado a su actual titular, sin costo alguno, en el mismo momento que se efectuó el traspaso de la marca comercial correspondiente, lo cual descartaría una hipótesis de mala fe.

2.- El dominio saldefruta.cl, habría sido solicitado en entendido de que se trata de un vocablo genérico.

3.- En cuanto a la posibilidad de confusión que podría surgir entre el producto Sal de Fruta Eno y el nombre de dominio saldefruta.cl, Maver asegura que no existe en el mercado un producto que se denomine sal de fruta a secas, por lo cual la hipótesis de confusión a la cual alude SmithKline Beecham no sería más que una argucia destinada a impresionar a este tribunal arbitral y que carece en consecuencia de aplicación práctica, en la misma línea agrega Maver que el público consumidor asocia dicho término al género de los productos y no a uno en particular como afirma SmithKline Beecham S.A.. Sostiene Maver Ltda. que el hecho de que la expresión Sal de Fruta se encuentre registrada como marca comercial no puede dar pie ni ser el fundamento de una situación monopólica y por consiguiente injusta y contraria a la ética mercantil ya que de asignarse el dominio a la contraparte en la práctica se excluirá a Maver Ltda. de la posibilidad de comercializar un producto bajo su denominación natural.

SEPTIMO: Que a fojas 245, con fecha 30 de julio de 2001, SmithKline Beecham realiza una segunda presentación en la cual señala entre otras consideraciones las siguientes:

1.- Señala SmithKline Beecham que sal de fruta tex no es una marca registrada y que lo único que existe respecto del nombre sal de fruta tex es una solicitud de registro otorgada en primera instancia y apelada por SmithKline Beecham.

2.- Que no es efectivo lo afirmado por Maver Ltda. en el sentido de que sal de fruta tex es uno de sus productos, en efecto sal de fruta tex no existe como producto no se produce ni se comercializa en Chile ni en ningún otro lado. Agrega también SmithKline Beecham que debe tenerse en consideracón que el dominio sal de fruta tex.cl también se encuentra bajo oposición, de manera que todavía no es un hecho definitivo que dicho dominio pertenezca a Maver. Por otro lado SmithKline Beecham subraya el hecho de que saldefruta.cl es idéntico a una marca registrada como es “sal de fruta” y de manera que no debe considerarse el argumento de que lo que movió a Maver Ltda. a solicitar saldefruta.cl es su cuasi-identidad con las solicitudes de marcas sal de fruta tex y el nombre de dominio saldefrutatex.cl, ambos en trámite.

Agrega que no debe tener cabida el criterio de que quien solicita primero un dominio sea en definitiva el asignatario, pues la existencia de un mejor derecho por parte del segundo solicitante lo hace inaplicable, hace suyo también el argumento de Maver Ltda. en cuanto al reconocimiento de que el hecho de una de las partes tenga una marca registrada relativa al dominio que se solicita, es un antecedente a considerar en el arbitraje.

En otro punto SmithKline Beecham S.A. declara con absoluta y terminantemente falso el hecho de que Maver Ltda. produzca y comercialice sal de fruta en el mercado nacional e internacional. Al respecto señala que Maver Ltda. comercializa un salino efervescente denominado disfruta, marca esta última que no podría ir precedida de la palabra sal, por la confusión que ella implicaría con la marca registrada Sal de Fruta. Como abono a su tesis SmithKline Beecham S.A. cita la sentencia que rechazó la denuncia de Maver S.A. en contra de SmithKline Beecham Chile S.A., en la cual se reconoce que sal de fruta “era la única “. Agrega que salinos efervescentes hay muchos, pero sal de fruta solo una , en relación a la afirmación de Maver ltda de que sal de fruta sería un genérico SmithKline Beecham se limita a reiterar que se trata de una marca a nombre de la licenciante marca que se encuentra vigente y ha sido oportunamente registrada. Sostiene como argumento complementario que SmithKline Beecham S.A. cuenta en forma evidente con un legítimo y mejor derecho que Maver Ltda. para la asignación del dominio saldefruta.cl en su calidad de filial y licenciataria de SmithKline Beecham Corporation quien es titular en Chile por la marca Sal de Fruta por más de 5 décadas, además SmithKline Beecham Chile actualmente usa la marca registrada sal de fruta como claramente se puede apreciar en el sobre Sal de Fruta que se acompaña en autos. Agrega que el hecho que se destaque más la marca Eno que la marca Sal de Fruta en el envase es una cuestión de estrategia comercial y no puede en caso alguno importar un menor valor de la marca registrada Sal de Fruta.

En la misma presentación acompaña con citación los siguientes documentos:

1.- Documentos internet extraído del sitio Nic Chile en el cual consta que el dominio saldefrutatex.cl aún no ha sido asignado.

2.- Sobre del salino efervescente disfruta

3.- Sobre del producto Sal de Fruta Eno.

4.- Copia del fallo del 11 de enero de 2001, dictado por la Juez Arbitro Gabriela Paiva en el caso Multiópticas

Y TENIENDO PRESENTE:

OCTAVO: Que el espíritu del fundador del sistema de nombre de dominios señor Jon Postel, plasmado en la RFC 1591, fue de que el sistema de registro de nombres de dominio se desarrollara en un marco de lo que él denominó “fair use”;

Que, concordante con lo anterior, el art. 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone que “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”;

NOVENO: Que, en consecuencia, el sistema de asignación y registro de nombres del ccTLD “.cl” se inserta no sólo en el espíritu del fundador del sistema, sino además en los principios y normas de rango constitucional y legal que rigen la actividad económica chilena. En este sentido, uno de los pilares del orden público económico, en base al cual se organizan jurídicamente la actividad y las relaciones económicas, es la sana y leal competencia, lo cual exige que los distintos actores económicos puedan jugar en un marco de equidad, transparencia y de estímulo y capitalización de las iniciativas comerciales;

Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de Nic Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia;

DECIMO: Que en lo concerniente a la no afectación de derechos adquiridos, cabe sostener, conforme al mérito de estos autos, que Smithkline Beecham S.A. —segundo solicitante— ha acreditado suficientemente que al momento de solicitarse el domino saldefruta.cl, por parte de Maver Ltda., la marca SAL DE FRUTA se encontraba válidamente registrada a nombre de aquél —Smithkline Beecham S.A.—, según registro número 440.267;

Que, además, está acreditado en autos que la marca SAL DE FRUTA ha sido usada y comercializada profusamente en el mercado nacional por más de treinta años.

Que, como consecuencia de lo anterior, Smithkline Beecham S.A. ha acreditado, de manera contundente a juicio de este sentenciador, su vinculación e interés legitimo respecto de la expresión SAL DE FRUTA;

Que, por el contrario, Maver Ltda. no ha logrado demostrar un derecho adquirido sobre la expresión en cuestión.

UNDÉCIMO: Que en lo concerniente a la no afectación de las normas y principios de competencial leal y ética mercantil, es menester señalar que Maver Ltda., al inscribir a su nombre el dominio en disputa, y posteriormente habilitar con dicho nombre de dominio un sitio web titulado “Labotario Maver Ltda.”, lo que ha hecho es utilizar una marca registrada ajena para el mismo mercado relevante de Smithkleine Beecham S.A. lo cual puede generar toda suerte de confusiones entre los consumidores acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios ofrecidos mediante la expresión o designación “sal de fruta”. Adicionalmente, este hecho puede traducirse en una dilución de una marca actual y válidamente registrada, y en todo caso resulta atentatorio contra la sana competencia que un tercero utilice una marca ajena bajo la forma de nombre de dominio, ya que con ello lo que hace es capitalizar el “good will” asociado a dicha marca;

Que en este mismo sentido, ante una denuncia presentada por esta última firma ante el Consejo de autorregulación y Etica Publicitaria, rol 471-1/00, dicha entidad resolvió que la publicidad realizada por Maver Ltda. induce a confusión e infringe el art. 4º del Código Chileno de Etica Publicitaria;

Que, dentro del mismo orden de ideas, conforme a las normas y principios de competencia leal —que sintonizan con el trasfondo axiológico que subyace al orden público económico—, no parece justo que la empresa Maver Ltda. intente capitalizar para sí el posicionamiento comercial asociado a la marca SAL DE FRUTA bajo la forma de un nombre de dominio, ya que la sana competencia exige que los actores económicos emprendan, en un marco de lealtad, actividades comerciales destinadas a solucionar necesidades de la sociedad, sin arrimarse a iniciativas ajenas, principios que se materializan, entre otras, a través de las normas sobre Propiedad Intelectual, en su más amplio sentido, que rigen en nuestro país;

DUODÉCIMO: Que con arreglo a los considerandos anteriores, está acreditado que Smithkleine Beecham S.A. es titular de derechos válidamente adquiridos sobre la expresión SAL DE FRUTA, y que Maver Ltda., al inscribir para sí el nombre de dominio “saldefruta.cl” actuó de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados a esta causa, especialmente el sólido vínculo entre SmithKline Beecham Chile S.A. y la expresión SAL DE FRUTA, la relación contractual que existió en el pasado entre las partes, el consecuente reconocimiento de titularidad marcaria a favor de SmithKline Beecham Chile S.A. por parte de Maver Ltda. y el hecho de que se trate del mismo mercado relevante;

DECIMO TERCERO: Que aún en el caso que la marca SAL DE FRUTA fuese genérica o carente de distintividad, como afirma Maver Ltda., la notoriedad que ha alcanzado dicha expresión en el mercado chileno en los últimos treinta años, su uso extensivo en el mercado, la publicidad empleada en su difusión y la relación contractual entre las partes existente en el pasado, confieren en conjunto al titular de dicha marca —SmithKline Beecham Chile S.A.— un mejor derecho sobre el nombre de dominio “saldefruta.cl”, que su contraparte Maver Ltda.;

Que, por otro lado, de acuerdo a los hechos que constan en el expediente, los reparos jurídicos que Maver Ltda. hace a la distintividad o legitimidad de la marca comercial SAL DE FRUTA, parecen encontrar su raíz más bien en el desencuentro comercial producido entre las partes a raíz de la terminación de la licencia sobre la marca registrada en cuestión, que en verdaderos fundamentos jurídicos. En efecto, durante décadas, Maver Ltda. reconoció la legitimidad de la marca SAL DE FRUTA, al usarla en virtud de la autorización expresa dada por SmithKline Beecham Chile S.A., y sólo a raíz de la terminación de dicha licencia surge entonces el cuestionamiento de la legitimidad de dicha marca y un historial de denuncias, arbitrajes o solicitudes de medidas precautorias, todos las cuales, en definitiva, se resolvieron a favor de SmithKline Beecham Chile S.A.

Que, en todo caso, la ya referida la notoriedad que ha alcanzado la marca SAL DE FRUTA ha permitido que dicha expresión adquiera lo que en doctrina marcaria se denomina secondary meaning —institución que incluso ha sido reconocida en algunos fallos de nuestro Departamento de Propiedad Industrial— y en virtud del cual se otorga un reconocimiento de tipo marcario a aquellas expresiones respecto de las cuales se ha generado un posicionamiento específico y existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y el producto o servicio.-

SE RESUELVE:

Asignase el nombre de dominio en disputa saldefruta.cl, al segundo solicitante, esto es, a la firma SmithKline Beecham Chile S.A.

Notifíquese a las partes. Vuelvan los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes.

Cada parte soportará sus costas.

Déjese copia simple de esta sentencia en poder de este Tribunal Arbitral.

Firmado. Gonzalo Sánchez Serrano, Juez Arbitro; Marcos Morales Andrade, Secretario Abogado.

TRIBUNAL ARBITRAL

Gonzalo Sánchez Serrano

Juez Arbitro

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos