Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "safratec.cl"

Santiago, 17 de agosto de dos mil cuatro.

 

VISTOS:

 

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "safratec.cl", siendo partes Servicios Computacionales Pixart Ltda. domiciliada en Avenida El Bosque Sur Nº 77, oficina 6, Las Condes, Santiago, y Banco Safra S.A., representado por Johansson & Langlois, con domicilio en San Pío X Nº 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago.

 

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, piso 7º, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

 

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. Por el Primer solicitante asistió en calidad de agente oficioso don Ricardo Montero Castillo, mientras que el Segundo Solicitante actuó representado por don Flavio Belair Santi, quien exhibió los poderes respectivos. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

 

CUARTO: Que, constando a fojas 27 que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

 

QUINTO: Que, dentro de plazo, a fs. 29, el Primer Solicitante requiere asignación de nombre de dominio, y acompaña documentos, con citación. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

 

a)       Que se conjugan tres vertientes que en definitiva consolidan a SERVICIOS COMPUTACIONALES PIXART S.A. como el titular natural del nombre de dominio en cuestión, en base a la actual regulación de Nic Chile y la cada vez más abundante Jurisprudencia. Esos tres ángulos corresponden  a la Teoría del mejor derecho, el legítimo interés y el principio first come, first served, que en este caso, dado la fuerza de los dos primeros puntos sólo lo invocamos en subsidio. Lo anterior debe enmarcase además en la evidente y absoluta buena fe que existe en la  solicitud del Primer solicitante por el nombre de dominio.

 

b)       Que la petición a NIC Chile no es resultado de un capricho espontáneo de última hora, sino que es consistente con el hecho de que el Primer solicitante ha realizado un uso de la expresión SAFRATEC.

 

c)       Que se podría afirmar que ambas partes podrían tener un legítimo interés en la asignación del nombre de dominio en cuestión, y en tal caso, de acuerdo a la unánime doctrina sobre la materia debe activarse y operar inmediatamente el principio first come, first served realidad jurídica en base a la cual se debe asignar inmediatamente a mi mandante el dominio en cuestión.

 

d)       SERVICIOS COMPUTACIONALES PIXART S.A. ha hecho un uso intensivo y extensivo de la expresión SAFRATEC, la cual si bien no se ha traducido en marcas comerciales, demuestra si, el legitimo interés que posee sobre el nombre en disputa.

 

e)       Que el Segundo solicitante ha concebido el nombre de dominio solicitado en función del Primer solicitante.

 

f)         Que por su parte existe un interés legítimo, buena fe, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, elementos que lo perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

 

g)       El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

 

1.- Fotocopia simple del poder en que consta que la solicitante me ha conferido legalmente poder para representarle.

2.- Fotocopia simple de mi patente de abogado al día.

 

SEXTO: Que, dentro de plazo, a fs. 59 y siguientes, el Segundo Solicitante presenta su solicitud de asignación de nombre de dominio y acompaña documentos, señalando que el dominio "safratec.cl" debe serle asignado por los siguientes argumentos:

 

a)       Que el nombre de dominio "safratec.cl" corresponde a la parte más característica de la razón social del Segundo solicitante, Banco SAFRA S.A.

 

b)       Que los consumidores identifican SAFRA precisamente con su representada y los servicios por ella desarrollados, motivo por el cual resulta atentatorio a los legítimos derechos de sus clientes, que un tercero ajeno, sin conexión alguna con mi mandante ni mucho menos con la expresión SAFRA, se apropie del nombre de dominio que ha motivado el presente conflicto.

 

c)       Que SAFRA no es un nombre cualquiera, sino que goza de prestigio, fama y reconocimiento, tanto en Brasil como en diversos países del mundo, razón por la cual BANCO SAFRA S.A. cuenta con sucursales y filiales económicas internacionales, como asimismo es propietaria de marcas comerciales en varios países.

 

d)       Que el nombre de dominio "safratec.cl", integrado por un nombre y marca comercial que cuenta con un enorme prestigio internacional como lo es SAFRA, complementado por un sufijo que es comúnmente utilizado para denotar "tecnología" o "modernidad", será relacionado con el nombre Banco Safra S.A., sobre el cual ostenta un "derecho de propiedad", por lo que mal podría ser utilizado en la Web por un tercero sin derecho alguno.

 

e)       Con fecha 24 de Mayo del año 2000, Banco Safra S.A. dedujo demanda de Nulidad en contra del registro Nº 491. 949 de la marca SAFRA y como consecuencia de la referida acción, y ante los indubitados documentos de prueba acompañados en aquella oportunidad, el Departamento de Propiedad Industrial, en un fallo ejemplar, acogió la demanda de nulidad interpuesta, ordenando la cancelación del Registro Nº 491.949, correspondiente a la marca denominativa SAFRA.

 

f)         Banco Safra S.A. es propietario de diversas marcas comerciales relacionadas con la expresión Safra, las cuales individualiza en su presentación

 

g)       Banco safra S.A. posee como filiales los siguientes entes económicos:  Safra National Bank of New York, Safra Leasing S.A.,Safra Distribuidores de Títulos e Valores Mobiliarios Limitada,Safra Corretora de Valores e Cambio, Safra Administracao de Gartao de Crédito Ltda.,Safra Seguradora S.A., Safra Comercio e Servicos Ltda., Banco Safra (Cayman Islands) Ltd. 

 

h)       BANCO SAFRA S.A. posee respecto de la marca "SAFRA", un derecho de propiedad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.

h)

i)         El hecho que el nombre de dominio en disputa se encuentre seguido por el vocablo "tec", es absolutamente irrelevante y susceptible de inducir igualmente a error o confusión, ya que como señaláramos, sólo denota tecnología, por lo que perfectamente los consumidores podrán pensar que se trata de un servicio "online" de mi representada.

i)

j)          Que la tendencia mundial en materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas extranjeras, cuyos intereses se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar principios básicos. Al efecto, cita algunos artículos de relevancia para el caso, establecidos en el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" y "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" (ADPIC).

 

k)       Que la solicitud del nombre de dominio de SERVICIOS COMPUTACIONALES PIXART LIMITDA constituye un acto que sencillamente imita una marca y un nombre que no es de su propiedad, y que sin duda será usada en desmedro de los exclusivos y excluyentes derechos del Segundo solicitante, lo que se traduce en un acto contrario a las buenas costumbres y ética mercantil, situación que no debe ser aceptada.

 

l)          Cualquier consumidor que ingrese a la dirección www.safratec.cl y observe que se están promocionando servicios relacionados con aquellos que comercializa Banco Safra S.A., creerá que dicha dirección corresponde precisamente a una de las actividades de mi representada, como señaláramos, hecho que no se encuentra ajustado a la realidad ni a derecho, evidenciando el aprovechamiento y la mala fe a la que hemos aludido en esta demanda.

 

m)      Que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por Banco Safra S.A., como titular legítimo de la marca comercial mencionada, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos, servicios y establecimientos de mis mandantes que a través del eventual sitio Web "www.safratec.cl" fueran promocionados.

 

n)       El Segundo solicitante acompaño los siguientes documentos:

 

1.-Fotocopia de la Demanda de Nulidad deducida por BANCO SAFRA S.A. en contra del Registro Nº 491.949 de la marca SAFRA.

 

2.-Fotocopia del escrito "Acompaña Documentos en parte de prueba, con citación" de fecha 3 de Mayo de 2001 que da cuenta de los derechos de propiedad industrial de mi cliente en el extranjero, de su fama y reconocimiento.

 

3.-Fotocopia del Fallo de primera instancia Nº 115.843 de fecha 22 de Marzo de 2002 que acogió la demanda de nulidad y ordenó la cancelación del Registro Nº 491.949.

 

4.-Fotocopia  de la página 47 del ejemplar de la revista "AMÉRICA Economía" del mes de noviembre del año 2000, donde se puede observar que BANCO SAFRA S.A. se encuentra en el 10º lugar del ranking  de los mejores bancos de América Latina.

 

5.-Impresos obtenido del sitio Web de mi mandante, "www.safranet.com.br".

 

SÉPTIMO: Que, a fojas 72 este Tribunal da traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas. El Primer Solicitante evacuó el traslado a fojas 78, esgrimiendo los siguientes argumentos:

a)     Servicios Computacionales Pixart S.A. es el Primer solicitante del nombre de dominio de autos.

b)     Existe buena fe en la solicitud.

c)     Se ha hecho un uso de la expresión Safratec que confiere un mejor derecho.

d)     El Segundo solicitante poseería derechos sobre el concepto "Safra", el cuál es claramente diferenciable de "Safratec".

 

OCTAVO: Que, a fojas 75 el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido, señalando los siguientes argumentos:

 

a)      SERVICIOS COMPUTACIONALES PIXART S.A. ha sustentado su "eventual"  mejor derecho, simplemente afirmando que tiene un legitimo interés en el nombre de dominio de autos, ya que ha hecho un uso intensivo y extensivo de la expresión SAFRATEC, reconociendo expresamente que no es propietario de  una marca comercial, esto es, afirma un supuesto MEJOR DERECHO, sin tener un legitimo DERECHO, o que es lo mismo, sin tener un "TITULO", "atributo de la personalidad" o cualquier otro "derecho" equivalente.

b)      Que la afirmación por parte del Primer solicitante en lo referente a que ha tenido un "uso intensivo y extensivo" de safratec, para así señalar su buena fé en la solicitud de autos, cuestión que, en primer lugar, no consta en el proceso ya que no se ha acreditado aquello con prueba alguna, siendo así una presentación muy liviana y sin sustento que solo relativiza su supuesta "buena fe", y en segundo lugar, si efectivamente existiere el uso calificado por el primer solicitante en su presentación, jamás ello puede ser considerado, ni mucho menos primar por los verdaderos y efectivos DERECHOS, TITULOS y ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD que ostenta Banco Safra S.A.

c)      Que llama profundamente la atención que el primer solicitante, simplemente trate de justificar su solicitud del nombre de dominio "safratec.cl" con simples y presuntos "usos", sin demostrar que tiene un "derecho" sobre la misma, toda vez que no consta en el proceso ningún título anterior a la traba de la litis que permita demostrar un "mejor derecho", que es precisamente el llamado que hace el Reglamento de NIC Chile para dirimir un determinado conflicto sobre nombres de dominio.

 

d)      Que desde todo punto de vista, los fundamentos de SERVICIOS COMPUTACIONALES PIXART S.A. no resultan suficientes para acreditar un mejor derecho que Banco Safra S.A. para ostentar la titularidad del nombre de dominio "safratec.cl", por lo que deben ser desechados.

 

NOVENO:Que, a fojas 79 este Tribunal recibió la causa a prueba fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Uso de la expresión SAFRATEC por parte del primer solicitante y 2.- Derecho y/o intereses por parte de ambos solicitantes en la asignación del nombre de dominio en disputa.

 

DÉCIMO: Que, a fojas 81 el Segundo Solicitante presentó escrito solicitando tener por acompañados en parte de prueba los documentos presentados y agregados con anterioridad a los autos.

 

DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 84 y en uso de sus facultades, el Tribunal decretó como medida para mejor resolver que el Primer Solicitante acompañe dentro de tercero día los documentos necesarios para acreditar el uso intensivo y extensivo de la expresión "Safratec".

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 87 el Segundo Solicitante dedujo recurso de reposición en contra de la resolución que decreta la medida señalada.

 

DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 91 el Primer Solicitante acompaño los siguientes documentos, con citación:

 

1.- Copia de las facturas de la sociedad Safratec.

2.- Copia de sobre de carta y tarjetas de presentación de la sociedad Safratec.

3.- Copia de papel de carta de la sociedad Safratec.

 

DÉCIMO CUARTO: Que, a fojas 97 el Tribunal resuelve rechazar la reposición y tener por acompañados los documentos con citación.

 

 

 

CONSIDERANDO:

 

DECIMO QUINTO: Que, los documentos acompañados por las partes, presentados en tiempo y forma, no fueron objetados, por lo cual se los tendrá por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

 

DÉCIMO SEXTO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Así las cosas, podemos establecer un primer grupo en que un solicitante pretende, ostensiblemente, sacar partido del buen nombre o reputación de una marca, ya sea por la fama de ésta o por la proximidad competitiva con la empresa afectada. Un segundo grupo estaría constituido por aquellas disputas relativas a personas que registran nombres de dominio, generalmente ligados a marcas comerciales, con el objeto de posteriormente venderlas a los titulares de éstas. Un tercero, que estaría vinculado a aquellos que pretenden ridiculizar u obstaculizar deliberadamente la comercialización de los productos de la marca en cuestión y, por último, encontramos aquellas contiendas en que dos o más personas tienen, en principio, el interés de utilizar una denominación sin un ánimo especulativo, lo que atañe generalmente a nombres genéricos u otros de naturaleza híbrida.

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, este sentenciador estima que, atendiendo a la clasificación expuesta en el apartado anterior, nos encontramos frente al último de los grupos descritos, ya que se desprende del mérito de autos que ambas partes tienen un interés legitimo en utilizar la denominación "safratec.cl" sin ánimo especulativo alguno, por lo cuál, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a establecer cuál de las partes solicitantes tiene el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa. Relevante resulta a estos efectos tener especialmente presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

 

DÉCIMO OCTAVO: Que, siendo efectivo que Servicios Computacionales Pixart S.A. fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

 

DÉCIMO NOVENO: Que, de los documentos acompañados por el Primer Solicitante no se logra acreditar el punto Nº 1 del auto de prueba, esto es, el uso de la expresión SAFRATEC por parte del primer solicitante, Servicios Computacionales Pixart. A mayor abundamiento, no se ha acreditado ni alegado relación alguna entre la empresa dueña de las facturas, tarjetas y papelería acompañadas y el Primer Solicitante, además de que dichos documentos, no demuestran actividad comercial alguna que permita establecer un ejercicio permanente y concreto de actividades mercantiles a través del nombre de dominio en disputa capaz de desvirtuar, o bien posicionar el derecho esgrimido por el Primer Solicitante por sobre aquel que ha sido alegado por su contraparte.  Es así como:

 

a)       La copia de la factura Nº 0026 de la sociedad Safratec Chile Limitada, del giro de las exportaciones, importaciones y comercialización de productos farmacéuticos y del agro, la cuál se encuentra en blanco, no acredita actividad comercial intensiva o extensiva por parte de Servicios Computacionales Pixart S.A., a través del uso del nombre de dominio en disputa.

b)       La copia de la nota de debito Nº 0001 de la Sociedad Safratec Chile Limitada, la cual se encuentra en blanco,  no demuestra actividad comercial alguna ni relación del Primer Solicitante con el uso intensivo y/o extensivo de la expresión Safratec.

c)       La copia de la guía de despacho nº 0028 de la Sociedad Safratec Chile Limitada,  la cual se encuentra en blanco,  no demuestra relación ni actividad comercial alguna del Primer Solicitante a través  del nombre de dominio en disputa.

d)       La copia de tarjetas de presentación y papelería con el logo Safratec, no demuestran relación alguna existente entre Servicios Computacionales Pixart S.A. y la expresión Safratec, como algún desarrollo comercial importante que permitan otorgar un mejor derecho a la asignación del nombre objeto del conflicto de autos.

 

VIGESIMO: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la vasta documentación acompañada que es propietario de diversas marcas comerciales relacionadas con la expresión "Safra", las cuales individualiza en su presentación.

 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, como ha sostenido este sentenciador en diversos fallos, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni  decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

 

VIGÉSIMO SEGUNDO:Que, queda suficientemente acreditado en autos, el posicionamiento dentro de América Latina que ha obtenido el Segundo Solicitante en el rubro bancario haciendo uso de la expresión "Safra" como signo distintivo, desarrollando sus actividades comerciales a través de dicha expresión, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger provienen de la comercialización de sus productos y servicios junto al uso que se le ha dado a la expresión como signo distintivo de ellos, teniendo presente la consiguiente inversión en publicidad y reconocimiento que ha realizado.

 

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en lo referente a la identificación en el tráfico virtual de la expresión "safratec" y, atendido lo que se ha venido diciendo y que se encuentra acreditado en autos, esto es, el hecho de ser el Segundo Solicitante titular de nombres de dominio y marcas comerciales derivados de la palabra "Safra", parece prudente entender que producto de la similitud existente los usuarios de Internet, al ingresar al nombre de dominio "safratec.cl", esperarán encontrar, los productos y servicios otorgados por el Segundo Solicitante, bajo sus marcas y nombres registrados.  En efecto, la sílaba que diferencia la solicitud de autos con los nombres y marcas ya registrados por el Segundo Solicitante es "tec", pudiendo producir natural y lógicamente en el usuario de Internet una confusión al adjudicárselo al Primer Solicitante, pues la sola sílaba "tec" no logra dotar al nombre solicitado de una identidad propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales registradas por el Segundo Solicitante.

 

VIGÉSIMO CUARTO: Que, teniendo presente la abundante documentación acompañada y no objetada sobre la imagen corporativa, productos y servicios identificados en el rubro bancario con la expresión "Safra" y registros marcarios que dan cuenta de una inversión en publicidad importante, parece imprudente otorgar protección jurídica en la red al Primer Solicitante.

 

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en atención a lo anterior y a la escasa documentación acompañada por el Primer Solicitante que no da cuenta alguna de que las actividades por él desarrolladas se hayan ejecutado en forma intensiva o extensiva al amparo de la expresión "Safra", parece incuestionable que asignar el nombre de dominio a Servicios Computacionales Pixart S.A. podría acarrear confusión en los usuarios de Internet y un perjuicio para el Segundo Solicitante.

 

VIGÉSIMO SEXTO: Que, con lo expresado en los considerándoos anteriores, este Tribunal se ha formado convencimiento de que el Segundo Solicitante ha efectuado su requerimiento teniendo una identificación comercial con el nombre de dominio real, concreta, notoria y evidente, la que le otorga un mejor derecho a su asignación.

 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

 

 

 

RESUELVO:

 

Asígnase el nombre de dominio "safratec.cl" al Segundo Solicitante, Banco Safra S.A., domiciliado para estos efectos en San Pío X Nº 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago.

 

Cada parte responderá de sus costas.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Rol Nº 20-2004

 

 

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muñoz Danesi.