Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "rpcseguridad.cl"

Fallo juicio arbitral rpcseguridad.cl

Santiago,  30   de Enero  2004

RPCSEGURIDAD VS. REFINERIA DE PETROLEO CONCON S.A.

 

Asignación de nombre de dominio "rpcseguridad.cl"

 

VISTOS:

Se envió por Nic Chile la carpeta OF. 03320 denominada Arbitraje rpcseguridad.cl con la correspondiente designación de árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio rpcseguridad. cl presentadas por

1)     RPCSEGURIDAD, Rodrigo Nicolás Pérez de Castro Martínez,   Rut  12.107.285-8 de  29 de Julio 2003 y

2)     REFINERIA DE PETROLEO CONCON S.A.,  Rut 87.770.100-K, de fecha 11 de Agosto 2003.

 

Con fecha 12 de Nov. 2003, se notificó a las partes y a Nic Chile, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a comparendo, para fijar el procedimiento del arbitraje.

 

El día 25 de Nov. se verificó dicho comparendo con la asistencia del estudiante de derecho don  Tomás Vidal K., del Estudio Sargent & Krahn, en representación de la Refinería de Petróleo Concón S.A.,  con poder suficiente según documentos acompañados; en rebeldía del primer solicitante y se fijó el procedimiento. Se estipuló  un plazo común de 15 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas. Se estableció asimismo, que si el primer solicitante no hacía su respectiva presentación dentro de plazo, se le tendría por desistido y se asignaría el dominio al segundo solicitante; si en su caso, era el segundo solicitante quien no formulaba su presentación, quedaría en rebeldía y se facultaba al árbitro para asignar el dominio al otro solicitante.

Se levantó Acta y se dispuso notificar por e-mail al primer solicitante.  Siendo las 16 hrs. del mismo día, compareció a este Tribunal, don Rodrigo Pérez de Castro, como agente oficioso del primer solicitante, a quien se le notificó de la actuado en el comparendo y entregándole copia del mismo.

 

Con fecha 16 de Dic. 2003 el primer  solicitante interpuso su  solicitud de asignación del nombre de dominio en disputa, acompañando diversos documentos.

 

Con fecha 17  de Dic. 2003, el segundo solicitante interpuso su solicitud, acompañando documentos. Se confirió traslado a la parte contraria, el que fue evacuado con fecha 26 de Dic.

 

Con fecha 21 de Enero 2004, se citó a las partes para oír sentencia, la que fue notificada por e-mail  a  las partes.

 

 

CONSIDERANDO

 

1.      Que el primer solicitante don Rodrigo Nicolás Pérez de Castro interpuso su solicitud de asignación de nombre de dominio el día 16 de Dic. debidamente representado por su abogado don Juan Alberto Díaz Wiechers, esgrimiento los siguientes argumentos:

2.      Que tanto el solicitante como su padre, que se llaman Rodrigo Pérez de Castro, ostentan ambos como iniciales propias de su nombre las letras RPC, y coinciden con la parte medular del nombre de dominio solicitado "rpcseguridad"; que dichas personas y otros integrantes de la familia constituyeron la "Sociedad R.P.C. de Seguridad Limitada", hecho que no tiene ninguna relación con la refinería de Con-Cón. Se aprecia en la documentación acompañada, y no objetada,  que dicha sociedad se constituyó por escritura pública y se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces  de Santiago y su objeto es "el desarrollo de actividades propias de la prestación de servicio de recursos humanos en materia de seguridad privada" Asimismo se acreditó que el padre del solicitante, oficial del Ejército de Chile (TIM), socio principal y administrador de la sociedad,  está autorizado para portar armas.

3.      A mayor abundamiento, el solicitante requirió  al Registro respectivo, el registro de la marca comercial mixta RPCSeguridad, para servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, exclase 42, y actualmente clase 45, solicitud presentada el 29 julio 2003. Copia digital de esa información se acompañó a los autos. Asimismo, se acompañó una insignia figurativa de la marca pedida y que utilizan los guardias de seguridad de la empresa del  solicitante. Finalmente, de la observación efectuada al sitio web rpcseguridad, se constata el objeto del mismo y su ninguna relación con refinería de petróleo ni menos con la segunda solicitante. Finalmente, invoca su mejor derecho como primer solicitante.

 

4.   Por su parte, don LUIS FERNANDO URETA ICAZA, abogado,  en representación de Refinería de Petróleo Con Cón S.A., interpuso su solicitud, señalando la Refinería de Petróleo de Con Cón S. A. es parte del grupo de empresas  ENAP, que a su vez corresponde al Holding de propiedad del Estado de Chile  con presencia en el sector energético. La Refinería, el Terminal Marítimo, la red de oleoductos y sistemas de alimentación eléctrica y agua industrial fueron construidos por ENAP y puestos en servicio en noviembre de 1955. Desde entonces a la fecha, las instalaciones han sido adecuadas tecnológicamente, ampliándose además tanto la capacidad instalada de refinación como las de recepción de naves y de almacenamiento de crudo.En 1981 se constituye Enap como un holding de empresas y RPC como una sociedad anónima integrante del conglomerado, siendo sus accionistas la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

                        Expresa que la solicitante  cuenta a la fecha con más de 7 registros marcarios para la sus diversos productos:

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 625.500 "RPC", palabra, clases 1 y 4, de fecha 22 de octubre de 2003.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 570.787 "R P C", mixta, establecimiento comercial, de fecha 17 de junio de 2002.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 641.199 "R P C", mixta, establecimiento industrial, de fecha 17 de junio de 2002.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 641.200 "REFINERÍA DE PETRÓLEO DE CONCÓN", palabra, establecimiento comercial, de fecha 17 de junio de 2002.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 641.201 "REFINERÍA DE PETRÓLEO DE CONCÓN", palabra, establecimiento industrial, de fecha 17 de junio de 2002.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 645.424 "R P C", mixta, clases 35 y 39 a 40, de fecha 17 de junio de 2002.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 645.426 "REFINERÍA DE PETRÓLEO DE CONCÓN", palabra, clases 35 y 39 a 40, de fecha 17 de junio de 2002.

            Señala, asimismo,  que la solicitante ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en nuestro país. Prueba de ello son los registros marcarios e información de su sitio Web que se acompañaron, los cuales dan cuenta del uso y de la marca "RPC" por su parte.

Indica a continuación que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet.  Por su parte, el objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real". Por tanto, señala que si el nombre de dominio "rpcseguridad.cl" se le adjudicara a la contraparte, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "rpcseguridad.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio para la solicitante  y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este sentido, la misma empresa solicitante ha registrado los siguientes nombres de dominio correspondientes a extensiones locales y que son de fecha anterior  a la solicitud presentada por el demandado:

·        www.rpc.cl creado con fecha 29 de mayo de 2003.

·        www.refineriadepetroleoconconsa.cl creado con fecha 5 de mayo de 2002.

A continuación, y respecto a los antecedentes de derecho reseña una

1. Breve Descripción de los Nombres de Dominio y su Importancia con indicación de los criterios aplicables:

A)            Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.

              En síntesis, este criterio  reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales como  un hecho universalmente aceptado,

B)             Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido

Esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o  internacional, lo que ocurre en la especie y por ello corresponde  la aplicación de este criterio

 C)            Criterio del Mejor Derecho y Buena Fe

            La solicitante  se opuso a la solicitud de "rpcseguridad.cl" desde el momento que cuenta con  registros marcarios en Chile para la expresión "RPC".La marca "RPC" es una marca creada, desarrollada ypublicitada por la segunda solicitante.

Al respecto, no existe ningún registro marcario para la expresión "RPC", a nombre del primer solicitante. A la fecha sólo existe una solicitud marcaria Nº 615.945 "RPC Seguridad", clase 45, a la cual la segunda solicitante se opondría  en tiempo y forma.

2.-  Convenio de París.

            El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N°425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 8° establece que:

            "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio".

            Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial. Pues bien, "RPC" constituye lo esencial del nombre comercial de la matriz de mi mandante, Refinería de Petróleo de Con Cón S.A.  Las normas del Convenio de París antes citadas, tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley.

3.-  Titularidad de registros marcarios para el signo "RPC"

              La Refinería de Petróleo de Con Cón S.A., es titular de 7 registros marcarios en Chile para el signo "RPC", ya señalados.              Por otra parte, expresa que el primer solicitante de autos no es titular de ningún registro marcario para el signo "RPC"

              En estas circunstancias, resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio "rpcseguridad.cl" corresponde a su representada, con el mérito de la titularidad para la marca "RPC" antes referida.Cabe tener presente que la Refinería de Petróleo Concón S.,A. es quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "RPC" en el mercado nacional, por medio de los servicios comercializados bajo dicha denominación.

             

              Acompañó la siguiente documentación:

1.      Copias de los siguientes registros de nombres de dominio:

·        www.rpc.cl creado con fecha 29 de mayo de 2003.

·        www.refineriadepetroleoconconsa.cl creado con fecha 5 de mayo de 2002.

2.      Copia de registro marcario y copia de búsqueda en base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, que demuestran que Refinería de Petróleo de Con Cón S.A. es titular de los siguientes registros marcarios:

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 625.500 "RPC", palabra, clases 1 y 4, de fecha 22 de octubre de 2003.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 570.787 "R P C", mixta, establecimiento comercial, de fecha 17 de junio de 2002.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 641.199 "R P C", mixta, establecimiento industrial, de fecha 17 de junio de 2002.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 641.200 "REFINERÍA DE PETRÓLEO DE CONCÓN", palabra, establecimiento comercial, de fecha 17 de junio de 2002.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 641.201 "REFINERÍA DE PETRÓLEO DE CONCÓN", palabra, establecimiento industrial, de fecha 17 de junio de 2002.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 645.424 "R P C", mixta, clases 35 y 39 a 40, de fecha 17 de junio de 2002.

·        Solicitud de renovación de registro marcario Nº 645.426 "REFINERÍA DE PETRÓLEO DE CONCÓN", palabra, clases 35 y 39 a 40, de fecha 17 de junio de 2002.

3.      Copias de información de la página web www.enap.cl y http://www.enap.cl/rpc/rpc_co.htm,  que enseña la historia de la empresa y sus actividades y productos.

           

 

Que se encuentra acreditado en autos, que el Sr.  Rodrigo Nicolás Pérez de Castro Martínez con fecha 29 de Julio 2003 solicitó el nombre de dominio rpcseguridad.cl

También se encuentra acreditado que la empresa REFINERIA DE PETROLEO CONCON.S.A., representada por el estudio Sargent & Krhan, solicitó con fecha  11 de Agosto 2003 la asignación del mismo nombre de dominio.

 

Que el Sr. Rodrigo Nicolás Pérez de Castro Martínez  ha solicitado se le asigne el nombre de dominio "rpcseguridad.cl" fundamentando su mejor derecho en que  constituyó la empresa R.P.C. de Seguridad Limitada, que se dedica en especial, al desarrollo de actividades propias de prestación de servicio de recursos humanos en materia de seguridad privada. Su sigla, por lo demás, emana  de las iniciales de su nombre. Todo lo anterior se encuentra, a criterio de este sentenciador, suficientemente acreditado por la documentación acompañada al proceso.

 

Que la empresa REFINERIA DE PETROLEO CONCON S.A. que es parte del grupo de empresas de ENAP, de propiedad del Estado, tiene presencia y actividad en el área energética. Ha fundamentado su derecho, para que se le asigne el nombre de dominio "rpcseguridad", en razón de que tiene registrada, en nuestro país, la marca "RPC", palabra, en las clases 1 y 4 y la marca R P C, mixta, establecimiento comercial, y la marca R P C, mixta, establecimiento industrial, R P C mixta, en las clases 35, y 39 a 40, y las marcas REFINERÍA DE PETRÓLEO DE CONCON, palabra, para establecimiento comercial e industrial y para las clases 35, 39 a 40

 

Que de acuerdo con lo anterior, este sentenciador extrae como primera conclusión que ninguna de las partes está de mala fe en su solicitud, ni pretende inducir a engaño con el uso del nombre de dominio.

 

Que en relación con el nombre de dominio que se solicita "rpcseguridad.cl" es criterio de este arbitro que éste sea asignado a quien se identifica con el producto o servicio al que se pretende distinguir, más allá de si es o no dueño de la marca de nombre idéntico, salvo que sea de reconocimiento masivo, en cuyo caso debería primar, toda vez que la marca identifica al producto.

 

Que el solicitante Sr. Rodrigo Pérez de Castro Martínez acreditó haber presentado al Registro de Marcas, su solicitud Nº 615945, con fecha idéntica a la solicitud de nombre de dominio, 29 de Julio 2003, para la denominación RPC SEGURIDAD, en la clase 45, servicio de seguridad para la protección de bienes y personas. En consecuencia, el nombre de dominio solicitado "rpcseguridad.cl" y la solicitud al Registro de Marca identifica clara y precisamente el servicio que ofrece el Sr. Pérez de Castro.

 

Que a mayor abundamiento, el Sr. Rodrigo Pérez de Castro Martínez también acreditó el uso que hace del sitio web rpcseguridad.cl donde se aprecia nítidamente el objeto del sitio, que es la prestación de servicios  de seguridad  y la ninguna relación o conexión con la Refinería de Petróleo de Concón

 

Que la Refinería de Petróleo Concón S.A.  si bien acreditó  ser dueño de la marca RPC y R P C , no acreditó obviamente, ofrecer  servicios de seguridad, puesto que no es su rubro, sino su área es del ámbito energético. En consecuencia, mal puede haber confusión respecto del nombre de dominio "rpcseguridad.cl", que sólo le atañe en las primeras tres letras de tal denominación.

 

En el caso de autos, y en especial en consideración a que la aplicación del principio first come, first served favorece al primer solicitante,  todo lo cual consta en autos y a los antecedentes, argumentos y documentos hechos valer oportunamente por éste,  y en especial a que se ha demostrado su buena fé  y un mejor derecho, en apoyo a su petición,

 

SE RESUELVE:

Acéptase a registro la solicitud presentada en el primer lugar para el nombre dominio "rpcseguridad.cl ", por Rodrigo Nicolás Pérez de Castro Martínez, Rut 12.107.285-8  y asígnase a éste el nombre de dominio solicitado.

 

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada a las partes, y a Nic Chile, y devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

 

 

Sentencia pronunciada por doña Janett Fuentealba Rollat

 

 

Autoriza el Notario de Santiago, don Pedro Sadá Azar.