Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "revistapuntonet.cl"

JUICIO ARBITRAL

“TERRA NETWORKS CHILE S.A. vs. PUNTONET COMUNICACIONES S.A.”

Santiago, a 8 de Mayo de 2002.

MAT: Asignación de nombre de dominio “revistapuntonet.cl”.

Antecedentes:

El día 4 de Enero de 2001 se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio NIC467/2001 denominada “Arbitraje dominio REVISTAPUNTONET.CL”, con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio “revistapuntonet.cl” presentadas por: 1) TERRA NETWORKS CHILE S.A., RUT 96.834.230-4, con fecha 8 de Mayo de 2000, a las 14:22 hrs.; y 2) PUNTONET COMUNICACIONES S.A., RUT 78.745.160-8, también referido como PUNTONET LTDA., con fecha 8 de Mayo de 2000, a las 19:23 hrs

Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

El día 15 de Febrero de 2001 se verificó el comparendo de consignación y conciliación, con la asistencia de doña Marcela Ugalde Flaquer, en representación de TERRA NETWORKS CHILE S.A. y de don José Luis Tagle Moreno, en representación de PUNTONET COMUNICACIONES S.A., ambos apoderados con poderes suficientes. La conciliación no se produjo y se llamó a una nueva audiencia para el día 15 de Marzo de 2001.

En la fecha fijada y con la asistencia de ambas partes tuvo lugar el segundo comparendo de conciliación, la cual no se produjo. El procedimiento quedó fijado en la misma audiencia.

Con fecha 6 de Abril de 2001 TERRA NETWORKS CHILE S.A. presentó su demanda y con fecha 11 de Abril de 2001 PUNTONET COMKUNICACIONES S.A. presentó la suya.

Con fecha 22 de Octubre de 2001 cada parte fue notificada de la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio presentada por la contraparte, concediéndose traslado por el término de 20 días hábiles.

Con fechas 14 y 19 de Noviembre de 2001 las partes hicieron presente antecedentes adicionales a los acompañados originalmente con fechas 6 y 11 de Abril de 2001.

De acuerdo al procedimiento fijado, la causa quedó en estado de ser fallada al momento de recibirse las presentaciones indicadas en el punto anterior. A tal efecto, con fecha 20 de Diciembre de 2001 se citó a las partes a oír sentencia.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

En su escrito de demanda TERRA NETWORKS CHILE S.A. expone como fundamentos los siguientes: a) La expresión “revistapuntonet.cl” corresponde a una revista de igual nombre, que se edita desde el año 1999 y tiene amplia circulación, revista que no exhibe la parte contraria; b) El nombre fue propuesto por una agencia de publicidad y coincidía parcialmente con su anterior razón social; c) Existe una revista on-line de igual nombre; d) Tiene registrada la marca PUNTO NET en la clase 16, correspondiente a revistas; d) Le asiste un “mejor derecho” por haber presentado la solicitud para inscribir el nombre “revistapuntonet.cl” en primer lugar y de buena fe. Acompaña documentación fundante, que se da por reproducida. Solicita en definitiva que se le asigne el nombre de dominio “revistapuntonet.cl”, con expresa condenación en costas de la contraria.

En su escrito de demanda PUNTONET COMUNICACIONES S.A. expone como fundamentos los siguientes: a) La actividad en Internet figura en sus estatutos sociales desde 1996; b) Desde 1997 tiene el nombre de dominio “puntonet.cl”; c) La expresión PuntoNet figura en su razón social desde 1999; d) Tiene registrada la marca PUNTONET en las clases 38 y 42, para servicios de Internet, entre otros; e) Posee un plan de negocios, que acompaña a la causa; f) Los usuarios confunden el origen de la revista con su sitio, lo que altera la cantidad de visitas reales al mismo; g) Los servicios prestados por ambas partes son similares. Acompaña documentación fundante, que se da por reproducida. Solicita en definitiva que se le asigne el nombre de dominio “revistapuntonet.cl”, con expresa condenación en costas de la contraria.

Al evacuar el traslado TERRA NETWORKS CHILE S.A. reitera su argumentación, agregando que en caso de concederse el nombre de dominio en disputa a la contraria, ésta capitalizaría injustamente su esfuerzo comercial.

Al evacuar el traslado PUNTONET COMUNICACIONES S.A. reitera su argumentación, recalcando tres puntos que le parecen importante y señalando que los hechos no crean ni otorgan derechos.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un solicitante (TERRA NETWORKS CHILE S.A.), que solicitó primero el nombre de dominio “revistapuntonet.cl”, y un segundo solicitante (PUNTONET COMUNICACIONES S.A.), que solicitó el mismo nombre con posterioridad, pero que alega tener un mejor derecho sobre el nombre por las razones expuestas anteriormente.

A fin de resolver el conflicto, este árbitro cree necesario analizar brevemente los siguientes puntos:

Prioridad en las inscripciones de nombres de dominio.

Esfera de protección de las marcas registradas.

Clasificación comercial y nombres genéricos.

Buena o mala fe de los solicitantes.

Como aspecto fundamental en temas de Internet, cabe hacer presente que la regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendría un mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre un aún mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido.

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.

Sin entrar a considerar si las marcas registradas PUNTONET o similar son notorias o no, la opinión de este árbitro es que el carácter distintivo de las marcas se hace más evidente en relación con expresiones propiamente de fantasía y sólo en menor medida respecto de marcas constituidas por términos parcial o totalmente genéricos. La razón de ello es que, por definición, un término genérico se tiende a identificar con el producto o servicio al que pretende distinguir y, excepcionalmente, puede llegar a constituir una marca registrada para identificar determinados bienes o servicios en aquellas clases donde el término no sea considerado genérico.

Entonces, cabe preguntarse si existen términos genéricos en Internet. Si aceptamos que es el clasificador marcario el que determina el carácter genérico de una marca, según la clase involucrada, al no existir un clasificador de productos y servicios en el ccTLD.cl, el carácter supuestamente genérico del término PUNTONET o similar se desdibuja, ya que no hay ninguna clasificación de productos o servicios contra la cual se lo pueda contrastar. Todo nombre de dominio puede ser y no ser genérico a la vez. Dependerá, en gran medida, del uso que se le dé al sitio una vez activado el mismo, para determinar si estamos o no frente a un nombre genérico.

En Chile el término PUNTONET o similar constituye una expresión genérica y de uso común en relación con servicios de Internet, independientemente de los registros y solicitud exhibidos por las partes. Mayoritariamente las personas de este país relacionan la palabra PUNTONET o similar con la partícula “gTLD.net”. Confirma lo anterior el hecho que el registro 571.919 PUNTONET fue originalmente rechazado por genérico y finalmente concedido con protección sólo “al conjunto”. Por su parte, la solicitud 520.705 PUNTONET fue rechazada por genérica y se encuentra en actual trámite de apelación, a pesar de tratarse de una etiqueta, lo cual reafirma que la expresión PUNTONET o similar, en relación con servicios de computación o Internet es bastante genérica, por describir los servicios a que debe aplicarse. Tal carácter genérico es menos perceptible en relación con revistas de la clase 16. Un ejemplo que ilustra una situación similar a la anterior lo constituye la marca DIESEL, que está inscrita en la clase 25 bajo el N° 457.016, pero que es considerada genérica en la clase 4.

Ambas partes pretenden usar el término PUNTONET o similar como identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP (ya sea que a través de este término se identifique una revista, en un caso, o servicios de computación e Internet, en el otro). La única diferencia entre el signo distintivo PUNTONET o similar de cada parte es el uso que se hace del mismo, que en el ámbito marcario les permite coexistir pacíficamente, sin que se produzca conflicto, ya que no hay interferecia entre la clase 16, por una parte, y las clases 38 y 42, por la otra. Si en la práctica una de las partes comienza a invadir la esfera de protección de la otra marca, entonces existen medios legales para impedir tal invasión, pero el ejercicio de tales medios escapa al presente arbitraje.

No se puede afirmar en este caso que alguna de las partes haya presentado su solicitud o haya usado el nombre PUNTONET o similar de mala fe, ya que el conflicto se ha producido única y exclusivamente por la falta de un clasificador comercial apropiado dentro del ccTLD.cl, compatible con el clasificador marcario. Al no existir tal clasificador en Internet, lamentablemente no pueden coexistir signos distintivos idénticos, aunque operen en rubros comerciales diferentes. Ambas partes han tenido sus buenas razones para adoptar el nombre PUNTONET o similar en el ccTLD.cl, pero sólo uno de ellos podrá operar en el mismo, por restricciones de carácter técnico de la red.

En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que fue pedido primero, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente. En el presente caso, ambas partes exhiben marcas comerciales para sus rubros respectivos, por lo que sólo queda determinar quién pidió primero el nombre de dominio en discusión, en la medida que las marcas comerciales aportadas a la causa hayan existido al momento de pedirse los nombres de dominio en disputa.

Decisión del Asunto Controvertido:

No le asistiría un “mejor derecho” al segundo solicitante, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.

Sí le asistiría un “mejor derecho” al primer solicitante, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.

Acéptase a registro la solicitud presentada en primer lugar para el nombre de dominio “revistapuntonet.cl”, por TERRA NETWORKS CHILE S.A., y asígnase a éste el nombre de dominio pedido. Recházase la solicitud presentada por el segundo solicitante, PUNTONET COMUNICACIONES S.A. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

Sentencia pronunciada por el Árbitro Luis Felipe Claro Swinburn.