Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "pulse.cl"

Santiago, dieciocho de Octubre de dos mil cuatro.

VISTOS:

1.-    Que por oficio Nº OF03439 de fecha 01 de Marzo de 2.004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio "pulse.cl"; entre la sociedad Med Cell S.A. y la sociedad Mc Cann Erickson S.A. de Publicidad;

2.-    Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.-    Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 10 de Marzo de 2.004, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 23 de Marzo de 2.004 a las 11:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.-    Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 23 de Marzo de 2.004, sólo con la asistencia de la parte de Mc Cann Erickson S.A., que fue representada por la abogada habilitada para el ejercicio de la profesión doña Paulina Bardón Calvo, quien acreditó poder suficiente, sin perjuicio de la designación de otros apoderados para actuar con la misma representación. La parte de Med Cell S.A. no se apersonó en la audiencia;

5.-    Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Mc Cann Erickson S.A. de Publicidad, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio pulse.cl, fundado esencialmente en la importancia, identificación, y sus derechos exclusivos sobre la denominación "Pulse" que detenta tanto en Chile como en el extranjero, para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que es una famosa agencia de publicidad internacional, con sede en más de 70 países, que lleva a cabo su negocio publicitario y de estudios de mercados con reconocido prestigio; b) Que desde hace más de 7 años desarrolla el servicio de estudios e investigación PULSE, el que monitorea las fuerzas sociales y culturales que afectan a los consumidores y su consumo de comunicaciones publicitarias, a través de diversos métodos no tradicionales de investigación que permite descubrir tendencias, detectar ideas y valores, logrando alcanzar comunicaciones de marketing más eficientes; c) Que dedujo solicitud competitiva en contra de la presentada por Med Cell S.A., al estimar que ésta vulneraba sus derechos exclusivos sobre la marca PULSE, los que detenta tanto en Chile como en el extranjero; d) Que resulta notorio el prestigio de la marca PULSE en el ámbito de los estudios de mercado y publicidad, a lo que se agrega los derechos de Propiedad Industrial que Mc Cann Erickson S.A. de publicidad detenta en nuestro país; e) Que, se debe tener en especial consideración que es titular de la marca PULSE en Chile desde el 23 de diciembre de 1997 y que la usa activa y profusamente. Que en este sentido, no consta otro derecho por parte del primer solicitante sino un registro de marca comercial para la expresión PULSE posterior (30 de diciembre de 2002) al registro alegado por Mc Cann Erickson S.A. de Publicidad, por lo que sus derechos como creadores y titulares de la expresión PULSE son anteriores y preferentes a los del primer solicitante; f) Que se desconoce si el primer solicitante usa la expresión PULSE en el mercado, o sólo se trata de una expresión registrada que se ampara en las leyes locales que no exigen uso para mantener la propiedad sobre una marca comercial; g) Que en nada obsta a lo argumentado, el hecho de que el giro del primer solicitante no sea el de agencia de publicidad, y que por lo mismo no se estaría vulnerando los derechos de Mc Cann Erickson S.A. de Publicidad, puesto que nadie puede asegurar que no se dedicará en el futuro a ese giro, o que transfiera el dominio a un tercero, incógnitas que se acrecientan por el hecho de que actualmente no haga uso de la página web que correspondería al dominio en disputa y cuál será el uso que se le dé efectivamente en el futuro; h) Que para fundamentar lo anterior también se cita, con transcripción textual, la norma del Art. 14 del Reglamento de NIC Chile, resumiéndose en términos generales en que la inscripción o registro de un nombre de dominio no debe atentar contra normas de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, así como tampoco derechos válidamente adquiridos por terceros;

6.-    La parte de Mc Cann Erickson S.A. de Publicidad acompañó a este Tribunal, para acreditar sus alegaciones: a) Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, que da cuenta del registro actualmente vigente en el Registro de Marcas de dicho departamento del signo "PULSE", Nº 499.698, para distinguir servicios de la clase 35; b) Copias de artículos de prensa argentinos, venezolanos, peruanos, y chilenos, obtenidos de internet, que dan cuenta del uso y notoriedad de la expresión PULSE por parte de del segundo solicitante;

7.-    La parte de la sociedad Med Cell S.A. no hizo valer sus pretensiones, como tampoco hizo valer sus derechos en las posteriores diligencias ante este Tribunal Arbitral, por lo que se le tuvo en rebeldía;

8.-    Por resolución de fecha 08 de Octubre de 2.004, en vista del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrió, omitió recibir la causa a prueba, y citó derechamente a las partes a oír sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.-    Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que habiendo sido legalmente emplazada la primera solicitante, ésta ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en autos prueba de ninguna especie tendientes a acreditar su mejor derecho, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Mc Cann Erickson S.A. de Publicidad;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción a este principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones o derechos, o bien ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento en que sólo la parte de Mc Cann Erickson S.A. de Publicidad ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;

c) Que también es un hecho indubitado que la denominación "PULSE" bajo sus formas de protección jurídica o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial o signo distintivo o identificatorio de actividades o servicios, es de propiedad y uso de la segunda solicitante;

10.-    Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al tratarse del nombre distintivo y característico de un servicio de la segunda solicitante, resultaba esencialmente relevante que la primera solicitante acreditara su mejor derecho por medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su solicitud;

11.-    Que lo anterior no ocurrió, a pesar de la constancia en los antecedentes entregados por NIC Chile a este Árbitro, respecto de la titularidad de la primer solicitante de la marca PULSE, según registros marcarios Nº 653.411 y Nº 653.412 del Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, que distinguen productos de las clases 5 y 29. A juicio de este Árbitro, dichos antecedentes marcarios resultan ser sólo un elemento más, ya que en nada demuestran un uso efectivo del signo, y en todo caso son posteriores al registro marcario del primer solicitante, por lo que no se logra establecer un mejor derecho sobre la titularidad del dominio en disputa;

12.-  Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de tener que preferir un solicitante por sobre otro, por un asunto de certeza jurídica este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, respaldado por una protección a través de privilegios industriales (marca comercial);

13.-  Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por la segunda solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a esta última corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio pulse.cl;

14.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, el Art.º 15 del Reglamento dispone expresamente que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio.cl y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.-     Asignar el nombre de dominio "pulse.cl" a la parte de Mc Cann Erickson S.A. de Publicidad. Rechazase la solicitud presentada por la primera solicitante, Med Cell S.A.

2.-      Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.-      Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.-      Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

 

 

 

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

 

 

Alejandro Muñoz Danesi                               Cristian Melis Pérez

C.I. Nº 12. 659.135‑7                                     C.I. Nº 11.600.570‑0