NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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Fallo por Arbitraje de dominio "police.cl"


ARBITRAJE:POLICE.CL


En Santiago a  9 de Septiembre del 2002, Gabriela Paiva Hantke, Juez Arbitro designada para resolver la disputa respecto del dominio police.cl viene en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile he asumido.

Comparecen en autos por una parte Hubner Industrias Oticas S. A., representado por el abogado Ignacio martinez Cornejo, para estos efectos domiciliados en Lota No. 2325, 7o. Piso, Comuna de Providencia, Santiago , y por la otra De Rigo S.P.A., representado por el Estudio Beuchat, Barros & Pfenninger, para estos efectos domiciliados en Europa 2035, Comuna de Providencia, Santiago, partes que se disputan el nombre de dominio police.cl.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

1.- Con fecha 01 de Septiembre de 2000, se recibió en mi oficina la carpeta Oficio No NIC 310/2000 en la cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación de un árbitro arbitrador, y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2- Con fecha 08 de Septiembre de 2000 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de Nic Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes por dicho medio, y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 03 de Octubre de 2000, a las 12:00 hrs., todo lo cual consta en autos.

3.- Con fecha 03 de Octubre de 2000 se llevó a efecto el comparendo decretado para ese día, con asistencia de don Ignacio Martinez Cornejo, abogado, en representación de Hubner Industrias Opticas S.A., y con la asistencia de doña Cristina Errázuriz Tortorelli, abogado en representación de De Rigo S.P.A.

4.- En dicha oportunidad, explorada la posibilidad de una conciliación, ésta no se produce debido a que las partes exponen que ya tienen otros juicios pendientes en el ámbito marcario, razón por la cual el árbitro levantó un acta y se fijaron las reglas del procedimiento de acuerdo a lo previsto en la Reglamentación de Nic Chile. Que dentro de dichas reglas las partes expresamente acordaron seguir la tramitación del juicio y que una vez presentados los argumentos y pruebas en autos por ambas partes el juicio se suspendería hasta que se acredite por cualesquiera de las partes el término del litigo marcario relativo a la titularidad de la marca POLICE en Chile.

5.- Que con fecha 24 de Octubre de 2000, don Ignacio Martinez Cornejo en representación de Hubner Industrias Opticas S.A. solicitó ampliar el término probatorio por 15 días hábiles más.

6.- Que con fecha 25 de Octubre de 2000 doña Cristina Errázuriz Tortorelli, en representación de De Rigo S.P.A., presentó, dentro de plazo, sus argumentos y pruebas sobre su mejor derecho al dominio en disputa police.cl. En dicha oportunidad, doña Cristina Errázuriz Tortorelli acreditó su personería para actuar en representación de De Rigo S.P.A.

7.- Que con fecha 15 de Noviembre de 2000, don Ignacio Martinez Cornejo, en representación de Hubner Industrias Opticas S.A. formuló sus alegaciones y defensas respecto sus derechos sobre el nombre de dominio police.cl.

8.- Que por resolución de fecha 17 de Noviembre de 2000, se concedió la ampliación del plazo solicitada a contar de la notificación de esa resolución, sin perjuicio de las presentaciones de argumentos y pruebas ya efectuadas por las partes los cuales se tienen por acompañados dentro de plazo.

9.- Que en esa misma resolución se tuvo por presentados dentro de plazo los argumentos de la parte de De Rigo S.P.A., se tuvo por acompañados los documentos ofrecidos por esa parte, incluyendo la copia de la boleta de consignación y los documentos que acreditan la personería de los abogados comparecientes.

10.- Que en esa misma resolución además, se tuvo por presentada dentro de plazo los argumentos de la parte de Hubner Industrias Opticas S.A., se tuvo por acompañados los documentos ofrecidos por esa parte, así como la copia de la boleta bancaria de depósito.

11.- Que con fecha 21 de Noviembre de 2000, don Ignacio Martinez Cornejo, en representación de Hubner Industrias Opticas S.A. objetó en tiempo y forma  todos los documentos probatorios acompañados por la contraparte en el primer otrosí de su presentación, números 1o. al 6o. inclusive, por no emanar de esta parte, no constar su autenticidad, ni mucho menos la veracidad de su contenido. Señala que gran parte de la prueba aportada está constituída por documentos absolutamente extemporáneos a esta litis, y por cierto, al juicio de nulidad recaído en contra de su marca POLICE, motivo por el cual los mismos no deben ser tomados legalmente en consideración.

12.- Que con fecha 28 de Noviembre de 2000 y estando dentro de plazo, don Ignacio Martinez Cornejo, en representación de Hubner Industrias Opticas S.A., presentó sus observaciones a las defensas presentadas y a la prueba rendida por doña Cristina Errázuriz Tortorelli en representación de De Rigo S.P.A. y se reservó el derecho de accionar legalmente en contra de la contraria, en relación con dichos que calificó de insolentes e infundados, vertidos en su presentación de fecha 25 de Octubre de 2000.

13.- Que por resolución de fecha 12 de Diciembre de 2000, se tuvieron por formuladas las observaciones presentadas y se tuvo presente y por efectuada la reserva de acciones indicada.

15.- Que de acuerdo a las normas de procedimiento fijadas por las partes, en las cuales se optó por esperar el término de los juicios marcarios, el árbitro procedió a dejar el asunto a la espera de recibir dichos antecedentes para resolver.

16- Que al no existir noticias de las partes respecto del estado de los juicios marcarios en un período considerable, con fecha 12 de Marzo de 2002, el árbitro citó a ambas partes en conflicto a una audiencia de información de avances de juicios marcarios para el día martes 26 de Marzo de 2002, a las 15:30 horas, a fin de recabar los antecedentes que el árbitro estime necesario.

17.- Que con fecha 26 de Marzo de 2002, y teniendo presente que habiendo comparecido don Ignacio Martinez en representación de Hubner Industrias Opticas S.A. a la audiencia decretada y habiendo la otra parte avisado oportunamente sobre unos minutos de retraso,  y dejando constancia el árbitro que por una omisión involuntaria del personal administrativo no se avisó de estos minutos de retardo al Sr. Martinez, quien se retiró antes de transcurrido ese lapso, el árbitro resolvió dar la opción a la parte representada por don Ignacio Martinez, esto es, Hubner Industrias Opticas S.A., de informar por escrito al árbitro o bien concurrir personalmente a una nueva audiencia ante el árbitro a dar cuenta del estado de los juicios marcarios, el día 12 de Abril de 2002 a las 11:30 horas. Se estableció que en caso de informar por escrito, debería hacerlo hasta el día 12 de Abril inclusive. En esa ocasión, don Santiago Ortuzar Decombe, por la parte de De Rigo S.P.A. presentó  un informe respecto del estado de las solicitudes y registros de la marca POLICE, el cual se tuvo por presentado. Se dejó constancia que don Sergio Rubio firmó en su calidad de mandatario para los efectos de presentar el escrito referido.

18.- Que con fecha 11 de Abril de 2002, don Ignacio Martinez Cornejo, en representación de Hubner Industrias Opticas S.A. envió por fax el informe solicitado, recibiendo el escrito de confirmación con fecha 12 de Aabril de 2002.

19.- Que con fecha 15 de Abril de 2002, se tuvo por cumplido lo ordenado respecto de la parte de Hubner Industrias Opticas S.A. y se tuvo por presentado el informe acompañado.

20.- Que con fecha 16 de Julio de 2002, don Ignacio Martinez Cornejo en representación de Hunber Industrias Opticas S.A. solicitó se tuviera presente que por sentencia definitiva de segunda instancia, dictada con fecha 04 de Julio de 2002, los Ministros Integrantes del Honorable Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, resolvieron por unanimidad de sus votos, confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia (Dictamen No. 92.135), dictada por el Sr. Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, la misma que fue apelada por la parte vencida en dicho pleito (De Rigo S.P.A). Agrega que de acuerdo a la citada resolución, el Tribunal de Alzada confirmó la decisión de rechazar la demanda de nulidad interpuesta por De Rigo S.P.A., en contra del registro No. 337.553, marca POLICE clase 09, con expresa declaración de acoger la excepción de prescripción que sus mandantes opusieron en dicho juicio. En esa ocasión, se acompañó copia de la señalada sentencia.

21.- Que con fecha 03 de Septiembre de 2002, el árbitro tuvo presente lo señalado por don Ignacio Martinez Cornejo en representación de Hubner Industrias Opticas S.A., se tuvo por acompañada copia de la sentencia antes mencionada, y en esa misma resolución, no existiéndo diligencias pendientes de acuerdo a las reglas de procedimiento de autos, se citó a las partes a oir sentencia.

21.- Que los argumentos sostenidos por Hubner Industrias Opticas S.A , representada por don Ignacio Martinez Cornejo se resumen en los siguientes:

  1. Principio "First come, first served". Señala que según consta de su solicitud electrónica, con fecha 28 de Enero de 2000, su parte solicitó primeramente el dominio POLICE.CL, por lo que le asistiría un mejor derecho de prioridad.
  2. Solicitud efectuada de buena fe (ausencia de mala fe).

- Señala que el primer solicitantes es la prestigiosa firma nacional Hubner Industrias Opticas S.A., una conocida empresa familiar originaria de la 5o. Región del pais y dedicada por más de dos décadas a la industria y comercialización de artículos ópticos, piezas y partes de los mismos. Agrega que la misma fue creada y formada legalmente con fecha 06 de Marzo de 1987, siendo el giro u objeto social primordial "la producción, importación, exportación, compra, venta y la comercialización por cuenta propia o ajena de artículos ópticos y piezas de los mismos" Por lo mismo señala, y como consecuencia natural del trabajo desarrollado al amparo de la citada Industria, ya desde un comienzo sus socios fundadores estimaron oportuno encontrar alguna denominación comercial sugerente y distintiva para designar sus primeros anteojos ópticos y de sol.

- Fue así, prosigue, como durante el año 1987, don Carlos Hübner Donnay decidió adoptar y acuñar para sus lentes ópticos y anteojos de sol, la marca comercial POLICE, para lo cual, se inspiró fundamentalmente en el grupo británico del mismo nombre, de gran popularidad en aquellos años y que algunos años antes visitó el pais. Agrega que los primeros modelos fueron puestos en venta al mercado en aquel año. Luego, señala que se solicitó oficialmente el registro de la marca durante el año 1988, a la par del aumento de las ventas, lo cual grafica exponiendo las ventas entre los años 1991 y 1995 y expresando que en los años citados la firma logró un aumento superior al 1000% en la venta de estas unidades, encontrándose ésta entre las 3 más vendidas en sectores medios y altos de nuestro pais, a la par con marcas de prestigio como "Ray Ban"

- Agrega tambien que la inversión publicitaria ha sido enorme, lo cual pasa a graficar en cifras.

- Prosigue señalando que es muy probable que la contraria haga alusión a la demanda de nulidad interpuesta en contra de la marca nacional VOGART y respecto de la cual la nulidad fue declarada. Al respecto, señala que este antecedente es abiertamente impertinente a la presente litis y nada tiene que ver con el origen y uso de la marca POLICE en Chile.

En consecuencia, concluye, la solicitud del dominio POLICE.CL no es más que el fiel reflejo o la extensión natural de su marca comercial previamente inscrita POLICE, por lo que se trata de un dominio solicitado por sus representados bajo la más absoluta convicción y ánimo de buena fe, dentro del legítimo ejercicio de un derecho, y por cierto, desprovista de toda intención e imitación premeditada en relación con otras marcas semejantes.

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

  1. Copias escritura de constitución, extracto y publicación Diario Oficial, correspondiente a la sociedad Hubner Industrias Opticas S.A.
  2. Copias (38) de diversas facturas de venta y guías de despacho referidas a los lentes POLICE  emitidas por Hubner Industrias Opticas S.A. entre los años 1987 y 2000.
  3. Copias (5) de contratos de publicidad firmados entre su representada, y la Revista Cosas y Televisa Chile S.A. (Revista Caras), referida a la publicidad de los lentes POLICE en dichas publicaciones.
  4. Muestras (3) de afiches publicitarios, utilizados principalmente en grandes tiendas y ópticas para la promoción y venta de los lentes POLICE.
  5. Derechos de Propiedad Industrial. Señala que sus representados son los legítimos creadores y usuarios de las siguientes marcas comerciales: POLICE Registro No. 528.407, originariamente concedido el año 1998, clase 09; POLICE Solicitud No. 353.364, clase 09; POLICE METAL LINE Solicitud No. 353.365, clase 09; POLICE Registro No. 578.673, servicios de entrega de información por todos los medios de comunicación, incluyendo Internet y otros medios computacionales; servicios de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos por medios computacionales world wide web, correo electrónico y otras redes de bases de datos; servicios de transmisión y comunicación de información oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax, y por otros medios análogos y digitales; servicios de difusión de programas hablados, radiados y televisados, clase 38.

- Agrega que la denominación POLICE, así como sus diversas composiciones gramaticales, es un símbolo característico en lentes ópticos y anteojos para el sol, que identifican a sus mandantes a los ojos de los consumidores nacionales.

- Señala que el signo POLICE constituye una verdadera familia de marcas, denominación bajo la cual por años los consumidores chilenos la han asociado a la prestigiosa firma nacional Hubner Industrias Opticas S.A.

En esas circunstancias, prosigue, nos encontraríamos en presencia de una verdadera marca famosa y notoria, posicionada comercialmente por más de dos décadas en nuestro país, conocimiento que es el resultado de años de esfuerzo, trabajo e inversión por parte de los solicitantes del dominio de autos.

- Agrega que la marca italiana POLICE de la contraparte en clase 09, no es exclusiva en el mundo, puesto que la marca comercial POLICE se encuentra igualmente registrada en España bajo el No. 1.108.786 del 17 de Mayo de 1985 por la Sociedad Industrial Mecanotécnica Optica S.A. de ese mismo país.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

  1. Copia de Títulos de Registro No.s 337.553; 528.407 y 578.673.
  2. Copia de Certificado de Registro No. 1.108.786 de la marca POLICE de propiedad de la firma española Industrial Mecanotécnica Optica S.A.
  3. Reconocimiento Jurisprudencial de la marca POLICE en favor de Hubner Industrias Opticas S.A. Señala que en su oportunidad, la firma italiana Charme Lunette S.R.L., hoy De Rigo S.P.A., intentó anular el registro originario de la marca POLICE de sus representados, alegando entre otros hechos, originalidad en su creación, exclusividad mundial, fama y notoriedad, resolviendo en el año 1998 el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial  rechazar la demanda en base a que la marca POLICE corresponde a una denominación o vocablo común del idioma inglés, sin que se presente alguna particularidad o relieve especial, que permita otorgarle el título de una real creación, o producto de la inventiva de ninguna persona, y en base a que en el citado juicio de nulidad si bien es cierto la demandante acreditó a juicio del sentenciador que su marca es famosa y notoria en el extranjero, dichas características las adquirió posteriormente a la fecha del registro de la marca en Chile, agregando que está cuestión dejó claramente establecido que la originalidad en la creación de la marca POLICE, por lo menos en Chile, es exclusivamente atribuíble a la firma Hubner Industrias Opticas S.A.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

  1. Copia de Dictamen No. 92.135 de fecha 26 de Octubre de 1998, dictado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial en el juicio de nulidad deducido por De Rigo S.P.A. en contra de la marca POLICE Registro No. 337.553, actual Registro Renovado No. 528.407.

22.- Que los argumentos sostenidos por De Rigo S.P.A. representada por doña Cristina Errázuriz Tortorelli, se pueden resumir en los siguientes:

  1. Creación de varias marcas de prestigio y renombre internacional para distinguir anteojos de sol. Señala que las marcas de su mandante tales como VOGART, STING y POLICE gozan de gran prestigio y notoriedad internacional en el rubro óptico, y representan derechos de gran importancia patrimonial y comercial  para De Rigo S.P.A.

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

  1. Copia de facturas de venta de los productos POLICE durante el año 1984, cuatro años antes del registro nacional
  2. Copia de facturas de venta de los productos POLICE durante los años 1985, 1986, 1987 y 1988.
  3. Copia de publicidad de la marca POLICE.
  4. Práctica recurrente de Hubner Industrias Opticas de apropiarse en forma indebida de los derechos marcarios de su mandante. Señala que en 1988 obtiene el registro de la marca POLICE, y frente a ese éxito, solicita y obtiene en 1991 el registro de la marca VOGART. Agrega que en el momento en que su mandante quiere obtener el registro de sus marcas en nuestro país, una sociedad nacional ya se ha apropiado de las mismas. En vista de lo anterior, señala, inicia los trámites para remediar esta situación obteniendo primeramente la nulidad del registro de la marca VOGART, y luego en 1996 presentando  el recurso de nulidad del registro de la marca POLICE No. 337.553, clase 09. Agrega que si bien el Departamento de Propiedad Industrial no adoptó el mismo criterio que en el caso de la marca VOGART, en donde declaró la nulidad de la marca, señala que se encuentra pendiente un recurso de apelación en contra de la sentencia.

Agrega en forma posterior que configura un patrón de conducta en cuanto a que Hubner Industrias Opticas quizo sacar provecho de la fama y notoriedad de las marcas de su mandante el hecho que quienes con posterioridad a la obtención de la marca POLICE, decidan registrar otra de las marca famosas de su mandante VOGART, reiterando  sus ataques a los derechos de su mandante, mediante la presentación de la solicitud del nombre de dominio police.cl.

Por lo anterior, señala que la conducta de Hubner Industrias Opticas S.A. constituye una grave violación a las disposiciones legales y tratados internacionales vigentes en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como de las normas que regulan la concesión de los nombres de dominio en el .cl.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

  1. Copia del escrito de apelación.
  2. Solicitud del dominio police.cl por la contraparte. Señala que Hubner Industrias Opticas S.A. procedió a solicitar el nombre de dominio police.cl, insistiendo en su actitud de aprovecharse de la fama y notoriedad de la marca creada por su mandante, esta vez a través de Internet, un medio de difusión de información que no tiene fronteras. Agrega que el temor de su representado es que un navegante de la red se encontrará con que en el sitio www.police.cl se promocionarán anteojos de sol, productos que asocia inmediatamente con la fabricación italiana, pero de otra calidad, y procedencia de los de mi mandante, creando confusión y engaño en el público.
  3. Reglamento de Nic Chile, que señala que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". Señala que Hubner Industrias Opticas contravino esta disposición ya que sabiendo la existencia del conflicto por la nulidad de la marca, tenía al menos el deber de esperar el resultado definitivo del recurso de nulidad para solicitar el dominio.
  4. Recurso de Nulidad en contra del registro POLICE. Agrega que para acreditar los hechos fundantes de la solicitud de nulidad, se acompañaron gran número de documentos, entre ellos 45 certificados de registro, destacándose el registro italiano cuya solicitud de registro es del año 1983, y el registro de la OMPI de 1986 (que incluye Alemania, Francia, Suiza, Holanda y Austria). Señala que resulta curioso que una sociedad que desarrolla su actividad comercial en el campo de los anteojos, desconozca la moda de los mercado europeos, y en especial del italiano, que es el que marca las tendencias mundiales en cuanto a la moda y diseño. Prosigue señalando que considerando la facilidad y frecuencia con que se viaja a Europa, y el hecho que hace muchos años que en Chile se pueden encontrar revistas y otros medios de prensa internacionales, no cabe duda que las marcas de mi mandante fueron conocidas por Hubner Industrias Opticas S.A.

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

  1. Copia del registro italiano de la marca POLICE presentado en 1983. (Charme Lunnettes S.R.L., hoy De Rigo S.P.A.
  2. Copia demanda de nulidad contra el registro No. 337.553 de la marca POLICE.

23.- Que los contrargumentos sostenidos por Hubner Industrias Opticas S.A., representada por don Ignacio Martinez Cornejo, se pueden resumir en las siguientes:

  1. Falsedad de la afirmación que la solicitud de su representada "contraría las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". Señala que sus representados, en su condición de legítimos dueños de su signo inscrito POLICE, han querido con la solicitud del dominio, extender y fortalecer aún más el ámbito de protección sobre su marca, y mantener una presencia real y efectiva en aquellas áreas y mercados en donde tienen participación y posicionamiento sus afamados lentes de sol POLICE. Desde ese punto de vista, prosigue, la solicitud del dominio constituye un acto a todas luces legítimo, realizado de buena fe y respetando siempre los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, sin perjuicio de la legislación pertinente.
  2. La afirmación "que un navegante de la red se encontrará con que en el sitio police.cl, se promocionarán anteojos de sol, productos que asocia inmediatamente con los de fabricación italiana, pero de otra calidad y procedencia a los de mi mandante, creando confusión y engaño en el público" es falsa y errónea. Señala que bajo el dominio primario .cl navegan mayoritariamente los consumidores y usuarios chilenos, los que asocian claramente y sin lugar a dudas los anteojos de sol con Hubner Industrias Opticas S.A. Agrega que si la marca de la oponente es tan famosa y notoria en todo el mundo, lo más lógico y usual es que un navegante de la red intente ubicar la dirección de la firma De Rigo S..A. en Internet, en algunas de las direcciones electrónicas de mayor difusión police.com, police.net o police.org. Prosigue señalando que las citadas direcciones fueron solicitadas y asignadas en su oportunidad a diversas empresas internacionales que no guardan ninguna relación con la oponente

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

  1. Atecedentes escritos (3) obtenidos directamente desde el servidor de Network Solutions, en relación con los dominios police.com, police.net y police.org.

c) La afirmación "para acreditar los hechos fundantes de la solicitud de nulidad, se acompañaron gran número de documentos, entre ellos 45 certificados de registro, destacándose el registro italiano, cuya solicitud de registro es del año 1983, y el registro de la OMPI de 1986 (que incluye Alemania, Francia, Suiza, Holanda y Austria) se encuentra alejada de la realidad. Señala que dichos documentos no se tuvieron por acompañados en el juicio por ser presentados en forma extemporánea.

CONSIDERANDO

1) Las disposiciones de la Reglamentación NIC Chile que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, como fundamento para resolver este proceso el árbitro debe considerar el artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile que dispone que será responsabilidad del solicitante que la solicitud no contrarie las normas vigentes, los principios de la leal competencia, y no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros.

3) Que ambas partes alegan derechos marcarios sobre la expresión POLICE, todo lo cual se encuentra acreditado en autos mediante la correspondiente copia de los certificados de registros acompañados en autos, nacionales o internacionales.

4) Que la parte de De Rigo S.P.A. alega que POLICE es una marca famosa y notoria registrada en el extranjero, razón por la cual solicitó la nulidad del Registro No. 337.553 de la marca POLICE de Hubner Industrias Opticas S.A. Que las aprtes en autos estuvieron de acuerdo en suspender la resolución de este arbitraje hasta el término del litigio marcario.

5) Que tal y como consta de la copia de sentencia de segunda instancia acompañada en autos, la parte de De Rigo S.P.A. no obtuvo la nulidad del registro POLICE No 337.553 sobre el cual la parte de Hubner Industrias Opticas S.A. alegaba tener derechos marcarios, puesto que se acogió la exepción de prescripción opuesta por la demandada, y lo más decidor, puesto que la fama y notoriedad internacional de la marca POLICE de De Rigo S.P.A. fue alcanzada con posterioridad a la obtención en Chile del registro POLICE por parte de Hubner Industrias Opticas S.A.

6) Que, a mayor abundamiento, el fallo que rechazó la nulidad señaló que efectivamente se acreditó que la marca POLICE se ha estado usando en el pais, esto es en Chile,  por parte de Hubner Industrias Opticas S.A.

7) Que por las circunstancias de autos, corresponde analizar si la solicitud Hubner Industrias Opticas S.A., primer solicitante, de acuerdo al artículo 14 de la Reglamentación de NIC CHILE vulnera o no derechos válidamente adquiridos por terceros.

8) Que la existencia de una marca comercial debidamente registrada en Chile, así como el uso que se le ha dado a esa marca, y teniendo presente que las alegaciones de fama y notoriedad de la marca POLICE registro extranjero de De Rigo S.A. deben tenerse como válidas y comprobadas, pero que en estos autos, así como se desprende del proceso de nulidad, no se ha acreditado que dicha fama y notoriedad la haya alcanzada en forma anterior a la obtención del registro POLICE en Chile, puede concluirse que el primer solicitante Hubner Industrias Opticas S.A. ha actuado al solicitar el dominio police.cl  está tratando de reflejar en Internet el negocio que ya ha desarrollado en el mundo real en Chile, sobre todo teniendo en cuenta que el .CL es asociado principalmente por los cibernautas en este caso con el mercado chileno.

9) Que a mayor abundamiento, dicho primer solicitante Hubner Industras Opticas S.A. si posee derechos legítimos sobre la expresión por ser titular de un registro marcario  en Chile coincidente con la denominación POLICE, que hoy se encuentra afirme mediante fallo de Tribunal de Alzada y de solicitudes que incluyen la palabra POLICE en su denominación.

10) En virtud de lo anterior, y teniendo presente que ambos solicitantes del nombre de dominio basaron sus argumentos en los derechos marcarios que les asisten sobre la expresión POLICE en Chile, sin perjuicio de poseer uno de ellos derechos marcarios en el extranjero, el primer solicitante Hubner Industrias Opticas S.A posee derechos marcarios en Chile, sobre la expresión y que por lo tanto no se puede demostrar en autos que dicha solicitud vulnere derechos de terceros, ya que justamente está apoyada en derechos marcarios afirmes de dicho primer solicitante, adicionalmente a lo anterior debe agregarse el principio First Come First Served.

Que en estas circunstancias, SE RESUELVE:

Se da lugar a los argumentos señalados por la parte de Hubner Industrias Opticas S.A., primer solicitante en autos y se rechaza la petición del segundo solicitante De Rigo S.P.A. en el sentido de otorgársele a él el dominio, por lo cual,

Se asigna el dominio POLICE.CL a HUBNER INDUSTRIAS OPTICAS S.A.


Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada pudiendo el árbitro enviar copia  por correo electrónico a las partes si lo estima pertinente, para fines informativos solamente.



Santiago, 9  de Septiembre del 2002



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Juez Arbitro Arbitrador

GABRIELA PAIVA HANTKE