Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/normativa/fallos.html

Fallo por Arbitraje de dominio "o2.cl"

O2.CL

Santiago, 30 de Noviembre de 2001.

VISTOS:

1.- Oficio OF01716, de 25 de Septiembre de 2001, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito para resolver el conflicto suscitado entre don Rafael Pantoja Montes, RUT No. 10.562.589-8 y Compañía Cervecerías Unidas S.A., RUT No. 90.413.000-1 por la inscripción del nombre de dominio o2.cl.

2.- Los documentos de fojas 3 y 4 donde consta la individualización de las partes, y que don Rafael Pantoja Montes presentó su solicitud con fecha 8 de Agosto de 2001 y Compañía Cervecerías Unidas S.A., con fecha 3 de Septiembre de 2001, haciendo presente que es la sociedad matriz de Aguas Minerales Cachantún S.A., titular de las marcas comerciales “O2” y “ODOS” registros No. 593.737 y No. 593.738 respectivamente, ambas en la clase 32.

3.- La resolución de 1º de Octubre de 2001, que rola a fojas 5, en la cual el suscrito acepta la designación de árbitro y cita a comparendo para fijar las normas de procedimiento.

4.- Copia de la notificación enviada a las partes, con fecha 1º de Octubre de 2001, que rola a fojas 6, notificándoles la aceptación del arbitraje y la citación a comparendo.

5.- Los documentos de fojas 7, 8 y 9, en los que consta que la carta de notificación señalada en el número anterior, fue enviada a las partes y a Nic Chile, por correo certificado, con fecha 2 de Octubre de 2001.

6.- El documento de fojas 10, copia del mensaje de correo electrónico enviado a las partes y a Nic Chile, informándoles del despacho por correo certificado de la notificación de aceptación del arbitraje y citación a comparendo.

7.- Documentos de fojas 11 a 23, en los cuales consta la personería de la abogado doña Carmen Paz Alvarez para representar a Compañía Cervecerías Unidas S.A. y copia de su patente profesional.

8.- Escrito de fojas 24 en el cual la abogado doña Carmen Paz Alvarez asume el patrocinio y la representación de Compañía Cervecerías Unidas S.A.

9.- Acta del comparendo de fojas 25 y siguientes, celebrado con fecha 19 de Octubre de 2001, con asistencia de ambas partes, en el cual se fijaron las normas de procedimiento.

10.- Fotocopia del título del registro No. 593.737, en el cual consta que Aguas Minerales Cachantún S.A., es dueña de la marca “O2”, registrada para identificar todos los productos de la clase 32, con vigencia a partir del 4 de Abril del 2001.

11.- Fotocopia del título del registro No. 593.738, en el cual consta que Aguas Minerales Cachantún S.A., es dueña de la marca “ODOS”, registrada para identificar todos los productos de la clase 32, con vigencia a partir del 4 de Abril del 2001.

12.- Afiche de publicidad titulado “Nueva Cachantún o2. 10 veces más de oxígeno”.

13.- Afiche de publicidad titulado “o2 Cachantún”.

14.- Copia de la página web del Departamento de Propiedad Industrial que demuestra que Aguas Minerales Cachantún S.A. es titular del registro marcario No. 593.737 “o2”para distinguir productos de la clase 32.

15.- Copia del registro marcario No. 593.737 “o2” (palabra) para distinguir todos los productos de la clase 32.

16.- Copia del registro marcario No. 593.738 “ODOS” para distinguir todos los productos de la clase 32.

17.- Aviso aparecido en el diario El Mercurio con fecha 7 de Julio de 2001 donde se señala que Aguas Minerales Cachantún firmó un acuerdo con Life o2 International a objeto que le otorgue asesoría en el negocio de enriquecer líquidos con oxígeno.

18.- Aviso aparecido en el diario El Mercurio con fecha 3 de Agosto de 2001 titulado “Cachantún más oxigenada” y publicita la marca o2.

19.- Aviso aparecido en el diario La Tercera con fecha 4 de Agosto de 2001 titulado “Con Oxígeno” y publicita la marca o2.

20.- Copia de la sentencia arbitral sobre el nombre de dominio “kiwi.cl” de fecha 9 de Julio de 2001.

21.- Copia de la página web del Departamento de Propiedad Industrial que demuestra que el Sr. Rafael Pantoja Montes solicitó el registro marcario o2 con fecha 28 de Agosto de 2001.

22.- Copia de página web de NIC-Chile donde aparece que Compañía Cervecería Unidas S.A. es titular del nombre de dominio www.odos.cl.

23.- Copia de la página web de Compañía Cervecería Unidas S.A. www.cachantun.cl que publicita su producto o2.

24.- Escrito de fojas 57 y siguientes, en el cual Compañía Cervecerías Unidas S.A. presenta su demanda arbitral por asignación de nombre de dominio.

25.- Copia autorizada ante Notario de la solicitud de registro de marca para marca “o2” pedida por don Rafael Pantoja Montes, para identificar publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, servicios de propaganda o publicidad radiada o televisada; servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de artículos y productos, clase 35.

26.- Copia autorizada ante Notario del pago de los derechos que recaen sobre la solicitud de la anterior marca.

27.- Copia autorizada ante Notario de la página de Internet que demuestra el actual estado de la solicitud de la marca o2 para la clase 35.

28.- Copia autorizada ante Notario de boletas otorgadas por el señor Pantoja y que demuestran que se desempeña en el rubro de la publicidad.

29.- Copia impresa de la información sobre todos los dominios cl que incluyen el concepto o2, cuya fuente es la NIC.

30.- Copia simple de la noticia publicada en www.lun.com y que se refiere a la sanción que el impuso el Sesma a CCU por publicidad engañosa.

31.- Escrito de fojas 69 y siguientes, en el cual la parte de don Rafael Pantoja Montes presenta sus argumentos de mejor derecho para la obtención del nombre de dominio o2.cl.

32.- Resolución de fojas 73, donde se tienen por efectuadas las presentaciones de las partes y se da traslado de ellas respectivamente.

33.- Copia del mensaje de correo electrónico dirigido a las partes con fecha 6 de Noviembre de 2001, notificándolos de la resolución a que se refiere el número anterior.

34.- Escrito de fojas 75 y siguientes en el cual la parte de don Rafael Pantoja Montes presenta sus observaciones a los argumentos y pruebas esgrimidos en el proceso por Compañía Cervecerías Unidas S.A.

35.- Copia de la sentencia arbitral relativa al nombre de dominio avisosclasificados.cl, agregado a fojas 81, acompañada por la defensa de Compañía Cervecerías Unidas S.A.

36.- Informe de fojas 87 y siguientes, sobre las ventas de Cachantún o2, acompañada por la misma empresa.

37.- Escrito de fojas 92 y siguientes mediante el cual Compañía Cervecerías Unidas S.A. presenta sus observaciones a la prueba.

38.- Resolución de fojas 96, de 21 de Noviembre de 2001, en la que se cita a las partes a oír sentencia.

39.- Copia del mensaje de correo electrónico de fojas 97, por el cual se notifica a las partes, con fecha 21 de Noviembre de 2001, la citación para oír sentencia.

40.- Documento de fs. 98 y 99 consistente en impreso de la información correspondiente a la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el que consta que la Solicitud N° 540.948 de la marca o2, se encuentra en estado de “Vencida”, por no haberse publicado en el Diario Oficial.

41.- Documento de fs. 100 y 101, consistente en impreso de la página web que aparece en la dirección www.o2.cl, consistente en una página de acceso y una segunda página que indica que se trata de un sitio en construcción.

Los dos últimos documentos fueron obtenidos directamente por el árbitro.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que la materia objeto de este procedimiento dice relación con el derecho a utilizar como nombre de dominio para Internet, la expresión “o2.cl”; derecho que es disputado entre don Rafael Pantoja Montes y Compañía Cervecerías Unidas S.A.

II.- Que la solicitud del nombre de dominio o2 pedida por don Rafael Pantoja Montes fue presentada con fecha 8 de Agosto de 2001; y la solicitud de Compañía Cervecerías Unidas S.A., fue presentada con fecha 3 de Septiembre de 2001; dejando constancia ésta última que la solicitante es la sociedad matriz de Aguas Minerales Cachantún S.A., titular de las marcas comerciales “O2” y “ODOS” registros No. 593.737 y No. 593.738 respectivamente, ambas en la clase 32.

III.- La demanda de fojas 57, en la cual Compañía Cervecerías Unidas S.A. señala:

Antecedentes de hecho.

Que la explotación de la fuente de agua Cachantún data desde antes de la llegada de los españoles a Chile y que en el año 2001 se lanzó al mercado Cachantún o2, bajo el concepto de enriquecer el agua con más oxígeno para mejorar el rendimiento de los deportistas; ante lo cual registraron como marca comercial “O2” que significa oxígeno.

Que a principios de Julio del año 2001, Agua Mineral Cachantún firmó un acuerdo con Life O2 International para que esa empresa de origen norteamericana los asesorara en el negocio de enriquecer líquidos con oxígeno, todo lo cual se publicitó en diarios como El Mercurio y La Tercera.

Agregan que Compañía Cervecerías Unidas S.A. ha invertido grandes sumas de dinero para posicionar su marca en nuestro país, lo que se acredita con los registros marcarios además de las publicaciones que dan cuenta del uso y fama de las marcas “CACHANTUN O2” y “ODOS” entre el público consumidor.

Argumentan que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia de los productos y/o servicios que se transan en el mercado “virtual” de la Internet; igual como ocurre con el objetivo final de un nombre o razón social que es la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado “real”.

Concluyen que si el nombre de dominio “o2.cl” se le adjudicara al señor Rafael Pantoja, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar a dicho sitio se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para la empresa y producirá confusión en los usuarios de Internet, quienes reconocidamente adoptan la actitud de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares.

Antecedentes de derecho.

La parte Compañía Cervecerías Unidas S.A. señala que en el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de la red, de modo tal que quien señale determinada identidad corresponda a dicha entidad, organización o empresa.

En cuanto a los criterios aplicables en conflictos de asignación de nombres de dominio, la parte de Compañía Cervecerías Unidas S.A. señala que ellos deben ser los siguientes:

Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio: el cual reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, como un hecho universalmente aceptado, correspondiendo su aplicación a la resolución del conflicto de autos, toda vez que la asignación del nombre de dominio al primer solicitante produciría una dilución de la marca O2 de su propiedad y causaría confusión a los usuarios de Internet.

Criterio de la notoriedad del signo pedido: teoría que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional.

Criterio del mejor derecho y buena fe: señala que la marca O2 es creada, desarrollada y publicitada por esa parte, no existiendo ningún registro marcario para la expresión “O2”, a nombre del primer solicitante del dominio, sino sólo una solicitud presentada con fecha 28 de Agosto de 2001; solicitud que es posterior a su solicitud de nombre de dominio que fue hecha con fecha 8 de Julio de 2001 y a la oposición presentada por Compañía Cervecerías Unidas S.A., que lo fue con fecha 3 de Agosto de 2001 (sic.); lo cual le lleva a concluir que dicha solicitud de registro de marca no debe ser tomada en cuenta ya que se presentó con fecha posterior a las solicitudes de nombre de dominio.

Compañía Cervecerías Unidas S.A. también se refiere a los registros de marcas comerciales que posee su empresa filial Aguas Minerales Cachantún S.A.

Concluye la presentación de esta parte sosteniendo que a ella le corresponde la asignación del nombre de dominio en disputa.

IV.- El escrito de fojas 69, en el cual la parte de don Rafael Pantoja Montes argumenta acerca de su mejor derecho para mantener a su nombre la dirección www.o2.cl, manifestando que debe resolverse sobre la base de los siguientes principios básicos:

1.- “First come, first served”, por el que no existiendo mejor derecho debe asignársele al primer solicitante el nombre del dominio.

2.- El hecho de realizar la primera solicitud establece preferencia y presunción por lo que es menester que la reclamante o posterior solicitante, demuestre que posee un mejor derecho.

3.- El actuar del primer solicitante debe ser además de mala fe para no ser considerado merecedor de tutela legal, lo cual la ley interpreta como actuar con el sólo ánimo de lucro en relación al dominio, con el ánimo de impedir que el titular de una marca pueda reflejar su nombre en el dominio afectando los negocios de la competencia o con la intención de crear confusión con la marca de un reclamante.

En cuanto a la argumentación respecto al mejor derecho, señala sucintamente lo siguiente:

1.- El signo O2 es un concepto de uso general del cual nadie puede reclamar autoría ni creación intelectual sobre la tabla periódica.

De que la marca de CCU es Cachantún O2 y no O2.

2.- El producto llamado Cachantún O2 fue lanzado recién este año al mercado y tiene ya presencia en la red en la dirección www.cachantuno2.cl; no existiendo competencia entre la publicidad y en negocios de aguas minerales ni tampoco hay un perjuicio de su marca, ya que el primer solicitante intenta solicitar su expresión con relación a una empresa de publicidad.

3.- La buena fe del primer solicitante queda de manifiesto toda vez que solicitó el dominio para una actividad lícita carente de intenciones dañinas. En cambio no es difícil entender la motivación de CCU: ellos pidieron el dominio www.cachantuno2.cl con anterioridad a que el señor Pantoja solicitara el dominio o2. “Cachantún O2” es un producto. Si su marca fuera “O2” hubieran originalmente solicitado ese dominio y no el otro; de modo tal que la segunda solicitante sólo pretende sacar de la red el dominio o2, para que nadie pueda utilizarlo.

En concepto de esta parte, “CCU está actuando de mala fe ya que la única intención de ellos es impedir que alguien más utilice este dominio el cual para ellos no reporta un gran interés, sino desde un principio ésta sería la dirección que ellos hubieran solicitado para mantener en la red su producto”.

4.- En relación con el tiempo de uso que tenga el dominio por parte de uno de los solicitantes, Cachantún O2 es un producto muy reciente que salió al mercado este año y cuyo conocimiento público es muy escaso.

5.- Si bien CCU posee inscrita a su nombre la marca “O2” en algunas clases, ésta no está inscrita a su nombre en la clase 35 que es aquella a la cual pertenece la actividad que el señor Pantoja pretende desarrollar y para la cual solicitó el dominio en cuestión.

Agregan que el hecho de inscribir una marca no impide que otras personas puedan utilizarla ni inscribirla también, siempre y cuando no se repitan en una misma clase.

Concluye esta presentación señalando que en el presente caso ninguno de los dos solicitantes tiene realmente un derecho preferente con relación al concepto O2. Ambos están interesados en él pero ninguno tiene un derecho superior. La defensa del señor Pantoja señala que su cliente hizo una solicitud lícita, la cual se basa en un proyecto serio, el cual busca realizar empresa y no perjudicar ni sacar de la competencia a nadie.

Agrega que su interés no es especulativo ni ilegal, sino serio, buscando la protección del concepto O2 incluso en el derecho de marcas común. CCU no tiene ningún derecho preferente basado en la autoría intelectual ni en el tiempo, ni en un superior status en relación a los llamados derechos legales preexistentes, por lo que al no tener un mejor derecho ha de aplicarse el principio “First come, first served”, único principio que pueda resolver este problema a falta de otro de mayor peso.

6.- En el escrito de fojas 75 y siguientes, la parte de don Rafael Pantoja presenta observaciones a los argumentos y pruebas de Compañía Cervecerías Unidas S.A., haciendo hincapié en que dicha empresa utiliza la marca Cachantún O2, y nunca la marca es O2 y que no existe una actividad publicitaria de la marca O2, independiente o separada del signo Cachantún por parte de la segunda solicitante la cual, en definitiva, no posee un mejor derecho sobre el mismo sino que debe aplicarse el principio “First come, first served”.

7.- El escrito de fojas 92 y siguientes, en el que la defensa de Compañía Cervecerías Unidas S.A. hace presente observaciones a la prueba, destacando en primer término que si lo único que rigiera la solución del conflicto por nombre de dominio fuera el principio “First come, first served”, no tendría para qué existir el sistema de publicación y oposiciones, lo que ocurre en la práctica ya que precisamente este sistema resguarda los intereses y derechos legítimos de terceros.

Agrega que en este caso el primer solicitante está impidiendo a Compañía Cervecerías Unidas S.A. usar como nombre de dominio su registro marcario “O2”, causando confusión con la marca previamente registrada y hace hincapié que tal marca no es Cachantún O2 sino que simplemente “O2”.

Agrega que Compañía Cervecerías Unidas S.A. ha hecho uso publicitario y comercial de la expresión O2 y que el mejor derecho corresponde a quien ha utilizado la expresión por más largo tiempo y no por el que recién la comienza a usar, aún cuando haya sido más diligente en solicitar primero el dominio.

Concluye haciendo notar la absoluta falta de prueba del uso o mejor derecho de la parte contraria respecto al signo O2, lo que confronta con las abundantes evidencias acompañadas en autos sobre el uso que Compañía Cervecerías Unidas S.A. ha hecho de dicha denominación.

V.- Que desde el momento en que la normativa que aplica Nic Chile concibe una forma de “solicitud competitiva” a la presentación de una solicitud de dominio, concediendo un plazo de 30 días para que cualquier interesado pida a su nombre el mismo dominio, el principio “First come, first served” deja de ser algo primordial y absoluto.

El principio según el cual el primer solicitante es el que tiene un derecho prioritario sobre el nombre de dominio pedido, sólo puede ser aplicado si ninguno de los solicitantes demuestra tener un mejor derecho que otro, toda vez que de otra forma no puede entenderse la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres del dominio cl, ya que, si así no fuera, no tendría sentido conceder un plazo para que los que se estimen afectados con una solicitud, puedan también pedir el mismo nombre de dominio para sí.

En consecuencia, trabada la litis, lo que corresponde en cada caso es considerar a todos los solicitantes en una situación completamente equivalente y, sobre un plano de absoluta igualdad, estudiar si alguno de ellos tiene un mejor derecho sobre los otros, a la titularidad del nombre de dominio materia del arbitraje. Sólo en el caso que ninguno de ellos acredite tener un mejor derecho, o que todos sus derechos sean básicamente equivalentes y no exista un criterio justo para sostener que alguno de ellos prime sobre los demás; entonces, debe aplicarse el principio “First come, first served” y resolver el asunto a favor del primer solicitante.

VI.- En este caso, los argumentos de las partes para acreditar su mejor derecho, sin considerar el orden de presentación de las solicitudes, son los siguientes:

Por la parte de don Rafael Pantoja Montes.

Ser titular de la solicitud No. 540.948 de registro de la marca “O2”, en la clase 35, presentada con fecha 28 de Agosto de 2001.

Cabe consignar que al reunir los antecedentes para redactar este fallo, el sentenciador revisó por vía de Internet la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, pudiendo comprobar que esta solicitud se encuentra vencida, habiéndose abandonado su tramitación por parte del solicitante, quien no dio cumplimiento a su obligación de publicar la solicitud en el Diario Oficial.

Que bajo la dirección www.o2.cl, existe un portal en construcción, aun sin contenido, presuntamente relacionado con la publicidad, consistente en una página de acceso y una segunda página que indica que se trata de un sitio en construcción.

Que la marca O2 de propiedad de Compañía Cervecerías Unidas, registrada en la clase 32, no entra en conflicto con la que él ha solicitado en la clase 35.

Afirma que la intención del solicitante “fue asegurar una dirección en Internet de fácil recuerdo para un proyecto publicitario el cual se está organizando y cuyo lanzamiento se espera para mediados del próximo año” (fojas 69).

Por la parte de Compañía Cervecerías Unidas S.A.

Ser titular del registro No. 593.737 de la marca “O2” para distinguir todos los productos de la clase 32.

Ser titular del registro No. 593.738 de la marca “ODOS” para distinguir todos los productos de la clase 32.

Utilizar el signo distintivo O2 para identificar una línea especial de productos de la marca Cachantún.

Estar usando en el mercado la marca O2.

Estar publicitando en el mercado la marca O2.

VII.- Que la parte del primer solicitante no ha rendido prueba alguna destinada a demostrar que utiliza la expresión “O2” para prestar servicios de publicidad. Solamente posee un portal de Internet en construcción y declara la intención de implementar un negocio en tal sentido, a varios meses plazo.

Ello se confronta con los documentos de fojas 66, que dan cuenta que el señor Rafael Pantoja Montes utiliza su nombre propio para la prestación de servicios en el área de asesoría en publicidad y turismo, como consta de las fotocopias de las boletas de honorarios agregadas al expediente.

VIII.- De la prueba rendida por Compañía Cervecerías Unidas S.A. se desprende que su filial Aguas Minerales Cachantún S.A. es titular de la marca “O2”, como se ha reiterado y que en la utilización del signo, tanto en la rotulación de los productos como en la publicidad de los mismos, la expresión O2 es ampliamente destacada, aún cuando es siempre utilizada en conjunto con la marca Cachantún.

En concepto del sentenciador ese es un procedimiento habitual y legítimo, cuando un industrial desea lanzar al mercado una nueva línea de sus productos, debiendo introducir el nuevo signo en conjunto con su identificación matriz.

IX.- Que aún cuando el lanzamiento del producto O2 de la marca Cachantún es relativamente reciente, es público y notorio que estos productos son objeto de una profusa publicidad, lo cual redunda en fama y notoriedad para las marcas en cuestión.

X.- De los argumentos acompañados al expediente, es clara la motivación por la cual esta marca es utilizada por Compañía Cervecerías Unidas S.A., a objeto de identificar una línea de aguas enriquecidas con oxígeno; mientras que en la argumentación y pruebas acompañadas por la parte de don Rafael Pantoja Montes, no se logra desprender antecedentes certeros respecto de su motivación para utilizar este símbolo químico en relación con servicios de publicidad.

XI.- Que en principio debería acogerse la argumentación planteada por Compañía Cervecerías Unidas S.A. en orden a restar toda validez a la solicitud No. 540.948 de registro de la marca O2, pedida por don Rafael Pantoja Montes, para identificar servicios de la clase 35, por haber sido presentada con posterioridad a ambas solicitudes competitivas del nombre de dominio en cuestión, sin embargo ese raciocinio es necesario desecharlo por cuanto la solicitud de registro de marca es de fecha 28 de Agosto de 2001 y la solicitud de dominio presentado por Compañía Cervecerías Unidas S.A., es posterior a esa fecha: 3 de Septiembre de 2001; y no 3 de Agosto como erradamente lo afirma la parte de Compañía Cervecerías Unidas S.A.

Sin perjuicio de lo anterior, tal como se ha señalado anteriormente, la tramitación de esa solicitud de marca ha sido abandonada por el solicitante, quien no la publicó en el Diario Oficial, lo cual acredita su falta de interés en el signo marcario.

XII.- De acuerdo a lo relacionado, debe concluirse que el mejor derecho al signo en disputa corresponde a quien tiene derechos de propiedad legalmente constituidos sobre el mismo, como es el registro de una marca comercial, apoyado por un uso efectivo en el comercio; careciendo de los mismos aquel que pudo haber también constituido un derecho de propiedad sobre dicho signo, pero abandonó su tramitación, además de no haber hecho uso alguno de tal denominación sino sólo exhibir posibles proyectos futuros dentro de un marco de escasa certeza.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio o2.cl a Compañía Cervecerías Unidas S.A. y rechazar la solicitud del señor Rafael Pantoja Montes.

2.- Agréguense a los autos los documentos relacionados en los puntos 40 y 41 de la parte expositiva de esta sentencia.

      Andrés Echeverría Bunster