Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/normativa/fallos.html

ARBITRAJE: MULTIOPTICAS.CL

En Santiago a 11 de enero del 2001, Gabriela Paiva Hantke, Juez Arbitro designada para resolver la disputa respecto del dominio multiopticas.cl viene en dictar la presente resolución.

Comparecen en autos MULTIOPTICAS CHILE S.A representada para estos efectos por doña Carmen Paz Alvarez, abogado, ambos con domicilio en Av. Vitacura 2939 oficina 1102, piso 11, Comuna de las Condes, y por la otra parte empresas OPTICAS ROTTER & KRAUSS S.A.O. representada para estos efectos por doña Paula Videla Del Real, el primero con domicilio en Av. 11 de Septiembre 1480, oficina 101, piso 10 de la comuna de Providencia y la segunda en Agustinas 1022, Oficina 625, Santiago, partes que se diputan el nombre de dominio multiopticas.cl.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

1.- Con fecha 02 de marzo del 2.000, se recibió en mi oficina la carpeta Nic 126/2.000 en la cual se me proponía como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido.

2- Con fecha 8 de Marzo de 2000 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de Nic Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes por dicho medio, y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 27 de Marzo del 2000, a las 10:30 hrs., todo lo cual consta en autos.

3.- Que en el mismo mes de marzo del 2000 se recibió una comunicación de parte de Don Luis Ángel Naranjo Carreño y de don Manuel Antonio Olivares Vasey, representantes legales de empresas Rotter & Krauss S.A.O., designando abogado patrocinante y confiriendo poder a doña Carolina Zavidich Diomedi, patente al día de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, confiriéndole todas las facultades del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, en especial las contenidas en su inciso segundo y que se acompañó personería y patente de abogado habilitado al dia.

4.- En Santiago, a 27 de Marzo de 2000, se llevó a efecto el comparendo decretado para ese día, con asistencia de doña Carolina Zavidich, abogado, en representación de Opticas Rotter & Krauss S.A.O., y doña Carmen Paz Alvarez, abogado, en representación de Multiópticas Chile S.A., oportunidad en que explorada la conciliación, ésta no se produjo por lo cual se hizo necesario continuar con el procedimiento arbitral.

5.- En esa oportunidad se levantó acta y se fijaron las reglas del procedimiento de acuerdo a lo previsto en la Reglamentación de Nic Chile.

6.- De acuerdo al procedimiento fijado en autos, ambas partes, OPTICAS ROTTER & KRAUSS S.A.O y MULTIOPTICAS CHILE S.A. presentaron, dentro de plazo, sus respectivas demandas y argumentos sobre su mejor derecho al nombre multiopticas.cl

7- Doña Carolina Zavidich en actuación del 18 de Abril de 2000, señala que su representado solicitó la inscripción del nombre "multiopticas.cl" con fecha 31 de Julio de 1999, bajo la solicitud Nº 19990731015740, con el objeto que los visitantes de internet pudieran acceder fácilmente a la página web de Rotter & Krauss con dicha palabra. Además indica que la solicitud de inscripción del nombre "multiopticas.cl" para el dominio cl, realizada por la empresa Multiopticas Chile S.A. fue posterior, es decir con fecha 10 de Agosto de 1999. Prosigue indicando que la palabra multioptica es una palabra de carácter genérico, que indica una diversidad de instrumentos de óptica, si se precisa más a fondo, continúa, es una palabra que puede ser utilizada universalmente. Doña Carolina Zavidich indica que su parte cumplió todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Reglamento Dominio CL (requisitos que enuncia), y que además realizó la inscripción con antelación a cualquier otra persona.

Señala que Multiópticas Chile S.A., no ha podido registrar multioptica en el Registro de marcas, pues señala que es un nombre genérico, de uso común, el que es carente de novedad, indicativo y descriptivo. Señala que la empresa Multiopticas Chile S.A. es conocida en nuestro país como GMO, y a su juicio tampoco puede alegarse que el común de los consumidores podrán llegar a ello a través de "multiopticas.cl", pues han hecho una enorme campaña publicitaria como GMO.

8.- En actuación del 24 de Abril de 2000, doña Carmen Paz Alvarez, por Multiópticas Chile S.A. señala que su representada es una empresa dedicada a la venta de artículos ópticos y afines, que pertenece a Multiópticas Internacional S.A. la cual posee alrededor de 600 locales en Europa y cuenta con presencia en Chile desde 1999. Indica que para comercializar sus productos utiliza el signo MULTIOPTICAS el cual goza de gran fama en España, Portugal y últimamente en Chile. Al respecto abundantísimos documentos como prueba. Entre dicha prueba cabe nombrar someramente algunos de éstos que incluyen la palabra MULTIOPTICAS tales como carteles de información sobre lentes, CD Catálogo 1998, folletos, facturas, videos, Revistas en que aparece la expresión en disputa.

Doña Carmen Alvarez indica que su mandante y el grupo al que pertenece, son conocidos internacionalmente como GRUPO MULTIOPTICAS (GMO) o simplemente MULTIOPTICAS, fruto de su intensa campaña publicitaria. Señala que de adjudicarse el nombre de dominio "multiopticas.cl" a Rotter & Krauss S.A.O., sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de MULTIOPTICAS se encontrarán con información de otra compañía y ofertas, lo cual se traduciría en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet. Invoca en favor de su representada el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto Nº425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, que en se artículo 8 establece: "el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio".

Señala, por otra parte que el artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL establece que por el sólo hecho

"que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación", es una circunstancia para evidenciar que "el asignatario del dominio afectado no ha actuado de mala fe". Indica que al aplicar esta norma al caso de autos, tenemos que la legislación ampara los casos de nombres de dominio en que sus titulares a pesar de no tener marcas registradas, le han dado fama y notoriedad al signo en controversia. Concluye que su representado tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "multiopticas.cl", pues, a su juicio, le ha conferido al signo pedido fama y notoriedad en países de habla hispana y portuguesa.

9.- Doña Carmen Alvarez señala en actuación del 26 de Abril de 2000, que el hecho que Multiopticas Chile S.A. no haya podido registrar ante el Departamento de Propiedad Industrial la marca MULTIOPTICAS no significa que su representado quede en la absoluta indefensión y no pueda usar la denominación por la cual es conocida. Señala que su representada es conocida como GMO, GRUPO MULTIOPTICAS o simplemente MULTIOPTICAS.. Hace notar la falta absoluta de pruebas del uso de la parte contraria del signo MULTIOPTICAS y por el contrario de las abundantes evidencias acompañadas sobre el uso, notoriedad y fama que Multiópticas Chile S.A. le ha dado a la denominación MULTIOPTICAS, S.A. Además, pide se cite a las partes a oír sentencia. Con fecha 27 de Abril se provee téngase presente y se cite a oír sentencia.

10.- Respecto de dicha resolución doña Carolina Zavidich en actuación de 2 de Mayo de 2000, pide reposición de la resolución de fecha 27 de Abril de 2000, en que se cita a las partes a oír sentencia", cuando debiera haberse citado "una vez transcurrido el plazo que tienen las partes para hacer observaciones. El recurso de reposición es acogido mediante resolución arbitral de fecha 03 de Mayo del presente y se indica que existe un plazo de 10 días hábiles para observaciones a la prueba de acuerdo al procedimiento fijado en autos.

11.- Doña Carolina Zavidich en actuación de 16 de Mayo de 2000 por Opticas Rotter & Krauss S.A.O. realiza observaciones a la prueba rendida por la parte de Multiópticas Chile S.A. y señala que luego corresponde dictar sentencia, El tribunal tiene por formuladas por resolución de 24 de Mayo de 2000.

12.- Que luego de esta actuación, de acuerdo al procedimiento establecido de común acuerdo entre las partes la causa queda en estado de dictar sentencia.

13.- Que con fecha 30 de Noviembre del presente la parte de ROTTER Y KRAUSS S.A.C. designó abogado patrocinante a doña Paula Videla del Real y renuncia a dicho patrocinio doña Carolina Zadivic Diomedi.

CONSIDERANDO

1) Las disposiciones de la Reglamentación NIC Chile que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, por otra parte dicha Reglamentación en su artículo 10 establece un término dentro del cual quienes estimen afectados sus derechos debido a la existencia de una solicitud en trámite pueden presentar una solcitud idéntica dando inicio a un procedimiento arbitral, término dentro del cual Multiópticas Chile S.A. presentó su solicitud competitiva para el dominio en disputa multiopticas.cl.

3) Que, la redacción establecida en el artículo 14 citado, al establecer las expresiones "no afecten derechos de terceros" debe entenderse en forma amplia y no sólo referida a derechos marcarios, es decir a la existencia de una marca registrada en favor de una de las partes en litigio. En este sentido el hecho de no haber logrado Multiópticas Chile S.A. el registro de la expresión MULTIOPTICAS como marca comercial en Chile, no obstante señalar que sí se ha registrado en el extranjero, no significa que dicha parte no pueda probar que la solicitud de autos presentada por Rotter y Krauss S.A.C. como primer solicitante vulnera alguno de sus derechos adquiridos sobre dicha expresión.

4) Que, en este sentido mediante la abundante prueba presentada, la parte Multiópticas Chile S.A. logró acreditar que posee derechos sobre dicha expresión ya que en primer lugar la palabra MULTIOPTICAS forma parte de su razón social, es una marca comercial registrada a nombre de empresas del grupo de dicha parte en el extranjero y que el público consumidor la identifica con dicha expresión debido al uso que demostró de ella. Que por otro lado, la parte de Rotter y Krauss no demostró uso alguno anterior a la solicitud de dominio ni vinculación con dicha expresión, señalando sólo que se trata de una expresión genérica.

5) Que el argumento de la genericidad de la expresión MULTIOPTICAS, en el caso de autos no es atendible ya que en razón de la prueba rendida se ha demostrado que esta palabra tiene una vinculación con la parte Multiópticas Chile S.A.

6) En consecuencia, justamente si se le asignase el dominio en disputa multiopticas.cl a una empresa como la primera solicitante, evidentemente ello vulneraría los derechos de la segunda solicitante de autos, precisamente considerando que el giro de actividades de ambas empresas es idéntico o similar y que puede afirmarse que son competidoras.

7) Frente a dicha situación a juicio de este árbitro corresponde aceptar los argumentos de la parte de Multiópticas Chile S.A.

SE RESUELVE

Asignase el dominio multiopticas.cl a Multiópticas Chile S.A.

Devuélvase el material probatorio a dicha parte.

Santiago 11 de enero del 2.001

Notifíquese por fax a las partes.

Sra. Paula Videla del Real, abogado, representante de Opticas Rotter & Krauss S.A.O.

Sra. Carmen Paz Alvarez, abogado, representante de Multiópticas Chile S.A.

y a NIC CHILE por carta certificada de acuerdo a lo establecido en la Reglamentación respectiva.

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Juez Arbitro