Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "metrotur.cl"

En Santiago de Chile a 17 de Febrero de 2005,

 

VISTOS,

 

1)        Que, con fecha 24 de Febrero de 2004, Publi Web y Compañía Ltda., domiciliada en Parque Central Oriente 236, Ciudad Satélite, Maipú, Santiago, solicita el nombre de dominio metrotur.cl.

 

2)      Que, con fecha 15 de Marzo de 2004, Metro S.A. representada por Silva y Cía., presenta oposición en contra de la solicitud metrotur.cl.

 

3)      Que, con fecha 24 de Mayo de 2004, Nic Chile notifica a mi persona que ha sido designado como arbitro para solución del conflicto por el nombre de dominio metrotur.cl.

 

4)      Que, con fecha 26 de Mayo de 2004, este Arbitro mediante carta certificada notifica a NIC CHILE que acepta el nombramiento como arbitro para el conflicto del nombre de dominio metrotur.cl y cita a las partes a una audiencia de fijación de procedimiento y/o conciliación para el día 9 de Junio de 2004 a las 9:30 horas.

 

5)      Que, se envían las correspondientes cartas certificadas tanto a NIC Chile como a las partes involucradas en el proceso.

 

6)      Que, con fecha 9 de Junio de 2004 a la hora establecida se efectúa el comparendo para la fijación de procedimiento al que asiste don Guillermo Eduardo Calvo Carvacho en representación de Publi Web y Cía. Ltda. y don Ricardo Montero en representación de Metro S.A.

 

7)      Que, con fecha 23 de Junio de 2004, don Mauricio Rivera Ulloa, abogado en representación de Publi Web y Cía. Ltda. efectúa su presentación donde establece que:

 

·        Que, las Sociedad Publi Web y Cía. Ltda. con fecha 7 de Junio de 2001 solicitó a NIC Chile el nombre de dominio metrotour.cl, sin que en contra de ella se presentara oposición.

 

·        Que, en función de aquello Publi Web y Cia. Ltda.  desarrolló un portal realizando una considerable inversión económica en tiempo de diseño, elaboración de la web, publicidad y difusión.

 

·        Que, actualmente el Portal Metrotour.cl presta servicios a usuarios de todas las regiones de Chile, como también a usuarios del extranjero, siendo el único portal de transmisión de información en Internet en Chile, que vincula al cliente con Empresas y servicios que se encuentran bajo la condición geográfica diferente en las inmediaciones de las estaciones del Metro de Santiago.

 

·        Que, metrotour.cl registra un promedio de 2000 páginas abiertas en forma mensual y es conocido tanto en Chile como en el extranjero.

 

·        Que, desde sus inicios ha mantenido una presencia constante en los medios de comunicación masiva como prensa escrita, radio y televisión.

 

·        Que, es reconocido el nombre de dominio metrotour.cl en el ámbito público y constituye un logro importante ya que le da un valor en sí al sitio, representando para Publi Web un activo relevante fruto de importantes esfuerzos creativos, de inversión e innovación realizado por un grupo de profesionales.

 

·        Que, metrotour.cl es un portal desarrollado por la empresa Publi Web y Cia. Ltda. que tiene como misión entregar vía Web las mejores opciones de consumo y servicios ofreciendo alternativas, ofertas, promociones y facilitando al usuario su desplazamiento a través de un recorrido eficiente que puede ir programando mediante la información presentada en este sitio.

 

·        Que, al escribir el nombre de dominio metrotour.cl se estimó necesario inscribir en NIC Chile también metrotur.cl ya que fonéticamente son idénticos y en forma similar a lo realizado por empresas como Google.com tienen inscritos varios sitios cono Gogle.com con una sola vocal o Gooogle.com con tres vocales o.

 

·        Que, el uso del nombre de dominio metrotour.cl ha sido por parte de Publi Web y Cia. Ltda. de buena fe y público no cabiendo concluir de manera alguna que hay una intención de perjudicar Metro S.A., más aún teniendo presente que ésta tiene sólo un destino instrumental cuyo objetivo es direccionar al usuario al sito metrotour.cl.

 

·        Que, el principio basal de la doctrina y jurisprudencia en relación al conflicto de nombre de dominio es el del "First come first server" como principio lógico. Este principio contempla que debe aplicarse en aquellos casos en que las partes se encuentran en igualdad de condiciones, rompiendo este equilibrio con las pruebas de mejor derecho.

 

·        Que, metrotur es fonéticamente igual a metrotour dominio que Publi Web y Cia. Ltda. tiene desde hace más de 3 años operando.

 

·        Que, el nombre de dominio solicitado metrotur conduce a la página de metrotour, la cual se encuentra inscrita desde el 7 de Junio de 2001 teniendo a la fecha más de 3 años de vida.

 

·        Que, Publi Web y Cia. Ltda. es dueño de metrotour y su giro está determinado y especificado en su constitución de sociedad indicado en las glosas del home "sobre nosotros".

 

·        Que, el servicio metrotour no se contrapone con los servicios que debe y puede entregar Metro S.A.

 

·        Que, metrotour y metrotur son palabras que no existen en el diccionario ni han sido patentados como marcas ni inscrito en NIC Chile antes que Publi Web y Cía. Ltda.

 

·        Que, el contenido del portal, está claramente reflejado en su nombre de dominio siendo éste un tour virtual utilizando como puntos geográficos de referencia, los nombres de las estaciones del metro, las que a su vez corresponden a calles del gran Santiago.

 

·        Que, El Metro de Santiago no tiene ningún antecedente con respecto al tipo de negocio ideado por Publi Web y Cia. Ltda.

 

·        Que, la solicitud de oposición al nombre de dominio metrotur, por parte de la empresa estatal Metro S.A. no es de legítimo interés ni de buena fe tampoco se base ni en marca ni en dominio registrado ni en su trayectoria ni posicionamiento comercial, pues por ley estos están impedidos de realzar las actividades económicas definidas por Publi ¨Web para su producto.

 

·        Que, la ley 18.772 que creó una empresa pública para realizar las actividades propias del servicio de transporte de pasajeros en ferrocarriles metropolitanos, sólo la autorizó para constituir o participar en sociedades y ejecutar autos u operaciones relacionados con el objeto social.

 

·        Que, metrotur o metrotour no contraviene los negocios de Metro S.A. ya que ésta es empresa de transporte público de pasajeros y nuestro producto en la Web corresponde a un buscador de empresas y servicios por lugares geográficos.

 

·        Que, existe una gran cantidad de dominios que empiezan con la palabra Metro y que pertenecen a otras empresas distintas a Metro S.A.

 

·        Que, Metro S.A. por otro lado ha inscrito otros varios dominios sin ninguna conexión a lo indicado por su misión, siendo obvio su direccionamiento hacia un monopolio irreal, pues no puede ejercer actividades fuera de lo facultado expresamente por la Ley.

 

·        Que, a mayor abundamiento, Metro S.A. no cuenta con dominio METRO ya que éste pertenece a una empresa de conocimiento digital, ni con el dominio EL METRO ya que éste pertenece a una ferretería.

 

8)      Que, con fecha 23 de Junio de 2004 ,Arturo Covarrubias Vargas en representación de Metro S.A. efectúa su presentación para la asignación de nombre de dominio metrotur.cl en dicha presentación señala lo siguiente:

 

·        Que, la actividad desarrollada por la empresa Metro S.A. es por todos conocida pues Metro es un servicio de transporte expedito seguro y económico.

 

·        Que, dado el carácter que poseen los servicios entregados por Metro S.A., éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser la empresa Nº 1 en su rubro.

 

·        Que, en este sentido con el objeto de obtener un adecuado resguardo protegió el concepto METRO registrándolo como marca comercial de acuerdo a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial hace varias décadas, siendo actualmente titular de una gran variedad de registros marcarios, tanto denominativos como mixtos.

 

·        Que, en este caso la sociedad Publi Web y Cía. Ltda. ha incurrido precisamente en una conducta que tiene por objeto vincularse a  su house mark METRO.

 

·        Que, la conducta desplegada por la empresa es posible advertir que no sólo es arbitraria por ser contraria a los principios que informan la asignación de un nombre de dominio sino también es antojadiza dado que el concepto requerido en autos no es utilizado por ella para distinguirla en el mercado.

 

·        Que, entonces la solicitud carece de fundamento práctico por parte de Publi Web y Cía. Ltda. y claramente vulnera los intereses de Metro S.A.

 

·        Que, el concepto metrotur se estructura en base a la palabra y que identifica en el mercado a Metro S.A. acompañada de otra palabra genérica como es TUR que fonéticamente es idéntica a TOUR.

 

·        Que, METRO y  METROTUR  son más que semejantes, pues a simple vista es fácil advertir que la presencia de la palabra principal en el dominio solicitado en autos METRO, las relaciona sobretodo si ella va acompañada de un concepto genérico como lo es TUR.

 

·        Que, se debe reiterar que el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria muy similar a las marcas y dominios de Metro S.A. como eventualmente podría ocurrir, el público consumidor podría llegar a creer que ambas cosas se encuentran ligadas a los productos de Metro S.A. lo que evidentemente podría generar un daño a Metro S.A.

 

·        Que, los consumidores pueden distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio en disputa a Publi Web y Cia. Ltda.

 

·        Que, en este sentido el señor Jefe del Departamento de Propiedad Industrial rechazó una solicitud de inscripción de la marca METROTOUR Nº 619.346, requerida por Publi Web y Cia. Ltda. en base a la marca METRO de Metro S.A.

 

·        Que, en suma buena fe, interés legítimos, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comercial consolidado todos elementos que perfilan a Metro S.A. como titular de un mejor derecho para obtener el nombre de dominio en cuestión.

 

·        Que, en un otrosí Metro S.A. ha acompañado los siguientes documentos:

 

·        a)  Impresiones de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial de las marcas METRO de mi mandante.

 

·        b) Copia del fallo del Departamento de Propiedad donde consta el rechazo de la marca METROTUR, solicitud Nº 619.346, que acogió la demanda de oposición de mi mandante en base a sus marcas METRO.

 

9)      Que, con fecha 23 de Junio de 2004 el Juez Arbitro notifica a las partes las presentaciones efectuadas por cada una de ellas y da traslado para que hagan observaciones respecto a las mismas.

 

10)  Que, con fecha 29 de Junio de 2004 don Mauricio Rivera Ulloa en representación de Publi Web y Cia. Ltda. objeta los documentos presentados por Metro S.A. puntualmente la copia de la resolución del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial mediante la cual se rechazaba la inscripción de la marca METROTOUR por cuanto indica que este fallo no se encuentra ejecutoriado.

 

11)  Con fecha 29 de Junio de 2004 se proveyó la objeción y se tuvo presente la misma.

 

12)  Que, con fecha 8 de Julio de 2004 Mauricio Reviera Ulloa en representación de Publi Web y Cía Ltda. efectuó una presentación en reitera los argumentos expuestos en la presentación inicial señalando fundamentalmente que la actividad desarrollada por Publi Web y Cía. Ltda. a través de su portal Internet en ningún caso perjudica ni podría perjudicar el actuar de Metro S.A. causando confusión al consumidor de la procedencia de un determinado producto o servicio, puesto que es bastante conocido que la actividad de Metro S.A.

 

·        Que, como lo señala el mismo oponente, el giro del mismo es el transporte público remunerado de pasajeros, a diferencia de la actividad Publi Web y Cia. Ltda. que mediante el dominio metrotur se circunscribe directamente a la publicidad por medios electrónicos como es el caso de internet.

 

·        Que, asimismo Metro S.A. pretenda diversificarse en ambientes y negocios a los cuales no tiene autorización legal para ejercer y ha intentado patentar toda palabra que se relacione con el prefijo METRO.

 

·        Que, la expresión METROTUR solicitada por Publi Web y Cia. Ltda. no es antojadiza ni al azar ya que fue elegida por ser fonéticamente idéntica a METROTOUR dominio que Publi Web y Cia. Ltda. ya tiene inscrito desde el 6 de Julio del 2001 y que está en funcionamiento hace ya más de 3 años.

 

13)  Que, con fecha 13 de Julio de 2004 Arturo Covarrubias Vargas hace una presentación, presentación  que es desechada y declarada extemporánea conforme a lo establecido por el procedimiento arbitral.

 

14)  Que, con fecha 1 de Octubre de 2004, visto el estado del proceso se cita a las partes a oír sentencia.

 

Y TENIENDO PRESENTE:

 

a) Que, atendida la naturaleza de este arbitraje, este juicio arbitral tiene por objeto determinar cual de las partes tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio Metrotur.cl.

 

b) Que, en este proceso arbitral, Publi Web y Cia. Ltda. ha tenido el carácter de primer solicitante o demandado y Metro S.A. ha tenido el carácter de segundo solicitante o demandante.

 

c) Que, consecuentemente a lo anterior, ha correspondido a Metro S.A. acreditar su mejor derecho para ser titular sobre el nombre de dominio Metrotur.cl y al demandado desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son anteriores o de mayor valor jurídico que aquellos expuestos por Metro S.A.

 

d) Que, es un hecho cierto que la expresión METROTUR está estructurada en base a 2 palabras una con significado y la otra no, en consecuencia se trata de una expresión de fantasía que corresponde a una creación intelectual de una de las partes en conflicto.

 

e) Que, igualmente de los antecedentes que rolan en autos ha quedado demostrado que Metro S.A. es una empresa ampliamente conocida en el mercado nacional, que además ha realizado numerosas inversiones en registros marcarios para la protección de su marca METRO, la que ha dado a conocer, ampliamente en el mercado nacional.

 

f) Que, efectivamente Metro S.A. es titular de varias marcas comerciales para proteger la expresión METRO en las clases 8, 11, 14, 17, 18, 28, 35, 36, 37, 39, 42 lo que le otorga innegables derechos marcarios sobre tal denominación.

 

g) Que, asimismo, este Arbitro ha constatado personalmente en la página Web www.nic.cl que existen numerosas asignaciones de nombres de dominio que incluyen la expresión METRO en conjunto con otros elementos diferenciadores y que se encuentran inscritos a nombre de personas jurídicas o personas naturales diferentes a Metro S.A.

 

h) Que, el antecedente antes citado, demuestra que la expresión METRO no es de asignación o de uso exclusivo como signo identificador en calidad del nombre del dominio en el mercado virtual de alguna de las partes en conflicto de este proceso.

 

i)          Que, por otra la empresa Metro S.A. tampoco ha probado ser titular de ninguna marca comercial o sociedad que utilice la expresión METROTUR que es lo que motiva la presente controversia.

 

j) Que, la circunstancia antes expuesta en opinión de este Arbitro es consecuencia de que los nombres de dominio como signo identificador tienen una limitación en el sentido que un mismo nombre sólo puede ser asignado a un determinado usuario.

 

k) Que, la limitación antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de asignación del nombre de dominio a optar por establecer diferencias entre los nombres de dominio agregando algunos elementos como puede ser una palabra, una letra o un elemento alfanumérico tal como es el caso por ejemplo de METROTUR.

 

l) Que, en el caso de autos, la expresión coincidente entre ambos signos es METRO y se le ha agregado la terminación TUR como elemento diferenciador.

 

m) Que, a juicio de este Arbitro la expresión METRO si bien por si solo es una marca protegida cuyo titular es la empresa de transporte de pasajeros Metro S.A. también constituye una expresión genérica del idioma castellano cuyas aceptaciones van más allá de un identificador de un determinado sistema de transporte de pasajeros, por lo que su protección no puede estar limitada a un solo ente.

 

n) Que, por otra parte en materia de conflicto de nombre de dominio se ha desarrollado un principio especial resumido en la expresión First come first served, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o a un mejor derecho del segundo el derecho del nombre de dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

 

o) Que, en este caso, el primer solicitante ha acreditado la existencia de un proyecto concreto asociado a un nombre de dominio ya asignado a metrotour.cl y que parece de lógica básica el querer ampliar dicha protección a metrotur por cuanto se trata de expresiones que desde el punto de vista fonético e idiomático son muy semejantes.

 

p) Que, en consecuencia cabe a este Arbitro dilucidar si los derechos de Metro S.A. sobre el signo metrotur constituya un mejor derecho al nombre de dominio en cuestión.

 

q) Que, conforme a los antecedentes que fueron acompañados por las partes en autos y fundamentalmente respecto a la expresión METRO, es posible concluir que Publi Web y Cia. Ltda. ha precedido a Metro S.A. en la creación y uso de la expresión METROTUR y es su variante METROTOUR, y que este signo además se diferencia de METRO por cuanto se le ha agregado el elemento TUR, por lo que este arbitro estima que en el caso de autos se debe aplicar previamente el principio del first file first served, puesto que no se ha demostrado mala fe de parte del primer solicitante, ni mejor derecho de parte del segundo solicitante.

 

r) Que, en virtud de lo expuesto en el art. 8º inc. 4º del Reglamento para el funcionamiento del registro de dominio.cl este Arbitro ha decidido asignar el nombre de dominio metrotur.cl a Publi Web y Cia. Ltda.

 

Que, cada parte se hará cargo de las costas asociadas a este proceso.

 

Santiago 17 de Febrero de 2005

 

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada

 

 

Patricio de la Barra G.

Arbitro