Fallo de Arbitraje "marcopololtda.cl", NIC Chile

a.- Que su representada es una de las empresas más importantes a nivel mundial en el campo de la fabricación de buses, tanto urbanos como interurbanos. La compañía fue fundada en 1949, en la ciudad de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil y actualmente produce más de la mitad de los buses fabricados en dicho país. Contando en la actualidad con fábricas en Brasil, Argentina, Colombia, México, Portugal y África del Sur, realizando exportaciones a más de 60 países. Señala que en el año 2002 Marcopolo produjo más de 14.000 buses, destinándose casi un 40% de su producción a mercados externos, así en nuestro país los productos MARCOPOLO se comercializan desde el año 1976 a través de su distribuidor autorizado, Epysa S.A.

b.- Que su representada cuenta a la fecha con los siguientes registros marcarios:

1) Chile, registro marcario Nº 597.931, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 20 de junio de 2001.

2) Panamá, registro marcario Nro. 30795, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 30 de marzo de 1983.

3) Colombia, registro marcario Nº 240446, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 31 de octubre de 2001.

4) India, registro marcario Nº 281275, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 13 de abril de 1995.

5) México, registro marcario Nº 412328, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 27 de marzo de 2002.

6) Emiratos Arabes Unidos, registro marcario Nº 5014, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 29 de mayo de 1996.

7) Paraguay, solicitud de renovación de marca Nº 02654, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 10 de febrero de 2004.

8) Irlanda, registro marcario Nº 2039796, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 4 de octubre de 1995.

9) Costa Rica, registro marcario Nº 55129, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 20 de febrero de 1979.

10) El Salvador, registro marcario Nº 00225, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 20 de febrero de 1980.

11) Portugal, registro marcario Nº 258521, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 10 de mayo de 1993.

12) Brasil, registro marcario Nº 258.521, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 10 de mayo de 1993.

13) República Dominicana, registro marcario Nº 28,865, "MARCOPOLO", clase 25, de fecha 27 de marzo de 19 de abril de 1979.

14) Bolivia, certificado de renovación registro marcario Nº 54857-A, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 19 de julio de 1999.

15) Irak, certificado de registro marcario Nº 24040, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 28 de abril de 1980.

16) Benelux, certificado de registro marcario Nro. 0320365, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 14 de agosto de 1973.

17) Nigeria, certificado de registro marcario Nro. 29135, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 16 de marzo de 1995.

c.- Que es preciso señalar que su mandante ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a esta marca en nuestro país y en el extranjero.

d.- Que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real", por lo que si el nombre de dominio "marcopololtda.cl" se le adjudicara a la contraria, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "marcopololtda.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet, lo que resulta más evidente aún si se considera que los servicios de recauchajes se encuentran directamente relacionados con los productos de su cliente, ya que los productos recauchados son utilizados principalmente por camiones y buses. Sobre esto último, cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este sentido, su representado ha registrado, entre otros, los siguientes nombres de dominio correspondientes a extensiones mundiales como locales y que son de fecha anterior a la solicitud presentada por el primer solicitante:

- www.marcopolo.com.br. creadocon fecha 25 de octubre de 1996.

- www.marcopolochile.cl creado con fecha 18 de noviembre de 2003.

1) Antecedentes de Derecho:

a.- Que, en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de INTERNET es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc., el cual lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Coca Cola, Nike y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa, ya que de lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

b.- Que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el "mundo real" sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido -agrega- cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

c.- Que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.

d.- Que en razón de lo anterior la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

e.- Que, en este contexto, cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

f.- Que ICANN es la entidad, a nivel mundial, con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, en los términos que más adelante se señalan.

g.- Que, asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la afamada marca "MARCOPOLO" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "marcopololtda.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa mi mandante en el país y se encontraran con cualquier otra información, sobretodo teniendo en cuenta que su mandante tiene dominios para su marca en extensiones .com.br, .cl, entre otras.

h.- Que al respecto, la sentencia arbitral de fecha 9 de julio de 2001 respecto al nombre de dominio "kiwi.cl" señala que. "Sí le asistiría un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior". En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

i.- Que de acuerdo al criterio de la notoriedad del signo pedido, el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional y que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que su mandante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "marcopololtda.cl", debido a que es ella quien le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación "MARCOPOLO".

j.- Que su representada se opuso a la solicitud de "marcopololtda.cl" ya que cuenta con registros marcarios en Chile y en el extranjero para la expresión "MARCOPOLO". Siendo la marca MARCOPOLO creada, desarrollada y publicitada por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.

k.- Que no existe ningún registro marcario para la expresión "MARCOPOLO", a nombre del primer solicitante, lo que reviste vital importancia ya que al momento de trabarse la litis la Sociedad de Recauchajes Marco Polo Ltda. no tenía ningún derecho sobre la expresión MARCOPOLO, por lo tanto el mejor derecho lo detenta su representada.

l.- Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N°425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 8° establece que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial. Pues bien, "MARCOPOLO" constituye lo esencial del nombre comercial de la matriz de su mandante, MARCOPOLO S.A. ya que dichas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.

m.- Que Marcopolo S.A., es titular de registros marcarios en Chile y en diversos países en el extranjero, señalados anteriormente en la exposición de antecedentes de hecho.

n.- Que a la luz de lo expuesto en el presente libelo y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de registros marcarios para el signo "MARCOPOLO" tanto en Chile como en otros países del mundo, considera que es su representada la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos. Cabe tener presente que su representada es quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "MARCOPOLO" en el mercado nacional e internacional, por medio de los productos comercializados bajo dicha denominación.

ñ.- Que en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como ha señalado, concluyen necesariamente en el derecho prioritario de su mandante sobre el signo en disputa, por lo cual la asignación del dominio "marcopololtda.cl" al primer solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile, aplicables en esta materia.

o.- Finalmente señala que aún prescindiendo de las consideraciones relativas a una eventual infracción expuestas, la sola aplicación de los criterios de resolución de conflicto reflejados en la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio de ICANN y reflejada en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Registro de Nombres de Dominio en .cl debe concluirse que es su representada MARCOPOLO S.A. la llamada a la titularidad del dominio "marcopololtda.cl".

Para probar sus acertos el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos, con citación:

1. Copias de los siguientes registros de nombres de dominio a nombre de su representada:

- www.marcopolo.com.br. creadocon fecha 25 de octubre de 1996.

- www.marcopolochile.cl creado confecha 18 de noviembre de 2003.

2. Copia de registros marcarios de su mandante, para las siguientes marcas comerciales:

- Registro marcario Nº 679.473, "MARCOPOLO", clase 1.

- Registro marcario Nº 679.777, "MARCOPOLO", clase 32.

- Registro marcario Nº 679.778, "MARCOPOLO", clase 30.

- Registro marcario Nº 657.589, "MARCOPOLO", clase 3.

- Chile, registro marcario Nº 597.931, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 20 de junio de 2001.

- Panamá, registro marcario Nro. 30795, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 30 de marzo de 1983.

- Colombia, registro marcario Nº 240446, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 31 de octubre de 2001.

- India, registro marcario Nº 281275, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 13 de abril de 1995.

- México, registro marcario Nº 412328, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 27 de marzo de 2002.

- Emiratos Arabes Unidos, registro marcario Nº 5014, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 29 de mayo de 1996.

- Paraguay, solicitud de renovación de marca Nº 02654, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 10 de febrero de 2004.

- Irlanda, registro marcario Nº 2039796, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 4 de octubre de 1995.

- Costa Rica, registro marcario Nº 55129, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 20 de febrero de 1979.

- El Salvador, registro marcario Nº 00225, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 20 de febrero de 1980.

- Portugal, registro marcario Nº 258521, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 10 de mayo de 1993.

- Brasil, registro marcario Nº 258.521, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 10 de mayo de 1993.

- República Dominicana, registro marcario Nº 28,865, "MARCOPOLO", clase 25, de fecha 27 de marzo de 19 de abril de 1979.

- Bolivia, certificado de renovación registro marcario Nº 54857-A, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 19 de julio de 1999.

- Iraq, certificado de registro marcario Nº 24040, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 28 de abril de 1980.

- Benelux, certificado de registro marcario Nro. 0320365, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 14 de agosto de 1973.

- Nigeria, certificado de registro marcario Nro. 29135, "MARCOPOLO", clase 12, de fecha 16 de marzo de 1995.

3. Información obtenida de la pagina web www.marcopolo.com.br, que entrega la historia de la empresa y explica las diversas actividades que realiza en la actualidad, así como los productos que se producen actualmente.

SEXTO: Que a fojas 85, con fecha 20 de agosto de 2004, este Tribunal Arbitral tuvo por interpuesta demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y por acompañados los documentos señalados.

SÉPTIMO: Que a fojas 82, con fecha 18 de agosto de 2004, don Francisco Bustos Úbeda, por el primer solicitante, presenta demanda de mejor derecho, señalando que el nombre en disputa debe serle asignado, por los siguientes argumentos:

a.- Que según escritura Constitución de Sociedad Recauchajes Marcopolo Ltda., que obra en archivos de este tribunal, repertorio Nro.1.627 de fecha 30 Abril 1991 ante Notario Publico don Fernando Opazo Larraín titular de la Novena Notaria de Santiago, se le confiere la administración y el uso de la razón social de la misma, con las facultades y atribuciones que se indican en el acápite Sexto.

b.- Que en el mismo acápite Sexto letra v), refiriéndose al representante Legal señala "representará a la Sociedad con las más amplias atribuciones en toda clase de juicios ante cualquier Tribunal teniendo todas las facultades que enumera el artículo VII del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos"

c.- Que en el acápite primero de la escritura indicada anteriormente, los comparecientes constituyen una Sociedad con responsabilidad limitada, conforme a lo dispuesto en la Ley 13.918 y sus posteriores modificaciones, situación que no ha cambiado y se mantiene hasta este instante.

d.- Que el objeto de la Sociedad que representa está expresamente indicado en el acápite segundo de la escritura y ninguno de estos objetivos interfiere en el ámbito comercial con la empresa Marcopolo S.A.

e.- Que recientemente y dentro del marco legal la Sociedad de Responsabilidad Limitada que representa a partir del año 1999, amplió ante el Servicio de Impuestos Internos su giro comercial, agregando a los procesos de restauración de neumáticos, giros de servicios como compra-venta de neumáticos nuevos, artículos de caucho y automatización industrial en plantas de recauchaje, estando estos nuevos giros directamente ligados a la Razón Social "Sociedad Recauchajes Marcopolo Ltda.- Recauchajes Marcopolo Ltda.-Automatización Marcopolo Ltda".

f.- Que la inscripción del nombre de dominio "marcopololtda", que se está requiriendo no tiene otro objeto que ampliar su cobertura en el mercado cibernético, en el mismo ámbito de acción comercial que se ha estado desarrollando su representada, sin interferir con otras actividades ajenas y/o pertenecientes a otras razones sociales.

g.- Que en estos 13 años de funcionamiento como restauradores de neumáticos de vehículos de carga y pasajeros, con un criterio estricto en la calidad, han creado un nicho de preferencias en un segmento importante del transporte de carga y pasajeros cuyo prestigio ha alcanzado mas allá de las fronteras de nuestro país (se adjunta invitación de Trade Leaders´Club para recibir premio de calidad en España en Octubre de este año)

h.- Que el nombre de dominio marcopololtda que impetra la empresa que representa no es idéntico ni engañosamente similar a la marca de producto de mi oponente que opera en Chile como Marcopolo S.A. y que el requerimiento de inscripción "marcopololtda" del segundo solicitante no tiene otra intención que impedir el legitimo derecho de la empresa que representa de reflejar su marca "Marcopolo Ltda." en el dominio correspondiente, lo que evidencia mala fe.

i.- Que el oponente Marcopolo S.A. no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto a Marcopolo Ltda., ya que según nuestra legislación sus constituciones obedecen a relaciones internas y externas diferentes, con responsabilidades disímiles ante la ley.

j.- Finalmente solicita al Tribunal conceder en forma definitiva el dominio "marcopololtda", a su representada, cuyo único objetivo empresarial es crecer dentro de una economía sustentable, actualizada, pujante y de mutuo respeto a cada uno de los integrantes sociales.

OCTAVO: Que a fojas 85, con fecha 20 de agosto de 2004, este Tribunal resolvió tener por interpuesta demanda de mejor derecho por parte del primer solicitante.

NOVENO: Que a fojas 86, con fecha 24 de agosto, este Tribunal declaró abierto el Período de Respuestas en esta causa, por el término de cinco días hábiles.

DÉCIMO: Que a fojas 87, con fecha 01 de septiembre de 2004, donFrancisco Bustos Úbeda, por el primer solicitante, evacúa respuesta haciendo las siguientes observaciones a lo señalado por la contraparte:

a.- Que, en efecto, el segundo solicitante ha señalado que es una sociedad anónima y su giro es la producción de carrocerías para buses, distribuyéndolos en Chile a través de la sociedad EPYSA S.A., siendo esto muy diverso al giro de su empresa, el cual es recuachajes de neumáticos, tal como le ha señalado en la presentación de sus planteamientos. Además su empresa tiene como figura jurídica una sociedad de responsabilidad limitada, fundamento por el cual la solicitud de registro de dominio es la razón social junto al tipo social de su empresa: "marcopololtda.cl".

b.- Que el segundo solicitante en su escrito de planteamientos señala que, "el concepto de nombre de dominio, lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en internet, deforma tal que quien se identifique como Coca Cola, Nike y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario el concepto de red mundial por internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica", pero esto es una contradicción absoluta, en cuanto que, no corresponde que una sociedad anónima que funciona a través de un distribuidor que también es sociedad anónima solicite la asignación e identificarse en internet con las siglas de una sociedad de responsabilidad limitada, lo cual sí causaría confusión entre los usuarios e inestabilidad jurídica, ya que se estaría asignando una figura que efectivamente no corresponde a dicha entidad organización o empresa.

c.- En cuanto al criterio de la estrecha relación entre el registro marcario y el nombre de denominación o NIC que señala el segundo solicitante en su libelo, para la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio, debe ser resuelta entre otros "en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio". En este sentido el DPI aplica el clasificador internacional de marcas comerciales, con lo cual distingue en ellas los distintos rubros que se quieren resguardar a través de una clase determinada. En virtud de lo cual, el sistema marcario nacional permite que una misma expresión sea asignada a distintos titulares atendiendo a sus clases. Que su empresa tiene presencia en el mercado de recauchajes de neumáticos, servicio que corresponde a la clase 37 X, cuyo registro ha sido solicitado por su empresa con fecha 16 de Agosto de 2004. (Además se solicitó el registro de marca en la clase 40 X). En tanto que la marca que a su nombre tiene registrada el segundo solicitante, corresponde a las clases 12, 1, 3, 30 y 32. Con lo cual se ha establecido de origen una diferencia notable, y resulta evidente que las partes en disputa operarán en mercados y servicios distintos, razón por la cual, ningún usuario confundiría los agentes económicos con los servicios que ofrecen en los mercados que operan. Además, durante este procedimiento -señala- probará la intención seria y real de su empresa siempre ha sido realizar una actividad en un rubro muy diverso al que desarrolla el segundo solicitante (criterio que sirvió para desestimar la demanda en el caso andinafax.cl y andinatech.cl, que este tribunal Arbitral resolvió con anterioridad, y que debe volver a primar en este caso).

d.- Que el segundo solicitante ha señalado en su presentación que, "tendría mejor derecho sobre el nombre del dominio "marcopololtda.cl", debido a que mi mandante es el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional", situación que no es efectiva, ya que en el mercado chileno, hay otras marcas de prestigio también denominadas marcopolo para otros rubros como sería el caso de los condimentos y el turismo. Por lo que dicha alegación debe ser absolutamente desestimada, como también debe serlo la aplicación a favor del mismo del criterio del mejor derecho y buena fe, por las mismas alegaciones recién esgrimidas y también porque, si se le asignara el dominio en disputa ello crearía confusión entre los usuarios de Internet y un debilitamiento jurídico al asignársele un nombre que corresponde a una sociedad de responsabilidad limitada en tanto el demandante es una sociedad anónima.

e.- Que su empresa tiene una participación en el mercado nacional del recauchaje de neumáticos desde el año 1991, y además se encuentra de buena fe, por cuanto ha solicitado el registro de la marca Marcopolo en las clases 37 X y 40 X, señaladas en el párrafo cuarto precedente de esta presentación, con fecha 16 de Agosto de 2004, además nunca ha sido intención de ésta el solicitar el dominio para venderlo o transferirlo, tampoco ha tenido la intención de evitar el registro de marca de la contraria, ni interrumpir su negocio, ni crear confusión en los usuarios de Internet. Con lo cual las alegaciones de mejor derecho en relación a la buena fe deben ser desestimadas.

f.- Que la doctrina asentada por el Juez don Guillermo Carey Claro en la sentencia infotravel.cl nos lleva a concluir que, la solicitud de un nombre de dominio no idéntico sino que sólo parecido a las marcas comerciales y nombres de dominio del segundo solicitante, no puede considerarse una circunstancia que, por sí sola, tenga la aptitud causal de consolidar mejor derecho a favor del segundo solicitante. Criterio que debe ser aplicado al caso de marras.

g.- Que uno de los principios fundamentales en esta materia es el denominado "First Come, First Served". Que de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia nacional e internacional se deberá privilegiar a aquel que solicitó con anterioridad el nombre de dominio, éste es el principio base para conocer y determinar el derecho invocado por las partes, el cual también debe ser tenido en cuenta por este Tribunal.

DÉCIMO PRIMERO: Que a fojas 91, con fecha 01 de septiembre de 2004, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado conferido al primer solicitante.

DÉCIMO SEGUNDO: Que a fojas 92, con fecha 03 de septiembre de 2004, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, ha quedado acreditado en autos que el primer solicitantees una persona jurídica instituida como sociedad de responsabilidad limitada constituida por escritura pública otorgada a 30 Abril 1991 ante Notario Publico de Santiago don Fernando Opazo Larraín cuya razón social es Sociedad Recauchajes Marcopolo Ltda., cuyo objeto es la realización de procesos de restauración de neumáticos, giros de servicios, compra-venta de neumáticos nuevos, artículos de caucho y automatización industrial en plantas de recauchaje.

SEGUNDO: Que, tal como queda acreditado en el expediente mediante respectivos oficios de Nic-Chile y por no constituir un hecho controvertido en el proceso, asiste a Sociedad Recauchajes Marcopolo Ltda., la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio first come first served.

TERCERO: Que, de las circunstancias señaladas, en especial del hecho de que la sociedad primera solicitante realiza una actividad comercial lícita y real, en el ámbito principalmente del recauchaje de neumáticos, desde al menos una década y que su razón social contiene la expresión marco polo y que, finalmente, ha sido constituida como una sociedad de responsabilidad limitada, es que a este Tribunal Arbitral, no le cabe duda de que ha tenido motivaciones plausibles para solicitar el nombre de dominio marcopololtda.cl, por lo que su conducta interna se calificará de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también a quedado acreditado, por la profusa prueba documental aportada, que la sociedad segunda solicitante MARCOPOLO S.A., es una de las empresas importantes en Chile y a nivel sudamericano en el campo de la fabricación de buses urbanos e interurbanos con varios años de presencia en el mercado nacional, siendo además titular de registros marcarios en Chile y en diversos países especialmente del registro marcario Nº 597.931, "MARCOPOLO", así como de los dominios www.marcopolochile.cl creado con fecha 18 de noviembre de 2003 y www.marcopolo.com.br, por lo que también en este caso al Tribunal no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta también de buena fe.

QUINTO: Que, así las cosas, habiendo fundamentos reales y legítimos por parte de ambos solicitantes la litis ha quedado trabada en el mejor derecho sobre el nombre de dominio que puedan tener las partes.

SÉXTO: Que este Tribunal estimará el argumento presentado por el primer solicitante en cuanto a que los giros en que se desenvuelven ambas sociedades son bastante diversos, en un caso la fabricación de buses y en el otro el recauchaje de neumáticos, además la alegación referida a la diversa estructura jurídica de ambas empresas, toda vez que el primer solicitante se encuentra constituido como sociedad de responsabilidad limitada, en tanto el segundo solicitante como sociedad anónima, fundamento importante ya que el dominio solicitado lleva la expresión "Ltda.", que sirve para la identificación exclusiva de la sociedad primera solicitante.

SÉPTIMO: Que este Tribunal ha podido comprobar mediante respectivas inspecciones personales a las páginas web del Departamento de Propiedad Industrial y de Nic-Chile, que diversas personas naturales y jurídicas son titulares de marcas comerciales que contienen el nombre histórico Marco Polo, en diversas clases, entre las cuales es posible mencionar 16, 29 C, 42, así como diversos nombres de dominio .cl que también contienen la misma denominación, entre ellos: agenciadeviajesmarcopolo.cl, jardininfantilmarcopolo.cl, turismomarcopolo.cl, por lo que no puede sostenerse que la expresión esté vinculada exclusivamente a la empresa segundo solicitante, y que si bien es cierto puede reconocerse la calidad de sociedad notoriamente conocida también lo son viajes Marco Polo y condimentos Marco Polo, hecho que consta a éste Árbitro por el conocimiento directo que tiene de tales circunstancias.

OCTAVO: Que establecido que la expresión Marco Polo no se vincula exclusivamente a ninguna empresa sino que a varias, todas las que poseen protección marcaria y de nombres de dominio, y que ambos solicitantes, a su vez, poseen argumentos legítimos para aspirar a la titularidad del dominio queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al primer solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que juicio de este Tribunal no se producirá, por tener ambos solicitantes rubros claramente diferenciados y por tener el dominio en disputa la indicación "Ltda.", que como hemos dicho sirve sólo para la identificación del primer solicitante.

NOVENO: Que así las cosas, y considerando que la doctrina más o menos uniforme del panel de árbitros Nic-Chile ha dejado establecido que la solicitud de un nombre de dominio no idéntico sino que sólo parecido a las marcas comerciales, no puede considerarse una circunstancia que, por sí sola, tenga la aptitud causal de consolidar mejor derecho a favor del segundo solicitante.

DÉCIMO: Que de este modo, y considerando también la preferencia temporal que beneficia al primer solicitante, la libertad de emprendimiento como principio fundante de nuestro sistema económico, asiste a este juez árbitro la convicción de que la sociedad primera solicitante posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del segundo solicitante.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y de las Bases del Procedimiento Arbitral aprobado por las partes,

RESUELVO:

PRIMERO: Acéptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de dominio "marcopololtda.cl" asignándose, en consecuencia a Sociedad Recauchajes Marco Polo Limitada, Rut 78.102.060-5.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

TERCERO: Determínanse los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Pinochet Olave, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan los testigos Paola de la Paz Cifuentes Muñoz, cédula de identidad 12.360.114-9 y Claudia Cornejo Kock cédula de identidad 9.341.939-1.

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