Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "magefesa.cl"

Santiago a 12 de agosto de 2002

Que la Sociedad Importadora y Exportadora Rhointer Ltda., domiciliado en Av. Américo Vespucio No 1691, cuyo contacto administrativo es doña Leticia Larenas, del mismo domicilio, solicitó con fecha 24 de abril del 2001 el nombre del dominio Magefesa.cl, y a su vez la sociedad de Manufacturas Generales de Ferretería S.A., Magefesa, domiciliada en C/ Astintze No 6, 48160, Derio, España, cuyo contacto administrativo es doña Carolina Del Río, domiciliada en Huérfanos 835, piso 10o, solicitó, igualmente, con fecha 15 de mayo del 2001, el mismo nombre de dominio magefesa.cl;

Que mediante OF01539, de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio magefesa.cl;

Que habiéndose aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución, de fecha 4 de julio del 2002, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento a celebrarse el día 11 de julio del 2002, a las 9.30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicada en Avda. Antonio Varas 175, Of. 1108, piso 11, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile;

Que con fecha 11 de julio de 2002, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia, con la asistencia de doña Paulina Andrade Palma, Abogada, domiciliada en Huérfanos 835, Of. 1101, en representación de sociedad de Manufacturas Generales de Ferretería S.A., y en rebeldía de Importadora y Exportadora Rhointer Ltda.,

Que al no haberse producido conciliación por inasistencia de una de las partes y conforme a lo dispuesto en el artículo 8, inciso 4o, Anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, el Arbitro fija el procedimiento arbitral a seguir y los montos de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó acta dándose por notificado personalmente la parte asistente y enviándose carta certificada de la misma acta a la parte inasistente, todo lo cual consta en estos autos;

Que con fecha 22 de julio del 2002, en tiempo y en forma, doña Paulina Andrade Palma, en la representación que comparece, solicita la asignación del nombre del dominio a su representada Manufacturas Generales de Ferretería S.A., Magefesa.

Argumenta que su representada es una antigua y consolidada sociedad anónima, de origen español, que ha comercializado sus productos desde hace muchos años en muchos países del mundo con esta expresión. Además, señala, que Magefesa corresponde a la razón social de su representada, en tal sentido, su representada ha sido la primera en utilizar, explotar y prestigiar esta expresión.

Expresa, además, que su representada posee una multiplicidad de registros y solicitudes de las marcas Magefesa en diferentes países del mundo, y que en Chile la tiene registrada con el No 629.638;

Señala que, en consecuencia, Manufacturas Generales de Ferretería S.A., es la legitima creadora de la expresión Magefesa, distinguiendo los productos que comercializa con dicha expresión. De esta manera, exporta sus productos a distintos distribuidores alrededor del mundo. Tal es el caso del primer solicitante del nombre del dominio, en conflicto en estos autos, como es Importadora y Exportadora Rhointer Ltda. Expresa que esta sociedad ha sido  distribuidora de su mandante desde el año 1987, y que por eso, llama profundamente la atención, que, conociendo la calidad de creador y dueño de la marca magefesa, de este último, haya solicitado precisamente dicha expresión como nombre del dominio.

Expresa que la calidad de legítimo creador de su representada, queda absolutamente demostrado en carta de fecha 14 de mayo del 2001, enviada por correo electrónico, por don Juan Viadero, representante de Importadora y Exportadora Rhointer Ltda., a uno de los distribuidores de los productos Magefesa en España.

Solicita se tenga presente que constituye un hecho público la circunstancia que el segundo solicitante, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con el público con el signo Magefesa. En tal sentido, dicha expresión lo identifica y dentro de ella no cabe duda alguna que su utilización por terceros, en el mundo real o telemático, conduciría a un error o confusión generalizada. Cabe notar que respecto de su parte, la expresión Magefesa goza de una implantación real y efectiva en el mercado, hecho que sin duda lo habilita y legitima para ser titular de dicha expresión en el ámbito virtual representado por Internet; ha prestigiado y otorgado fama a la expresión Magefesa, distinguiéndose, efectivamente, bajo dicha denominación; y ha desplegado oportunamente todas las acciones y medidas de protección en relación con dicha expresión;

Acompaña como fundamento de su solicitud fotocopia de título de la marca Magefesa, en Chile, registro No629.638, de 9 de mayo del 2002, para distinguir ciertos productos de la clase 7;

Fotocopia de certificado de registro de la marca Magefesa, registro No 18.818 - 118.899 - 118.820, todos de 23 de abril de 1986, en Venezuela, para distinguir productos de la clase 21, 22 y 23 nacional; copia del registros No 1545.958; 1545.959, 1542.615, 1545.960, en Argentina para las clases 8, 9,11 y 21 y todos del año 1981, copia de registro No 1014154/5; 1014153 / 7; 1014151/0, todos del año 1983, para distinguir productos de la clase 21, 11 y 8, respectivamente; acompaña copia de certificados de renovación y del registro internacional, del Acuerdo y Protocolo de Madrid, ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Reg. No 439814 y No 476731, con designación de Argelia, Alemania, Austria, Benelux, Egipto, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Italia, Marruecos, Portugal, Suiza y copia de documento emitido  por la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que da cuenta de la existencia de la solicitud No 000101410, correspondiente a la  marca comunitaria magefesa, para distinguir productos de la clase 8, 21, 39 y 40, y que da cuenta además, que se ha interpuesto la respectiva oposición por Manufacturas Generales de Ferretería S.A. Igualmente acompaña un documento titulado Manufacturas Generales de Ferretería S.A.; que expresa que da cuenta de los registros y solicitudes en el mundo de la marca Magefesa y otras de propiedad de su representada y por último, acompaña copia de E-mail de fecha 14 de mayo de 2001, enviado por el señor Juan Viadero al señor Pedro Gandara Molleda que señala “....finalmente, todo sabemos que un registro de un dominio con terminación de país sólo es válido si se tiene el derecho de dicho nombre en el mercado real ello no tiene sentido para nosotros solicitar el registro de magefesa.cl cuando tenemos claro que el titular de marca en Chile es Manufacturas Generales de Ferretería S.A., de España”.

Con fecha 23 de julio del 2002, esta Arbitro proveyó la presentación de Manufacturas Generales de Ferretería S.A., Magefesa dando traslado a la contraria por el término de 5 días, y teniendo por acompañados los documentos con citación, en conformidad al procedimiento fijado en el acta respectiva;

La sociedad Importadora y Exportadora Rhointer Ltda., no contestó al traslado otorgado, ni en tiempo, ni en forma, ni objetó los documentos presentados por Manufacturas Generales de Ferretería S.A.;

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta de los documentos acompañados por Manufacturas Generales de Ferretería S.A., no objetados por Importadora y Exportadora Rhointer Ltda., que la primera ha utilizado, en diversas partes del mundo,  la expresión magefesa como su nombre de fantasía y como marca comercial, al menos desde el año 1983. 

2.- Que como marca comercial la tiene registrada en numerosos países, tanto de Latinoamérica - entre los que se encuentra Chile, Argentina y Venezuela -,  Europa y África, incluido entre estos registros, dos Registros Internacionales en el Registro que mantiene la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en conformidad al Arreglo de Madrid;

3.- Que el registro como marca comercial, más antiguo en el extranjero, de la expresión Magefesa, a nombre del segundo solicitante, data del año 1983

4.- Que la solicitud de marca presentada en Chile por el segundo solicitante del nombre del dominio magefesa.cl, es de fecha 3 de mayo del año 2000,  corresponde a la solicitud No 484.758,  en consecuencia, es  anterior a la fecha de presentación del mismo nombre del dominio por parte del primer solicitante, que es de fecha 24 de abril del 200;

5.- Que el primer solicitante, habiendo sido notificado por carta certificada y vía e-mail, según lo establecido en el acta que fija el procedimiento de este conflicto, no compareció durante el proceso, ni objetó los documentos acompañados por el segundo solicitante.

6.- Que, el primer solicitante no ha demostrado tener derechos o intereses legítimos con respecto al nombre del dominio magefesa.cl, aparte de haber presentado su solicitud, ante Nic Chile, en primer lugar;

7.- Que la expresión MAGEFESA, corresponde a una expresión de fantasía y, como tal, una creación intelectual de su titular, en este caso, según documentos acompañados, creación de  Manufacturas Generales de Ferretería S.A., quien además, la ha registrado como marca comercial;

8.- Que los registros de la expresión MAGEFESA, como marca comercial en diversos países del mundo y en varios continentes, hace presumir que se trata de una marca que goza de amplio conocimiento en diferentes mercados del mundo;

9.- Que el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes respecto de un mismo nombre del dominio, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio y no de un conflicto de revocación;

10.- Consecuencialmente, establecido en estos autos que, la expresión magefesa, es una expresión de fantasía o arbitraria, que el segundo solicitante,  Manufacturas Generales de Ferretería S.A., es el creador intelectual de dicha expresión, que la tiene registrada como marca comercial en diversos países del mundo,  que también la tiene registrada en Chile, que la solicitud de marca en nuestro país, es anterior a la solicitud del nombre del dominio por parte del primer solicitante, que si bien no es competencia de este tribunal declarar la notoriedad de una marca, atendido la diversidad de países en las que está registrada la marca magefesa, por el segundo solicitante, se demuestra que existe un gran interés y se han realizado inversiones para proteger este derecho marcario, extendiendo su protección también a CHile,  que  el primer solicitante no ha comparecido ni demostrado tener interés legítimo  sobre la expresión MAGEFESA, esta Árbitro estima que de asignar el nombre del dominio magefesa.cl, al primer solicitante se estarían afectando derechos previos y legítimos del segundo solicitante y normas nacionales, especiales, de la legislación sobre  marcas comerciales. 

Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en el artículo 10, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio y ANEXO 1 de la misma Reglamentación, se RESUELVE: asígnese el dominio magefesa.cl, al segundo  solicitante,  la firma Manufacturas Generales de Ferretería S.A.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por la Árbitro y por el Secretario Abogado don Héctor Bertolotto Villouta, designado para estos efectos y remítase el expediente a NIC Chile.  

Secretario Abogado	Juez Arbitro
Héctor Bertolotto Villouta	Jacqueline Abarza T.