Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "lincoln.cl"

Santiago, 27 de marzo de 2003.

Arbitraje de revocación nombre de dominio “lincoln.cl”

Partes: Asignatario      :  Silvio Montenegro Vargas.

      Reclamante            :  Ford Motor Company.
 
Vistos:

1.      Que como consta en autos, el día 6 de diciembre de 2001, el Sr. Rafael Covarrubias Porzio, en representación de Ford Motor Company, presenta ante Nic Chile, demanda de revocación del nombre de dominio lincoln.cl

2.      Que mediante oficio N° OF01960 de NIC Chile de fecha 26 de marzo de 2002 me fue comunicada la designación de Juez Arbitro y remitidos los antecedentes relativos al conflicto de revocación del nombre de dominio “lincoln.cl”.

3.      Que por medio de resolución de fecha 2 de abril de 2002 fue aceptado el cargo de Juez Arbitro y establecida la fecha de la audiencia de conciliación para el día 18 de abril del 2002. Previa a la audiencia el reclamante debía depositar la suma de $200.000 correspondiente a honorarios arbitrales, todo lo cual fue notificado por carta certificada a las partes y al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

4.      Que como consta en autos, el día 18 de abril de 2002, el Sr. Germán Reyes Espina en representación de don Silvio Montenegro Vargas, acompaña mandato judicial que acredita personería.

5.      Que como consta en autos, el día 18 de abril de 2002,  don Hernán Ríos Díaz, en representación del demandante presenta escrito de patrocinio y poder y acompaña boleta de depósito acreditando el pago de los honorarios arbitrales.

6.      Que con fecha 18 de abril de 2002, se lleva a cabo comparendo de fijación de procedimiento, con la asistencia de  don Germán Reyes Espina, en representación de Silvio Montenegro Vargas y de don Hernán Ríos Díaz en representación de Ford Motor Company.

Instadas las partes a lograr un avenimiento, este no se produce por lo que se procede a fijar las normas procedimiento.

7.      Que con fecha 15 de mayo de 2002, el Sr. Germán Reyes Espina, en representación de don Silvio Montenegro Vargas acompaña boleta de depósito en la cual constan los honorarios arbitrales.

8.      Que con fecha 16 de mayo de 2002, el Sr. Hernán Ríos Díaz, en representación de Ford Motor Company, acompaña boleta de depósito en la cual constan los honorarios arbitrales.

9.      Que como consta en autos, el día 20 de mayo de 2002 se dicta resolución dejando constancia del pago de los honorarios arbitrales por ambas partes, en virtud de lo cual y de acuerdo a lo establecido en la acta de fijación de procedimiento empieza a correr el plazo para que las partes hagan valer sus derechos ante el tribunal arbitral.

10.  Que con fecha 19 de junio de 2002, doña Bernardita Torres Arrau, en representación de Ford Motor Company, presenta demanda de revocación de nombre de dominio lincoln.cl.

En el mencionado escrito, se señala que la inscripción del nombre de dominio en disputa de parte del Sr. Silvio Montenegro Vargas es abusiva, en cuanto impide al reclamante reflejar su marca comercial en el nombre de dominio correspondiente, provocando confusión y engaño en el público consumidor.

A su vez se señala que el Sr. Silvio Montenegro Vargas ha actuado de mala fe, lo que es evidente si se toma en cuenta que ha solicitado la inscripción como nombre de dominio de marcas comerciales de terceros.

En efecto, agrega que Ford Motor Company es titular de los siguientes registros marcarios, registro N°505.350 de la marca LINCOLN, para distinguir productos de la clase 12; registro N°556.248 para distinguir servicios de las clases 35, 36, 37 y 39; registro N°561.605 de la marca LINCOLN, para distinguir establecimiento comercial de venta de productos de las clases 1-5, 10, 12, 14-22, 24-27, 34 y 38 en todas las regiones del país, registro N°561.606 de la marca LINCOLN TOWN CAR, para distinguir servicios de las clases 35-37 y 39; registro N°561.608 de la marca LINCOLN CONTINENTAL, para distinguir servicios de las clases 36, 37 y 39; registro N°561.325 de la marca LINCOLN para distinguir todos los productos de las clases 12 y 25; registro N°561.358 de la marca LINCOLN LS, para distinguir productos de la clase25; registro N°561.367 de la marca LINCOLN TOWN CAR, para distinguir todos los productos de la clase 12; registro N°561.599 de la marca LINCOLN LS, para distinguir servicios de las clases 35-37 y 39; registro N°583.720 de la marca LINCOLN para distinguir productos de la clase 12; registro N°585.660 de la marca LINCOLN TOWN CAR, para distinguir productos de la clase 25 y registro N°585.661 de la marca LINCOLN CONTINENTAL, para distinguir todos los productos de las clases 7 y 12.

11.  Que el día 24 de junio de 2002, el Sr. Germán Reyes Espina, en representación de don Silvio Montenegro Vargas contesta demanda de revocación del nombre de dominio lincoln.cl.

En la presentación se señala que la inscripción a nombre de don Silvio Montenegro Vargas del nombre de dominio lincoln.cl no infringe el derecho marcario de Ford Motor Company en cuanto el sitio identificado por el nombre de dominio en disputa no tiene una función comercial, argumento que fundamenta citando jurisprudencia nacional e internacional.

12.  Que el día 28 de junio de 2002, se dicta resolución proveyendo los escritos presentados por las partes dándoles traslado a la contraria.

13.  Que el día 5 de julio de 2002, el Sr. Germán Reyes Espina presenta escrito señalando nuevo domicilio.

14.  Que como consta en autos, el día 22 de julio de 2002 el Sr. Germán Reyes Espina, en representación de don Silvio Montenegro Vargas evacua traslado.

En esta presentación se señala que en modo alguno la inscripción del nombre de dominio en diputa podría configurar alguna de las conductas prohibidas señaladas por el reclamante, en cuanto el Sr. Silvio Montenegro Vargas sólo ha utilizado el nombre de dominio lincoln.cl para resaltar la figura del ex-presidente de los EEUU. En ese sentido se señala que se debe considerar que en Chile existe el principio de la especialidad marcaria por lo que existen una serie de registros marcarios que dan cuenta del signo LINCOLN que no se encuentran registrados por Ford Motor Company, lo que a su vez comprueba el hecho de que estos no son los legítimos creadores de esa expresión.

A su vez señala que el Sr. Silvio Montenegro Vargas, con el objeto de no vulnerar derechos de terceros, al momento de inscribir el nombre de dominio en disputa certificó la titularidad de los nombres de dominio lincoln.cl, lincoln.com, lincoln.net y lincoln.org, los cuales no se encontraban a nombre de Ford Motor Company.

Finalmente se indica que el reclamante pretende configurar acciones de parte de don Silvio Montenegro Vargas para señalar una tendencia lucrativa en el registro de ciertas marcas comerciales, lo que es absolutamente falso. En esta senda ha mencionado los casos de las marcas motul.cl, motoroil.cl y havanaclub.cl. En este contexto se señala que en el caso de motul.cl, según escritura de constitución de la sociedad “Iván  Narbona y cía. Ltda” de fecha de 5 de mayo de 2000 don Silvio Montenegro Vargas es socio de esta y representante de la misma, cuyo objeto es representar en todo el territorio nacional a la marca de aceites y lubricantes MOTUL. Respecto a la marca MOTOROIL.CL, se indica que el Sr. Silvio Montenegro Vargas es socio y representante de la “Sociedad Comercial Motor Oil Ltda.”. Finalmente en relación al nombre de dominio HAVANACLUB.CL, este se encuentra en trámite de inscripción por parte del Sr. Silvio Montenegro Vargas como marca, bajo la solicitud N°506.603 desde el año 2000.

15.  Que el 25 de julio de 2002, Bernardita Torres Solar, en representación de Ford Motor Company evacua traslado.

En este señala que el Sr. Silvio Montenegro Vargas pretende aplicar el principio de especialidad marcario a los nombres de dominio en internet, lo cual por la naturaleza de internet es obviamente imposible. Al mismo tiempo señala que nadie garantiza que el asignatario de un nombre de dominio utilice el sitio web correspondiente para la finalidad que declaró en un momento determinado.

Al mismo tiempo señala que el Sr. Montenegro insiste en su buena fe en la inscripción del nombre de dominio en conflicto, lo que sin embargo contrasta con el hecho de que ha solicitado diversas marcas comerciales por medio de las cuales se intenta apropiar de marcas famosas creadas por terceros. Este es el caso de la solicitud N°541.085 de la marca WWW.LINCOLN.CL para distinguir servicios de asesorías financieras de la clase 42 y servicios de asesorías computacionales de confección de sitios web para internet, la cual ha sido objeto de oposición de parte del reclamante.

16.  Que como consta en autos, el día 21 de agosto de 2002 se dicta resolución proveyendo ambos escritos y citándose a las partes a oír sentencia.

17.  Que el día 7 de octubre de 2002 el Sr. Germán Reyes Espina presenta escrito señalando nuevo domicilio.

18.  Que el día 4 de febrero de 2003 se provee el escrito precedente.

 

Considerando:

 

1.      Que de acuerdo al reglamento de NIC Chile, para que un nombre de dominio sea revocado, debe existir evidencias que demuestren que la inscripción del respectivo nombre de dominio es abusiva o se realizó de mala fe.

 

En este sentido, el reglamento no deja lugar a la discrecionalidad del juez y señala taxativamente qué elementos deben concurrir para que un nombre de domino sea considerado abusivo. De esta manera, el reglamento señala tres condiciones copulativas, las cuales se analizarán independientemente de manera de determinar si la demanda de revocación de autos cumple con los requisitos exigidos por el reglamento para ser acogida.

 

2.      En primer lugar el artículo 22 letra a) del reglamento establece que la inscripción del nombre de domino se considerará abusiva cuando “el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido”.

 

Como se menciona en la parte expositiva de esta resolución, los Sres. Ford Motor Company son titulares de una sinnúmero de registros marcarios, tanto en Chile como en el extranjero, para distinguir la  expresión LINCOLN.

 

3.      En segundo lugar se exige que “el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio”.

 

De acuerdo a lo manifestado en autos por el Sr. Silvio Montenegro Vargas, su interés en el nombre de dominio en disputa deriva de su deseo de resaltar la figura del ex-presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln.

 

Sin perjuicio de lo señalado, el reclamante sostuvo que los intereses del actual asignatario no son legítimos, en cuanto este busca apropiarse de marcas pertenecientes a terceros.

 

En este sentido, es necesario resaltar que el interés mostrado por el actual asignatario en el nombre de dominio lincoln.cl es absolutamente legítimo, en cuanto supone el uso de éste con un fin no comercial, tal como lo ha demostrado en la página web identificada con el nombre de dominio en disputa, la cual efectivamente se encuentra dedicada a la persona del ex-presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln.

 

4.      Por otra parte, el sólo hecho de que el Sr. Silvio Montenegro Vargas haya presentado una solicitud ante el Departamento de Propiedad Industrial por la marca WWW.LINCOLN.CL para distinguir asesorías financieras, servicios de asesorías computacionales de confección de sitios web para internet, en la clase 42 no manifiesta una intención de éste de apropiarse de marcas ajenas, en cuanto, para que esta infracción se produzca tanto en el ámbito marcario como en internet, es necesario que el nombre de dominio o marca infrinja la marca de los Sres. Ford Motor Company al referirse al mismo ámbito de protección que ésta.

 

Dicho de otra manera, y tal como ha señalado este árbitro en innumerables ocasiones, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios.

 

 

5.      Finalmente, el artículo 22 letra c) del reglamento exige que “el nombre de dominio haya sido  inscrito y se utilice de mala fe”.

 

De acuerdo al artículo 707 del Código Civil, la mala fe no se presume, regla que constituye un principio general en nuestro derecho, por lo que correspondía al demandante probar que el nombre de dominio en disputa fue inscrito y es actualmente utilizado de mala fe. Para tales efectos, el reglamento de NIC Chile, otorga determinados criterios por medio de los cuales se podrá evidenciar y mostrar la mala fe del actual titular del nombre de dominio lincoln.cl.

 

6.      El reglamento señala que habrá mala fe cuando existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito de venderlo, arrendarlo o transferirlo a la competencia o al reclamante por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante propietario de la marca registrada del bien o servicio. En el caso que nos ocupa, tal como consta en autos, el reclamante es efectivamente titular de una marca comercial que es similar al nombre de dominio en disputa, sin embargo no consta en autos el hecho de que el titular del mismo haya tenido la intención de vender o transferir de cualquier forma el nombre de dominio en cuestión a la competencia o al reclamante, ni menos por un precio excesivo.

 

7.      Una segunda circunstancia mencionada establece que existirá mala fe cuando el nombre de dominio se haya inscrito con la intención de impedir al titular de la marca del producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio dicha pauta de conducta.

 

En relación con este requisito, el reclamante hizo presente a este tribunal que el asignatario tiene en la actualidad un conflicto pendiente por el nombre de domino HAVANACLUB.CL con los Sres. Havana Holding y una solicitud por la marca WWW.HAVANACLUB.CL. A su vez señala que el asignatario ha solicitado como marcas comerciales el registro de las expresiones WWW.MOTUL.CL y WWW.MOTOROIL.CL.

 

Si bien los datos aportados por el reclamante nos permiten suponer una pauta de conducta en relación al eventual intento de apropiación de marcas ajenas de parte del asignatario, este hecho no tiene relevancia para el caso de autos, en cuanto el nombre de dominio lincoln.cl está compuesto por un apellido y no por una marca de fantasía, lo que no nos permite suponer que en el caso de autos se haya pretendido impedir reflejar la marca de propiedad de los reclamantes. A su vez no hay pruebas de que el asignatario pretenda utilizar dicho nombre de dominio para efectos comerciales, aún menos para ámbitos comerciales relacionados con la empresa Ford Motor Company, sobre todo cuando en la actualidad se encuentra habilitada la página web en cuestión.

 

8.      En la misma línea del requisito anterior, el reglamento señala que se considerará que existe mala fe cuando se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. Dicha intención no fue comprobada por el reclamante de autos.

 

9.      Finalmente, el reglamento señala que se considerará que existe mala fe cuando el asignatario del nombre de dominio, usando el mismo, haya intentado atraer con fines de lucro a los usuarios de internet a su sitio web, o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Al igual que en el caso anterior, la presente circunstancia no se encuentra probada por medio de los antecedentes de autos.

 

10.  En conclusión, no existen antecedentes en estos autos que acrediten la mala fe del asignatario del nombre de dominio en disputa.

 Se Resuelve:

 

En atención a los considerandos anteriores, manténgase la vigencia del nombre de dominio lincoln.cl a nombre de don Silvio Montenegro Vargas.

 

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada.

 

 

Guillermo Carey Claro

Juez Arbitro

c.c. Nic Chile