Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "hesperia.cl"

 

                                                                                                 

HESPERIA.CL

 

Santiago, treinta de Diciembre de dos mil dos.-

 

            VISTOS:

 

I.            PARTE EXPOSITIVA.

 

I.1.-             Compromiso.

 

              Que con fecha 28 de Junio de 2002, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF01496/2002  denominada “Arbitraje dominio hesperia.cl”, en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del nombre de dominio hesperia.cl. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con fecha 28 de Junio del año en curso. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

 

            Que por carta de fecha 9 de Julio de 2002 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 22 de Julio de 2002 a las 13:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, Piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha carta y resolución a las partes, rolan a fs. 6 y a fs. 7 de estos autos arbitrales.

 

 

I.2.-      Partes de este juicio arbitral.

            Son partes en este proceso arbitral, Café Hesperia, R.U.T.  Nº 2.361.561-4, domiciliada en calle Victoria Nº 2250, Valparaíso, Teléfono: 32-217774, e-mail: jrios@xxxxx, en carácter de demandado, y Hoteles Hesperia S.A., R.U.T. Nº 78.169.860-1, representada por don Bernardo  Serrano Spoerer, domiciliados en Avenida Alonso de Córdova Nº 5151, piso 8º, comuna de Las Condes, Santiago; Teléfono 4260220, e-mail: villaseca@xxxxx, en carácter de demandante.

 

 

I.3.-            Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

            Con fecha 22 de julio del año dos mil dos, siendo las 13:05 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con asistencia de don Oscar Rodríguez Baeza, en representación de “Hoteles Hesperia S.A.”, y en carácter de agente oficioso, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Dicho comparendo se llevó a efecto en rebeldía de la demandada “Café Hesperia”, por lo cual no se produjo conciliación, y en el mismo se fijó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral, que tenía por objeto resolver las dificultades surgidas entre las partes con ocasión de la inscripción del nombre de dominio “hesperia.cl”. La citada acta de comparendo rola de fs. 10 a fs. 14 del expediente arbitral, y el certificado de correos que acredita la notificación por correo certificado de dicha acta a la parte demandada, rola a fs. 15 de autos.

 

 

I.4.-             Período de discusión.

 

I.4.1.-                    Demanda:  De fs.16 a fs. 18 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Hoteles Hesperia S.A., R.U.T. Nº 78.169.860-1, representada por don Bernardo  Serrano Spoerer, domiciliados en Avenida Alonso de Córdova Nº 5151, piso 8º, comuna de Las Condes, Santiago,  dedujo con el objeto de que se declare su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, asignándosele el mismo, y rechazando las pretensiones de doña Aurora Reinoso Meneses, con expresa condenación en costas, y que dice relación entre otros con los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho:

 

-         Que a juicio del actor la contraparte de autos debe ser identificada como Ana Aurora Reinoso Meneses, y no como Café Hesperia, por cuanto el RUT sobre la base del cual se presentó su solicitud de dominio corresponde a tal persona, y no a alguna sociedad del giro "Café", y por ello, es más evidente aún que dicha persona no tiene ningún derecho previo ni preconstituido que la habilite para apropiarse del dominio "hesperia.cl".

 

-         Que resulta necesario recalcar la importancia que hoy en día tienen los nombres de dominio como una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado, y que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza, y ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio “hesperia.cl”, disputado por dos partes distintas.

 

-         Que para la resolución del conflicto de autos no-queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución, siendo las más importantes las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y en el ámbito local, y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991. Con el fin de solucionar el problema ocasionado por el registro de marcas famosas como nombres de dominio a favor de terceros no relacionados, nació la necesidad de regular con mayor detalle ciertas normas de concesión, e incluso se llegó a la creación de normas de revocación de dominios ilegítimamente obtenidos.  Tales principios aludían al “fair use” o uso leal y justo de un dominio, a la buena o mala fe del solicitante, entre otros. Todo ello lleva a que, en caso de existencia de conflicto respecto de un dominio, sea quien demuestre tener un mejor derecho sobre el mismo quien deba ser asignatario de los derechos sobre tal nombre de dominio.

 

-         Que a juicio del actor, es HOTELES HESPERIA S.A., quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio “hesperia.cl” y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión de Ana Aurora Reinoso Meneses. En efecto, la voz HESPERIA ha sido adoptada por el actor, inscrita, y usada en diversos países del mundo para distinguir los servicios que ella presta, por cuanto corresponde a la sigla de fantasía que identifica su razón social “Hoteles Hesperia S.A.. Su uso se remonta ya al año 1997, cuando un grupo de empresarios españoles crean esta empresa que se hace cargo de lujosos hoteles en España, Venezuela y más, y que asimismo ya empieza a trabajar en Chile, requiriendo la inscripción de su marca comercial HESPERIA, registro Nº 515.325, presentada al Departamento de Propiedad Industrial de Chile con fecha, según Certificado de Registro de Marca Comercial acompañado en autos. Que la actividad en el rubro de la hotelería ha sido tan exitosa, que HESPERIA S.A. es parte hoy día de la asociación The Leading Hotels in the World, lo que es una simple muestra de la importancia de esta firma a nivel mundial.

 

-         Que los argumentos presentados constituyen un claro antecedente de que el dominio en disputa ha sido solicitado de buena fe, y que HOTELES HESPERIA S.A. es quien tiene mejor derecho para que se le asigne el dominio en disputa, lo que obviamente implica rechazar cualquier alegato en contrario. A mayor abundamiento, el otro solicitante corresponde a una persona natural, y que no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro. En efecto, HESPERIA no corresponde ni al nombre de la contraparte, ni ella puede alegar relación alguna con este signo que, es la razón social y marca comercial de HOTELES HESPERIA S.A.

 

-         Que en primer lugar, se ha comprobado como HESPERIA corresponde a una razón social y marca comercial a que se tiene pleno derecho ya desde el año 1997, sino antes,y que en segundo lugar, la contraparte Ana Aurora Reinoso Meneses no puede acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario, que apoye su pretensión.

-         Que en suma, HOTELES HESPERIA S.A. es quien al solicitar el nombre de dominio sub lite, lo ha hecho amparado en los principios más estrictos del llamado “fair use”, de la ética y buenas costumbre mercantiles y del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el dominio “hesperia.cl”. A mayor abundamiento, debe hacerse presente ciertas normas legales que apoyan la pretensión del actor. Así, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito y ratificado por Chile, asegura en su artículo 8º la protección del nombre comercial o razón social de las personas miembros de los estados partes. En el caso de estos autos, y acreditada la razón social HOTELES HESPERIA S.A., deberá darse la protección requerida ante el Juez Arbitro. Por su parte, las normas de NIC Chile reconocen también el mejor derecho de quien es conocido por cierto nombre en particular, situación plenamente aplicable en este caso.

 

-         Que finalmente, es HOTELES HESPERIA S.A. quien puede acreditar un mejor derecho, al amparo de las normas UDRP antes nombradas: a) Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales: Es HOTELES HESPERIA S.A. quien tiene marcas comerciales registradas a nivel mundial para distinguir HESPERIA, lo que no sucede en el caso de Ana Aurora Reinoso Meneses; b) Notoriedad del signo pedido: Es indudable la notoriedad de este signo, presente en hoteles y servicios prestados y ubicados en las más importantes ciudades de España, Venezuela y otras; c) Criterio de la buena fe: Es indudable que HOTELES HESPERIA S.A., presente en Chile y dueña del registro marcario Nº 515.325, actúa de buena fe al solicitar este dominio; d) Mejor Derecho: Igualmente, acreditada la existencia de una razón social y marcas comerciales inscritas, es HOTELES HESPERIA S.A. quien tiene el mejor derecho para que se le asigne este dominio, en especial si la contraparte es incapaz de acreditar cualquier derecho sobre el término HESPERIA que, como hemos dicho, no corresponden ni a su nombre, ni tampoco a una marca comercial inscrita.

 

                     

I.4.2.-            Traslado y contestación de la demanda: A fs. 26 de autos figura la resolución recaída al escrito de demanda, y por la cual, se confirió traslado de la misma por el término de veinte días hábiles. También se accedió a la solicitud de un plazo adicional para acompañar original de la personería; se tuvo por acompañados con citación  documentos probatorios y; se tuvo presente la solicitud de recibir la causa a prueba. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dichas resoluciones a las partes, rolan a fs.27 y a fs. 28 de autos.

 

Por resolución de fecha 14 de Octubre del año 2.002, y que rola a fs.48 de estos autos arbitrales, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada el traslado que le fuera conferido a fs. 26 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 49 y fs. 50 de autos.

 

I.5.-            Prueba

1.5.1.- Interlocutoria de Prueba:  Por la citada resolución de fs.48 de autos, se recibió la causa a prueba en este expediente arbitral,por el término de ocho días hábiles, y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido, el siguiente: “Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio hesperia.cl”. Tal como se señaló precedentemente, dicha resolución fue notificada a las partes por correo certificado, según consta a fs. 49 y fs. 50 de autos.

 

1.5.2.- Prueba documental:                    La parte demandante acompañó en sus escritos de fs. 21, 29, fs. 40 y fs. 51 de autos, los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte demandada y que rolan de fs. 19 a fs. 25; de fs. 30 a fs. 36; fs. 41 a fs. 47 y; de fs. 52 a fs. 55 de este expediente arbitral: i) fotocopias de la página web obtenida en la URL: www.hoteles-hesperia.es/ssi/home.cfm., relativas a los hoteles Hesperia en España y Venezuela. ii) fotocopias de la página web obtenida en la URL: www.dicom.cl/cgi-bin/dcom/bin/x.com.000.inforutt.cgi relativas al informe comercial de doña Ana Aurora Reinoso Meneses, R.U.T. Nº 2.361.561-4. iii) Fotocopias del documento denominado “Registros de Marcas Comerciales”, que corresponde al Registro Nº 515.325 a nombre de la sociedad “Hoteles Hesperia S.A.”, para la expresión “HOTELES HESPERIA”, para distinguir servicios de la clase 42,  “Servicios de Hoteles, Restaurantes, Cafetería, etc.”, con fecha de concesión 24 de Junio de 1998. iv)  Fotocopia de la escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Cataluña don Juan Francisco Boisan Benito, Barcelona, con fecha 27 de Agosto del año 2.002, debidamente legalizado en el Consulado de Chile en Barcelona, España,  e igual documento protocolizado en la Notaria de Santiago de don Luis Poza Maldonado, Repertorio Nº 2236 bajo el N 88, con fecha 31 de Octubre del año en curso, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que da cuenta del poder especial otorgado por la sociedad “Hoteles Hesperia S.A.” al Estudio Federico Villaseca y Compañía y Otros.

 

 

I.6.-  Observaciones a la prueba: Por resolución de fecha 11 de Noviembre del año en curso, el tribunal confirió a las partes un plazo de cinco días, a fin de que formulasen observaciones a la prueba.  Dicha resolución rola a fs. 56 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución rolan a fs. 57 y a fs. 58 de estos autos arbitrales.

 

 

I.7.-  Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia: Por resolución de fecha 5 de diciembre del año en curso, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 59 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución rolan a fs. 60 y  a fs.61 de este expediente arbitral.

 

 

 

II.            PARTE CONSIDERATIVA

 

 

1.-        Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido como objeto, tal como se consignó en el acta del comparendo de conciliación de autos, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio hesperia.cl.

 

2.-        Que en este proceso arbitral, “Café Hesperia” ha tenido el carácter de demandada y “Hoteles Hesperia S.A.” ha tenido el carácter de demandante. Consecuentemente con lo anterior, ha correspondido al demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y al demandado desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte.

 

3.-       Que la parte demandante acompañó documentos probatorios no objetados por la contraria, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, lo siguiente: i) que “Hoteles Hesperia S.A.” es titular de la marca comercial “HOTELES HESPERIA”, para distinguir servicios de la clase 42, “Servicios de Hoteles, Restaurantes, Cafetería, etc. “ y; ii) que el titular o propietario de dicha marca es una sociedad cuyo nombre es “Hoteles Hesperia S.A.” .

 

4.- Que de acuerdo con nuestra legislación, tanto la marca comercial “HOTELES HESPERIA”, para distinguir servicios de la clase 42, “Servicios de Hoteles, Restaurantes, Cafetería, etc.” como el nombre de la sociedad demandante, son bienes jurídicos susceptibles de protección mediante las acciones o recursos pertinentes.  Que asimismo, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”.

 

5.-       Que este juicio arbitral se ha tramitado en rebeldía de la parte demandada, la cual no ha acompañado en autos prueba de ninguna especie, tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica, lo que no es el caso de autos.

 

6.-       Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que “Hoteles Hesperia S.A.” goza de mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “hesperia.cl”, como consecuencia de ser titular de la marca comercial “HOTELES HESPERIA”, para distinguir servicios de la clase 42,  “Servicios de Hoteles, Restaurantes, Cafetería, etc.” y como consecuencia que el nombre de la sociedad demandante es “Hoteles Hesperia S.A.”.

 

 

  III.            PARTE RESOLUTIVA

 

            Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

 

1.-        Asígnese el nombre de dominio hesperia.cl a la sociedad  “Hoteles Hesperia S.A.”, R.U.T. Nº 78.169.860-1.

 

2.-        Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, no se estima pertinente condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular.

 

3.-          Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

 

 

 

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.