Fallo de Arbitraje "havanaclub.cl", NIC Chile

Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio havanaclub.cl

Oficio OF00729

VISTOS:

1. Que con fecha 14 de junio de 2000, SILVIO MONTENEGRO VARGAS, solicita la inscripción del nombre de dominio havanaclub.cl. Posteriormente, con fecha 6 de julio de 2000, HAVANA CLUB HOLDING S.A., representada en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio havanaclub.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF00729, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 24 de agosto de 2001, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación para el día 24 de septiembre de 2001, a las 18:45 horas, en Amunátegui 277, Piso 3, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada. Asimismo, con fecha 24 de septiembre de 2001, se traslada la audiencia referida para el día 10 de octubre de 2001 a la misma hora y en el mismo lugar;

4. Que con fecha 10 de octubre de 2001, se efectúa el comparendo fijado para ese día al que asiste, por una parte, don GERMAN BRUNO REYES ESPINA, en representación del Primer Solicitante, SILVIO MONTENEGRO VARGAS y, por la otra, don FRANCISCO JAVIER OJEDA ASTUDILLO, en calidad de agente oficioso al Segundo Solicitante, HAVANA CLUB HOLDING S.A. En dicha audiencia, se fijan las normas de procedimiento que regirán el conflicto sobre el nombre de dominio havanaclub.cl, apercibiéndose a don FRANCISCO JAVIER OJEDA ASTUDILLO en su calidad de agente oficioso del Segundo Solicitante, para que dentro del plazo de 5 días hábiles, acompañe poder suficiente para representar a dicha empresa;

5. Que con fecha 12 de octubre de 2001, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación de HAVANA CLUB HOLDING S.A., ratifica lo obrado por don FRANCISCO JAVIER OJEDA ASTUDILLO en estos autos, asumiendo el patrocinio y poder de HAVANA CLUB HOLDING S.A., escrito que es proveído con esa misma fecha, teniéndose presente lo expuesto y por cumplido lo ordenado;

6. Que con fecha 25 de octubre de 2001, tanto el Primer como el Segundo Solicitante acreditan la consignación de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica por el árbitro mediante resolución de la misma fecha;

7. Que con fecha 16 de noviembre de 2001, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Primer Solicitante, HAVANA CLUB HOLDING S.A., presenta demanda de asignación del dominio havanaclub.cl, exponiendo como fundamento de su demanda que desde el descubrimiento del nuevo mundo que en Cuba existe la caña de azúcar, y que en el siglo XIX, bajo el impulso de la corona española, nace en Cuba una nueva calidad de ron llamado superior, formando desde entonces el ron parte de la historia de Cuba. Asimismo, en el año 1878 aparece la marca de ron HAVANA CLUB, marca que de inmediato alcanzaría fama y notoriedad como consecuencia de la gran calidad de su materia prima, como de la cuidadosa elaboración, la cual deja que el ron envejezca de manera natural y sin aceleración artificial.

Señalan que la marca HAVANA CLUB fue originalmente propiedad de una empresa cubana llamada EMPRESA CUBANA EXPORTADORA DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS VARIOS (CUBA EXPORT), marca que fue transferida a la empresa cubana HAVANA RON & LIQUORS en 1993, y la cual a su vez transfirió la marca a HAVANA CLUB HOLDING S.A., sociedad cuyos dueños son HAVANA RON & LIQUORS y PERNOD RICARD.

Agregan que la marca HAVANA CLUB se comercializa a nivel mundial, contando con registros marcarios en más de 130 países incluyendo Chile, país en el cual se le ha hecho gran publicidad. Asimismo, HAVANA CLUB HOLDING S.A. ha invertido grandes sumas de dinero para posicionar su marca en Chile y en el extranjero, lo que se prueba a través de los registros marcarios y de las publicaciones que se acompañan, las cuales dan cuenta del uso y fama que la marca HAVANA CLUB tiene entre el público consumidor.

El Segundo Solicitante señala que en el caso de asignársele el nombre de dominio havanaclub.cl al Primer Solicitante, SILVIO MONTENEGRO VARGAS, al ingresar a dicho sitio web los usuarios de Internet se encontrarán con información que no tiene relación alguna con HAVANA CLUB HOLDING S.A, lo que se traduce en un perjuicio irreparable para ellos, y produciría confusión en los usuarios de Internet, teniendo presente que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. Es así como el Segundo Solicitante ha registrado numerosos nombres de dominio correspondientes tanto a extensiones mundiales como locales, y de fechas anteriores a la solicitud de nombre de dominio presentada por SILVIO MONTENEGRO VARGAS. Estos nombres de dominio son: w ww.havana-club.com;www.havanaclubinternl.com; www.havana-club.org; www.havanaclub.tm.fr; www.havana-club.lu; www.havanaclub.co.uk; www.havana-club.com.mx y www.havanaclubholding.com.

Agrega el Segundo Solicitante que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación", por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red. Por esta razón, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de tal forma que quien se identifique como COCA COLA, NIKE y/o UNIVERSIDAD DE CHILE, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombre de dominio, HAVANA CLUB HOLDING S.A. señala que entre los que deben tenerse presente es la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio, criterio que es utilizado por la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniforme Dispute Resolution Policy).

Por otro lado, señalan que si se asignara el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, se estaría produciendo una dilución de la marca HAVANA CLUB, lo que podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio havanaclub.cl con la finalidad de informarse sobre los productos que comercializa HAVANA CLUB HOLDING S.A., y se encontrarán con cualquier otra información.

Agrega HAVANA CLUB HOLDING S.A. que tiene el mejor derecho, además, si se utiliza el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que es precisamente el Segundo Solicitante el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación HAVANA CLUB, ha realizado la publicidad que se ha hecho tanto mediante afiches, páginas web, comerciales de televisión y anuncios en la prensa escrita y, por ende, debe también ser aplicado dicho criterio.

El Segundo Solicitante destaca que la marca HAVANA CLUB es una marca creada, desarrollada y publicitada por ella, y a la cual se le ha dado fama y notoriedad. La empresa HAVANA CLUB HOLDING S.A. cuenta con registros marcarios en Chile y en el extranjero para la expresión HAVANA CLUB, y en cambio, el Primer Solicitante sólo tiene una solicitud presentada con fecha 31 de octubre de 2000, la cual es posterior a su solicitud de nombre de dominio presentado con fecha 14 de junio de 2000, y asimismo posterior a la fecha de la solicitud competitiva del Segundo Solicitante de fecha 6 de julio de 2000. Por ende, agregan, dicha solicitud de marca comercial no debe ser tomada en cuenta, ya que se presentó con fecha posterior a las solicitudes de nombres de dominio, lo cual es importante ya que al momento de trabarse la litis, el Primer Solicitante no tenía ningún derecho sobre la expresión HAVANA CLUB, por lo que el mejor derecho lo detenta HAVANA CLUB HOLDING S.A.

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de París, cuyas normas tienen plena vigencia en Chile y tienen el rango de Ley. El artículo octavo de dicho convenio señala que "el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio". Entonces, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidos en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio, por el solo hecho de ser tal nombre comercial. En este caso, HAVANA CLUB constituye lo esencial del nombre comercial del Segundo Solicitante, HAVANA CLUB HOLDING S.A.

HAVANA CLUB HOLDING S.A. es, además, titular del registro de la marca HAVANA CLUB N° 593.512, renovación del registro N° 364.143, para distinguir todos los productos de la clase 33. Además, el Segundo Solicitante es titular de registros marcarios en otros países del mundo, y en consideración a este hecho y los otros argumentos indicados, el Segundo Solicitante señala tener el mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, y en especial reitera que es él quien le ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo HAVANA CLUB en el mercado nacional e internacional, por medio de los productos comercializados bajo dicha denominación.

Por último, el Segundo Solicitante acompaña copias de los diversos registros de nombres de dominio del cual es titular, a saber, www .havana-club.com;www.havanaclubinternl.com; www.havana-club.org; www.havanaclub.tm.fr; www.havana-club.lu;www.havanaclub.co.uk;www.havana-club.com.mx ywww.havanaclubholding.com. Además, se acompaña copia del registro de la marca comercial HAVANA CLUB N° 593.512 a nombre de HAVANA CLUB HOLDING S.A. que distingue productos de la clase 33, copia de la solicitud de registro de la marca WWW.HAVANACLUB.CL a nombre de SILVIO MONTENEGRO VARGAS presentada con fecha 31 de octubre de 2000; copias de los certificados de registro de la marca HAVANA CLUB en Afganistán, Africa del Sur, Albania, Alemania, Andorra, Anguilla, Antigua, Antillas Holandesas, Argentina, Australia, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaiján, Bahamas, Barbados, Benelux, Belice, Bielorrusa, Bolivia, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burundi, Canadá, Islas Caimán, Chile, Chipre, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Gibraltar, Gran Caimán, Granada, Guatemala, Guinea Francesa, Guayana, Haití, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jersey, Jordania, Kazajstán, Kiribati, Laos, Letonia, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Madagascar, Malasia, Malawi, Malta, Marruecos, México, Moldavia, Mónaco, Montserrat, Mozambique, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, República Eslovaca, Rumania, Rusia, Sierra Leona, Singapur, Siria, Eslovenia, Islas Salomón, Suecia, Suiza, Surinam, Suazilandia, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Venezuela, Vietnam, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe. Agrega el Segundo Solicitante pruebas documentarías tales como material publicitario para la marca HAVANA CLUB en Chile, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Islas Canarias, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Checoslovaquia, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza, entre otros, y asimismo, acompaña copia de la sentencia arbitral de fecha 9 de julio de 2001 emitida en relación a la solicitud del nombre de dominio kiwi.cl;

8. Que con fecha 16 de noviembre de 2001, don GERMAN BRUNO REYES ESPINA, en representación del Primer Solicitante, SILVIO MONTENEGRO VARGAS, solicita la asignación del nombre de dominio havanaclub.cl. Fundamenta su mejor derecho en el principio "first come, first served", señalando que debe otorgársele el registro de nombre de dominio al que primero lo solicite de acuerdo al artículo 15 del Reglamento, al no existir por parte del solicitante violación de las normas vigentes sobre abusos de publicidad, tales como los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. Agrega que el Primer Solicitante, SILVIO MONTENEGRO VARGAS, pretende utilizar este nombre de dominio, en el caso de ser acogida su solicitud, como un reconocimiento de la obra del ex presidente de los Estados Unidos de América, señor ABRAHAM LINCOLN ILODGENVILLE, lo que no vulneraría en forma alguna los supuestos derechos del Segundo Solicitante.

Asimismo, el Primer Solicitante señala que no debe deducirse que la utilización de un nombre de dominio infrinja el derecho del titular de una marca comercial para una clase determinada, ya que para producirse una infracción, sería necesario que existiera una identidad o similitud entre los productos o servicios protegidos por la marca comercial, y aquellos en relación a los cuales se utilizará el nombre de dominio. Agrega que la solicitud no puede ser considerada "domain name grabbing", que surge cuando alguien intencionalmente registra un nombre comercial o marca como nombre de dominio, para evitar que su propietario se establezca con su nombre en la red o forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.

Asimismo, el Primer Solicitante señala que el sistema que impera en nuestra legislación es el principio de la especialidad, el cual permite que existan marcas idénticas para distinguir productos y servicios distintos, y que la restricción a esa norma sólo se configura en el supuesto de una confusión entre los productos de idénticas características, y dentro de una misma clase. La marca comercial sólo protege los artículos para los cuales ha sido registrada y nada más, y en consecuencia esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos y/o servicios en otra de las clases existentes en la legislación chilena.

Agrega el Primer Solicitante que el dominio solicitado es un nombre propio de una persona natural fallecida, de fama y renombre en sí misma, y no asociada a la imagen o marca de una empresa y, además, que en la actualidad existen inscripciones otorgadas por el Departamento de Propiedad Industrial para el nombre habanaclub.cl [sic] a nombre del Primer Solicitante. Por último, agrega que el Primer Solicitante ha dado completo y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento en relación a la buena fe, es decir, se está haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia, ni con el fin de confundir a los consumidores;

9. Por resolución de fecha 19 de noviembre de 2001, se da traslado recíproco a las partes de las demandas arbitrales correspondientes;

10. Con fecha 27 de noviembre de 2001, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, HAVANA CLUB HOLDING S.A., evacúa el traslado, señalando que si tal como señala el Primer Solicitante, el registro de nombres de dominio .CL está fundado en gran parte en el principio "first come, first served", no tendría para qué existir el sistema de publicación y oposiciones, lo que ocurre en la práctica, ya que precisamente este sistema resguarda los intereses y derechos legítimos de terceros que ven vulnerados sus derechos adquiridos con anterioridad.

Respecto a que el nombre de dominio en conflicto será usado, en caso de ser acogido, como reconocimiento de la obra del ex Presidente de los Estados Unidos de América, señor Abraham Lincoln, el Segundo Solicitante desconoce la relación que haya podido tener el señor Lincoln con la expresión HAVANA CLUB, relación que el Primer Solicitante no ha acreditado, por lo que no se encuentran claros los motivos que tuvo para pedir el nombre de dominio havanaclub.cl.

Agrega el Segundo Solicitante que si se le adjudicara el nombre de dominio al Primer Solicitante y, además, éste hiciera un mal uso del mismo, los efectos adversos para el Segundo Solicitante serían insospechados, por lo cual se afirma el criterio que debe asignársele a HAVANA CLUB HOLDING S.A.

El Segundo Solicitante cita, además, un considerando de la sentencia dictada en relación al conflicto sobre el nombre de dominio avisosclasificados.cl, respecto a la aplicación del principio "first come, first served" el cual señala que sólo puede ser aplicado "si ninguno de los solicitantes demuestra tener un mejor derecho que otro, toda vez que de otra forma no puede entenderse la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ya que, si así no fuera, no tendría sentido conceder un plazo para que los que se estimen afectados con una solicitud puedan también pedir el mismo nombre de dominio para sí". Dicha sentencia agrega que "progresivamente se ha ido aceptando universalmente que en el registro de nombres de dominio, deben respetarse los derechos legalmente constituidos, tales como marcas comerciales u otros que podrían tener una protección legal de cualquier naturaleza". El Segundo Solicitante señala que es titular de innumerables registros marcarios para la expresión HAVANA CLUB en más de 130 países, incluyendo Chile, como asimismo nombres de dominio en distintas extensiones.

En relación al uso que el Segundo Solicitante le ha dado a la marca HAVANA CLUB, señala que ha hecho un uso tanto publicitario como comercial de dicha expresión, tal como se desprende de la documentación acompañada en autos. Nuevamente citan parte de la sentencia sobre el nombre de dominio avisosclasificados.cl, que señala "pareciera que, en igualdad de condiciones, el mejor derecho lo tendría quien ha utilizado la expresión por más largo tiempo y no por el que recién la comienza a utilizar, aún cuando haya sido más diligente en solicitar primero el dominio". Entonces, señala, estamos frente a dos solicitantes en que uno ha hecho una fuerte inversión publicitaria y ha vendido sus productos HAVANA CLUB en el comercio, frente a otro que no ha utilizado jamás dicha expresión.

HAVANA CLUB HOLDING S.A. agrega que en relación a lo señalado por el Primer Solicitante respecto a que el nombre de dominio solicitado es un nombre propio de una persona natural fallecida, de fama y renombre en sí misma, y no asociada a la imagen o marca de una empresa, dicha expresión no pertenece a una persona natural fallecida, sino que a una marca famosa que se asocia estrechamente con la imagen del Segundo Solicitante, tal como se explicó en el escrito de demanda. Además, el Segundo Solicitante llevó a cabo una búsqueda de marcas en el Departamento de Propiedad Industrial, que no reveló ninguna marca HABANACLUB.CL en clase alguna, sino que existiría una solicitud de marca para HAVANACLUB.CL a su nombre, la cual no debe ser tomada en cuenta, ya que es una solicitud posterior a la solicitud de nombre de dominio, y por lo tanto, al momento de trabarse la litis, el Primer Solicitante no tendría ningún derecho sobre esta expresión. HAVANA CLUB HOLDING S.A. cree que el Primer Solicitante está intentando sacar un provecho ilegítimo de la marca de su propiedad, y para estos efectos acompaña una copia certificada ante notario que muestra la página havanaclub.cl para el CLUB DE AMIGOS DE LA HABANA. Señala que en castellano, la capital de Cuba es LA HABANA y no LA HAVANA, ya que esa es la denominación en inglés, y en consecuencia, es clara la asociación que el demandado quiere hacer con la famosa marca de propiedad del Segundo Solicitante.

Concluye HAVANA CLUB HOLDING S.A., que de la absoluta falta de prueba del uso o mejor derecho de la parte contraria respecto del signo HAVANA CLUB y de las abundantes evidencias acompañadas en autos sobre el uso que él le ha dado a la marca comercial HAVANA CLUB de su propiedad, se infiere que el mejor derecho para adjudicárselo pertenece al Segundo Solicitante;

11. Con fecha 3 de diciembre de 2001, don GERMÁN BRUNO REYES ESPINA, en representación del Primer Solicitante, SILVIO MONTENEGRO VARGAS, evacúa el traslado, indicando que el Segundo Solicitante señala en forma absoluta que tiene derechos sobre el nombre de dominio habanaclub.cl [sic], sin tomar en cuenta que sus registros marcarios son sólo para productos de la clase 33, lo que permite vislumbrar la posición avasalladora del demandante, al desconocer la libertad e igualdad para el registro de la marca en las demás clases de productos. El Primer Solicitante hace presente que la titularidad de la marca comercial en disputa la detenta SILVIO MONTENEGRO VARGAS respecto de los productos [sic] de las clases 39 y 42, productos que, por lo demás, son totalmente distintos a los amparados por la marca de la clase 33 del Segundo Solicitante. Señala que esto no provocaría ninguna confusión ni alteración en el mercado, ya que al ser tan distintos los productos ofrecidos, los consumidores no se verán expuestos a ellos, lo cual confirma que ambas marcas comerciales para las clases diferentes pueden coexistir en el mercado, sin que se presente colisión al respecto y, por último, tendría mejor derecho para adjudicársela, exclusivamente porque detenta un mayor número de clases en el mercado.

Agrega el Primer Solicitante que los argumentos de HAVANA CLUB HOLDING S.A. en relación a que el Primer Solicitante carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio, por cuanto ha registrado un dominio que coincide con la marca que es conocida de su propiedad, y que dicha denominación induce a confusión y error de quienes intentan visitar la pagina web correspondiente a ese dominio, quienes lógicamente esperan encontrarse con los productos y servicios ofrecidos por el ron HAVANA CLUB (clase 33), confirman la soberbia del Segundo Solicitante, pues desconocen la existencia de los otros productos en las distintas clases, y en este caso especifico, el desarrollo de una actividad como la de agencia de viajes, reservas y hotelería, tal como se describe en las clases 39 y 42, y que sería de patrimonio del Primer Solicitante, de no insistir el Segundo Solicitante en su actitud arrogante.

Además, agrega que el Segundo Solicitante señala que la inscripción del nombre de dominio en conflicto le impide utilizar la denominación de su reconocida marca en Internet, privándolo de las infinitas posibilidades comerciales que ella implica, y a los que alegan tener legítimo derecho. Esta afirmación sería desvirtuada por la existencia y reconocimiento legal de otras clases de productos en el Registro Marcario, los cuales pueden ser objeto de la misma marca comercial en forma libre y justa, al no caer dentro de la esfera de protección en forma omnímoda por el hecho de encontrarse una marca comercial registrada para una clase como en el caso de la demandante, la clase 33.

El Primer Solicitante, además, agrega que carece de fundamento el argumento del Segundo Solicitante que señala que la solicitud del nombre de dominio en conflicto carece de toda originalidad al ser idéntica a aquella creada hace muchos años atrás por HAVANA CLUB HOLDING S.A., y que el Primer Solicitante tiene como único objeto el aprovecharse del prestigio y notoriedad nacional e internacional de la marca de su propiedad. Este argumento queda desvirtuado al no haberse solicitado indemnización alguna, y por corresponder a productos de distintas clases, que no tienen relación entre ellos.

Por último, en relación a los argumentos del Segundo Solicitante de que SILVIO MONTENEGRO VARGAS solicitó el nombre de dominio en conflicto y lo utiliza de mala fe, este argumento debe ser descartado absolutamente, pues no hay ningún tipo de aprovechamiento económico. Agrega que si el Segundo Solicitante siente que su marca puede verse aludida en el mercado al referirse, como se ha señalado, a productos de otras clases a la registrada por ella, esto sería desconocer la existencia de las otras clases de productos y la igualdad de legalidad para el registro de las marcas de aquellos productos;

12. Con fecha 21 de marzo de 2002, el Primer Solicitante pide que se dé curso progresivo de los autos;

13. Con fecha 21 de marzo de 2002, se proveen los escritos a través de los cuales las partes evacúan el traslado;

14. Con fecha 5 de junio de 2002, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, HAVANA CLUB HOLDING S.A., solicita que se tengan presente las observaciones hechas al escrito de contestación presentado por el Primer Solicitante con fecha 3 de diciembre de 2001, y señala que el Primer Solicitante no es titular de la marca HAVANA CLUB en las clases 39 y 42, ya que tiene a su favor solamente una solicitud de marca en dichas clases, lo que constituye una mera expectativa de dominio sobre la marca en cuestión, la que no puede en ningún caso ser considerada como un derecho adquirido que pueda detentar el Primer Solicitante. Agrega que esto se ve reafirmado por el hecho de que la solicitud de marca del Primer Solicitante es posterior a su solicitud del nombre de dominio havanaclub.cl, por lo que no puede pretenderse invocar a su favor este derecho el Primer Solicitante. El Segundo Solicitante cita, además, el fallo pronunciado en relación a la disputa por el nombre de dominio o2.cl, que señala que "el mejor derecho al signo en disputa corresponde a quien tiene derecho de propiedad legalmente constituidos sobre el mismo, como es el registro de una marca comercial, apoyado por un uso efectivo en el comercio; careciendo de los mismos aquel que pudo haber también constituido un derecho de propiedad sobre dicho signo, pero abandonó su tramitación, además de no haber hecho uso alguno de tal denominación, sino sólo exhibir posibles proyectos futuros dentro de un marco de escasa certeza".

HAVANA CLUB HOLDING S.A. agrega que la defensa de un derecho que se le ha concedido legítimamente no puede ser considerada en ningún caso como una actitud arrogante, debiéndose en este caso considerar la falta de algún derecho que el Primer Solicitante pueda invocar como de su propiedad, dado que el Primer Solicitante sólo posee una mera expectativa de un derecho. Agrega el Segundo Solicitante que SILVIO MONTENEGRO VARGAS señala como prueba de su buena fe el estar desarrollando un sitio web bajo el dominio havanaclub.cl, pero que hasta la fecha, dicho sitio se mantiene en construcción. Por último, agrega el Segundo Solicitante que la falta de una acción indemnizatoria que HAVANA CLUB HOLDING S.A. supuestamente debiera haber iniciado en contra del Primer Solicitante como prueba o defensa de la marca de su propiedad, nada tiene que ver con este proceso, dado que éste es un proceso arbitral de asignación de nombre de dominio, en el cual se pide la condenación a costas, por lo que lo señalado por la contraparte no se condice con el proceso que actualmente se ventila ante este tribunal;

15. Con fecha 5 de junio de 2002, se provee el escrito presentado por HAVANA CLUB HOLDING S.A.;

16. Con fecha 7 de octubre de 2002, don GERMÁN BRUNO REYES ESPINA, en representación de SILVIO MONTENEGRO VARGAS, acompaña un fallo favorable recaído en la solicitud de la marca comercial WWW.HAVANACLUB.CL, solicitud que fue objeto de oposición por parte de don CARLOS ANTONIO URQUIETA VARGAS. La oposición interpuesta fue rechazada, acogiéndose a registro la marca solicitada, sin protección a las siglas "www" y "cl" aisladamente consideradas;

17. Con fecha 14 de julio de 2003, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que se notifica a las partes por carta certificada y correo electrónico;

Y CONSIDERANDO:

18. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

19. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

20. Que contrariamente a lo que da a entender el Primer Solicitante, el principio de first come, first served no es el principio rector del sistema de asignación de nombres de dominio existente en Chile, dado que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL específicamente establece en su artículo 10 inciso primero, un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio. Esta posibilidad que se le otorga a los terceros, consagrada desde la dictación de la primera Reglamentación en septiembre de 1997, nace precisamente para evitar los abusos que ocurrieron previo a ella, en que los nombres de dominio eran inscritos sin que existiera la posibilidad de que terceros pudieran reclamar frente a una inscripción abusiva. En consecuencia, de primar el principio first come, first served como principio rector del sistema de asignación de nombres de dominio, la posibilidad de que terceros presentaren una solicitud competitiva no cumpliría objetivo alguno. En efecto, a juicio de este árbitro, el principio first come, first served sólo debe operar en el caso de encontrarse las partes en igualdad de condiciones, esto es, cuando ninguna de las partes pueda probar un mejor derecho;

21. Que ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

22. Que este árbitro coincide con el Segundo Solicitante, al desconocer la relación que haya podido existir entre el señor Abraham Lincoln y la expresión HAVANA CLUB. El Primer Solicitante se limita a señalar que el dominio en conflicto será usado como un reconocimiento de la obra del señor Lincoln, sin acreditar de forma alguna la razón por la cual dicho dominio cumpliría mejor esta función que cualquier otro dominio. Asimismo, no se ha demostrado en forma alguna que el nombre de dominio solicitado corresponda al nombre propio de una persona natural fallecida, como señala el Primer Solicitante, y menos aún que dicha persona natural haya sido famosa y de renombre;

23. Que el Primer Solicitante, SILVIO MONTENEGRO VARGAS, es titular de la marca comercial WWW.HAVANACLUB.CL, marca que tiene registrada bajo el número 649.306 y que distingue "agencia de viajes" de la clase 39 y "servicios de agencia de viaje o intermediarios que aseguren reservas de hoteles, viajes y excursiones" de la clase 42. El Primer Solicitante no ha acreditado en autos que la marca WWW.HAVANACLUB.CL de su propiedad goce de fama o notoriedad alguna;

24. Que en materia de marcas comerciales, en Chile efectivamente se aplica al principio de la especialidad marcaria, el cual consagra que una marca sólo identifica los productos o servicios para los cuales ha sido concedida. En atención a este principio, se permite que existan marcas comerciales muy similares o idénticas para distinguir productos o servicios distintos. Es así como se ha aceptado a registro la marca WWW.HAVANACLUB.CL para servicios de las clases 39 y 42, que no tienen estrecha relación con los productos de la clase 33 amparados por los registros del Segundo Solicitante;

25. Que mediante la abundante evidencia acompañada en estos autos, el Segundo Solicitante, HAVANA CLUB HOLDING S.A., ha probado fehacientemente que la marca HAVANA CLUB es una marca registrada en a lo menos 120 países del mundo, incluyendo Chile, y que goza de una fama y notoriedad enorme a nivel mundial, acreditando su uso en Chile y en más de 35 países;

26. Que claramente los productos amparados por el registro de la marca HAVANA CLUB para la clase 33 de propiedad del Segundo Solicitante, no pueden ser confundidos con los servicios amparados por la marca WWW.HAVANACLUB.CL del Primer Solicitante en las clases 39 y 42. Sin embargo, a juicio de este árbitro, es indudable que como consecuencia de la fama y notoriedad de la marca HAVANA CLUB de propiedad del Segundo Solicitante, el público consumidor creerá que el nombre de dominio en disputa le pertenece a éste, y no al titular de la marca WWW.HAVANACLUB.CL;

27. Que la solicitud del nombre de dominio havanaclub.cl del Primer Solicitante, SILVIO MONTENEGRO VARGAS, es de fecha 14 de junio de 2000, habiéndose presentado la solicitud competitiva correspondiente por HAVANA CLUB HOLDING S.A. el 6 de julio de 2000. Cabe señalar que el Primer Solicitante sólo presentó la solicitud de la marca comercial WWW.HAVANACLUB.CL el 31 de octubre de 2000, esto es, más de cuatro meses después de haberse solicitado el nombre de dominio havanaclub.cl materia de este arbitraje, así como la oposición en contra del mismo. Entonces, es dable suponer que el Primer Solicitante tenía conocimiento de la existencia de la empresa HAVANA CLUB HOLDING S.A., y de que ésta era titular de a lo menos un registro de la marca HAVANA CLUB, citada por dicha empresa en la solicitud competitiva correspondiente. En consecuencia, al momento de trabarse la litis, el Primer Solicitante no tenía derecho alguno acreditado respecto de la expresión HAVANA CLUB, y a juicio de este árbitro, un único registro marcario obtenido con posterioridad a la iniciación del conflicto, no puede ser determinante de un mejor derecho;

28. Que a juicio de este árbitro, y contrariamente a lo que señala el Primer Solicitante, el nombre de dominio havanaclub.cl necesariamente se asociará a la imagen o marca de una empresa, precisamente la empresa que actúa en estos autos como Segundo Solicitante, a saber, HAVANA CLUB HOLDING S.A.;

29. Que a mayor abundamiento, la razón social del Segundo Solicitante es HAVANA CLUB HOLDING S.A., lo que es un antecedente más que tomará en cuenta este árbitro al momento de fallar;

30. Que si bien no consta la mala fe del Primer Solicitante, no es necesario la prueba de la misma en el caso de las solicitudes de nombres de dominio competitivas, dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho, y en este caso, el Primer Solicitante no ha logrado acreditar un mejor derecho para el nombre de dominio en disputa;

31. Que por el solo hecho de tener el Primer Solicitante la marca WWW.HAVANACLUB.CL registrada, y haber sido el primero en solicitar el nombre de dominio materia de este arbitraje, no le asiste un mejor derecho, y en cambio sí le asiste un mejor derecho al Segundo Solicitante, al haber tenido derechos legítimamente constituidos sobre la expresión HAVANA CLUB con anterioridad a la iniciación de este conflicto, y por haber utilizado esta expresión durante décadas, revistiendo la marca una fama y notoriedad innegable a nivel mundial.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio havanaclub.cl al Segundo Solicitante, HAVANA CLUB HOLDING S.A.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes personalmente y a NIC Chile por carta certificada.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 18 de julio de 2003.-

Christian Ernst S.

ARBITRO

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