Fallo de Arbitraje "gestraconsultores.cl", NIC Chile

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "gestraconsultores.cl"

En Santiago de Chile a 29 de noviembre de 2002.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO1611 de fecha 19 de julio de 2002 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "gestraconsultores.cl", designación que acepté con fecha 24 de julio de 2002, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Gestra Consultores Limitada, rut 77.297.460-4, representada en autos por doña Luz Maria Fernández Saldias, con domicilio en esta ciudad, Av. Diego de Almagro 2597 de la comuna de Providencia, y 2) Gestra GMBH, rut 79.713.300-0, representada legalmente por Sargent & Krahn y en autos por el abogado don Luis Fernando Ureta Icaza, con domiciliado en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711, piso 19 de la comuna de Las Condes.-

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "gestraconsultores.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

A fojas 25 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Gestra Consultores Ltda.

A fojas 65 de autos comparece doña Luz María Fernández Saldias en representación de Gestra Consultores Limitada, y solicita se le asigne el nombre de dominio "gestraconsultores.cl" en atención a que: a) el giro u objeto de la sociedad que representa es la realización de consultorías y asesorías a entidades públicas y privadas; b) su razón social es Gestra Consultores Ltda., que constituye la abreviación de "Gestión Estratégica", que es precisamente el núcleo esencial de las asesorías y servicios profesionales que presta, según lo descrito en su giro; c) Gestra Consultores Ltda. tiene como domicilio legal la ciudad de Santiago de Chile; d) Gestra Consultores Ltda. cuenta con un equipo multidisciplinario estable de seis profesionales, subcontratando además otros servicios o profesionales para el desarrollo de su actividades de acuerdo a sus necesidades. Por otra parte, señala que desde 1999, e incluso con anterioridad, funcionando como una sociedad de hecho ha desarrollado un intenso trabajo en el ámbito propio de su rubro, para Fundación Ford, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, SEPADE, Consejo Peruano para la autogestión y fundación Bill y Melinda Gates, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de la Juventud, Corporación Chilena para la Prevención del SIDA, Servicio nacional de la Mujer, Comité Ecuménico de Proyectos EZE en Chile, Gobierno Regional de la VI Región, entre otros. Señala que su representada no ha desarrollado una política publicitaria por las especialísimas características de su público objetivo y potenciales clientes, que son -como se ha dicho- básicamente, organizaciones del sector público. Señala que su representada solicitó con fecha 12 de Octubre del año 2001, la inscripción a su nombre de la marca denominativa "Gestra Consultores", ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, respecto de la categoría de servicios de la clase 42, servicios de asesorías, consultas y orientación profesional y técnica en el campo de la planificación, técnicas de gobierno e investigación en ciencias sociales, solicitud que fue aceptada a tramitación bajo el número 546164, y que se encuentra en actual tramitación, ya que fue objeto de oposición por parte de una sociedad denominada Gestar S.A. Además, señala que el nombre de dominio solicitado reviste fundamental importancia en el plan de expansión de la sociedad, ya que dicho dominio, no sólo tiene por objeto habilitar una página web para dar a conocer u ofrecer los servicios que presta, sino que está pensado como un medio para asesorar en línea a sus clientes en los complejos procesos de planificación estratégica, evaluación de proyectos y otros servicios que constituyen su giro y actividad, para lo cual ha encomendado a la empresa "Newtemberg", dedicada al desarrollo de proyectos informáticos, la elaboración de softwares especializados para la aplicación de la metodología de trabajo desarrollada y aplicada por la empresa y el diseño de una página web interactiva que permita el procesamiento remoto de la información de planificación de sus clientes, como la existencia de salas de conversación de atención a clientes y desarrollo temáticos. Agrega, que lo anterior no sólo es prueba de la seriedad y buena fe de su representado, sino que forma parte de su plan de expansión y posicionaría a la empresa como pionera en la utilización de la red en Chile en técnicas de gobierno, abriendo con ello un campo vastísimo de desarrollo en el marco del gobierno electrónico. Por otra parte, señala que Gestra GMBH es una empresa alemana, cuyo rubro es el diseño y fabricación de válvulas y sistemas de control para los procesos de control de calor y fluidos, rubro altamente especializado y técnico, que consiste esencialmente en el diseño y fabricación de piezas, las cuales vende y exporta. El ámbito de asesoría que ofrece es limitado y accesorio a su actividad esencial, y consiste en brindar soporte técnico y capacitación a en sistemas de vapor y condensación de fluidos. Además, agrega que la empresa aludida tiene su domicilio y ubicación geográfica en Bremen Alemania y cuenta con representantes en varios países del mundo donde exporta sus productos. Señala que la empresa Gestra GMBH tiene inscrita en Chile a su nombre la marca "Gestra", (a solas), marca cuya cobertura recae exclusivamente en productos de las clases 6, 7, 9 y 11, que incluyen condensadores a vapor, calderas a vapor, desengrasantes a vapor, recolectores de condensación, ventilación de aguas de válvulas a vapor, entre otros, según se desprende de la información de la página del Departamento de Propiedad Industrial. Expresa que, sin perjuicio del prestigio que eventualmente pueda tener dicha empresa, lo cual desconoce, por el especialísimo rubro que explota, su público objetivo y clientes potenciales son también de un ámbito restringido, y evidentemente no es una marca que sea de conocimiento de la mayoría de las personas de un mercado como el chileno. Tanto es así, señala, que no se conocen campañas publicitarias de dicha marca, no aparece en las páginas amarillas y que no es una marca o empresa conocida. Además, señala que Gestra GMBH tiene un nombre de dominio denominado "gestra.com", bajo cuya denominación existe una página web donde aparece la información antes referida, sitio que tiene una función informativa y publicitaria, en idioma alemán e inglés, según se puede apreciar visitando el sitio. Por otra parte fundamenta su mejor derecho en los siguientes principios: 1)El principio first come, first served. Señala que es un principio que consagra el mejor derecho del primer solicitante, principio general que cede sólo en casos excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripción abusiva o de mala fe, y que es ampliamente reconocido por los lineamientos entregados por IANA en su documento RFC 1591. Agrega que Gestra Consultores Ltda. es el primer solicitante y no existen en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio.cl, como tampoco que vulnere normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos validamente adquiridos por terceros de acuerdo al artículo 14 del referido Reglamento. 2.- El principio de la buena fe. Señala que Gestra Consultores Ltda. sin lugar a dudas ha solicitado el nombre del dominio de buena fe, puesto que no se dan en el caso ninguna de las tres circunstancias que copulativamente deben concurrir para considerar una solicitud abusiva, lo que se desprende de las siguientes circunstancias: a)El nombre de dominio solicitado por Gestra Consultores Ltda. no es idéntico a la marca ni al nombre del segundo reclamante y a mayor abundamiento su razón social es Gestra GMBH, que tampoco es idéntico al nombre del dominio solicitado. b) Tampoco se da el caso que el nombre del dominio solicitado corresponda a una marca o nombre por el cual sea notoriamente reconocida la empresa en Chile. c) El dominio solicitado no es "engañosamente" similar al nombre o marca de Gestra GMBH, ya que, si bien comparte la palabra gestra, el dominio completo solicitado es gestraconsultores, que es muy distinto y que por lo mismo, no tiene la capacidad de producir confusión en los consumidores, entorpeciendo la actividad comercial del segundo solicitante o de captar sus potenciales clientes, ya que ambas empresas desarrollan actividades completamente diferentes, cuyo público objetivo es absoluta y diametralmente distinto. Tanto es así, que difícilmente quien intente buscar información sobre los productos de Gestra GMBH en el mundo virtual digitará gestraconsultores.cl, puesto que la segunda parte del nombre "consultores" no identifica el rubro al que se dedica dicha empresa, no corresponde a su nombre, ni es conocido como tal, a diferencia de lo que ocurre con el primer solicitante. En cambio la asignación del nombre a Gestra GMBH, impediría el acceso de los clientes de su representado a través de internet, puesto que lógicamente buscarían por su nombre o razón social, por el cual lo reconocen, llegando en cambio a una pagina sobre venta de válvulas y control de vapor. 3) Principio del interés legítimo del primer solicitante. Señala que ha solicitado el nombre de dominio gestraconsultores.cl teniendo múltiples y variados intereses legítimos para ello. Resulta que el nombre de dominio es idéntico a su razón social, nombre por el cual es reconocido en el mercado en que su actividad se desarrolla, el designa claramente el rubro y servicios que ofrece y al que se dedica, que son precisamente las consultorías, ha capitalizado bajo ese nombre un prestigio en su área y tiene derecho legítimo al nombre de dominio, que, por lo demás, forma parte de un plan de expansión virtual de la empresa para el cual se encuentra haciendo preparativos y que supone la existencia de dicho dominio. 4) Principio de la inexistencia de vulneración de derechos de terceros. Por último señala que su solicitud no vulnera los derechos válidamente adquiridos del segundo solicitante, ya que, si bien Gestra GMBH tiene el registro de la marca gestra, la exclusividad del uso de dicha marca se encuentra restringido en las clases 6,7,9 y 11, que nada tienen que ver con los servicios ofrecidos por su cliente, para los cuales ha solicitado la marca Gestra Consultores bajo la clase 42. Por otra parte, la protección de los privilegios marcarios sólo se refieren al uso de la palabra gestra y no al uso de la misma con otros complementos, sobre todo en el ámbito de los dominios de internet, cuyo objetivo es simplemente permitir que terceros puedan identificar servicios y productos de su titular en el mundo virtual, por tanto, resulta improcedente pretender un monopolio de toda expresión que contenga la palabra gestra en el contexto de internet, basado en derechos de marca. La asignación al segundo solicitante sólo impediría la ubicación del primero, frustrando los fines y eficacia de internet e impidiendo que el primero refleje en la red su nombre y su marca, que está en trámite, para los servicios que desarrolla y que ofrecería en el dominio solicitado, extendiendo los derechos de marca mas allá de su ámbito restringido de protección. Finalmente expresa que existen elementos que en el fallo deben considerarse dentro de la equidad y prudencia:1.- Preferencia para el uso de dominio .cl a instituciones del país. Expresa que existen los dominios de países, .cl para Chile, .uk, para Reino Unido, etc., las que aceptan inscripciones de instituciones del país respectivo, desde este punto de vista señala que constituyen un mejor derecho que el solicitante para el dominio de un país sea una institución perteneciente al mismo, sobre todo frente a un segundo solicitante que no lo es y que tiene un dominio genérico por tipo de organización. 2.- Identidad del nombre o razón social del primer solicitante como atributo de la personalidad con el nombre del dominio solicitado y de la marca solicitada, a diferencia del segundo solicitante cuyo nombre, ni marca coinciden con el dominio que pretenden. 3.- Coherencia entre el rubro de servicios ofrecidos y desarrollados por Gestra Consultores Ltda. con el nombre de dominio solicitado que alude además de la palabra gestra a la de consultores, a diferencia del segundo solicitante, cuyo giro esencial es la fabricación de productos de tecnología y no la de servicios de consultoría, como queda acreditado de la clase de marca que ostenta, lo que producirá confusión en los consumidores de asignársele al segundo, en perjuicio de los fines de internet y de los intereses del primero. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: copia autorizada de la escritura pública de constitución de la sociedad Gestra Consultores Ltda. con certificación de su inscripción; copia autorizada de la solicitud de inscripción de marca Gestra Consultores ante el Departamento de Propiedad Industrial; Proyecto de desarrollo de página web encargado a la empresa Newtenberg y presentación de la empresa Newtenberg; copias de balances contables del año 1999, 2000, 2001 y pagos de impuestos del año 2002, facturas de proveedores, boletas de honorarios, rol único tributario, copias de contratos y convenios de proyectos desarrollados, certificado de Sense debidamente autorizados y originales de liquidaciones de sueldo; presentación de los servicios ofrecidos por Gestra Consultores Ltda. y lista de proyectos ejecutados; Copia traducida de partes de la página web de Gestra GMBH; copias de la información que figura en la página del Departamento de Propiedad Industrial respecto de la marca Gestra y de la solicitud de la marca Gestra Consultores; copias de jurisprudencia arbitral chilena recaída en conflictos de dominio.

I.5.2 Planteamientos de Gestra GMBH

Consta a fojas 21 y siguientes de autos, que don Luis Fernando Ureta Icaza en representación de Gestra GMBH, presenta demanda contra Gestra Consultores Limitada, con el objeto que le sea asignado el nombre de dominio "gestraconsultores.cl". Fundamenta su derecho en que Gestra GMBH, fue creada en 1902 en Alemania, destinada a la optimización del uso de la energía y ahorro de esta en los diversos procesos productivos al interior de las industrias. Desde el año 1998 la empresa cuenta con sitio web en Internet, www.gestra.com, además cuenta a la fecha con 3 registros marcarios en Chile, para su marca "gestra": Registro marcario No 507.160 "GESTRA", para distinguir condensadores de vapor, calderas a vapor, desengrasadores a vapor, y todos los demás productos de la clase 11, clase 7 y 9: Registro marcario No 512.654 "GESTRA", etiqueta circulo fraccionado con letras mayúsculas negras sobre fondo blanco, para distinguir llaves, llaves de esclusa; metales, aleaciones y compuestos metálicos, sus moldajes y manufacturas diversas, de la clase 11, clases 6, 7, 9 y 11,: Registro marcario No 504.543 "GESTRA", para distinguir válvulas, válvulas aspernadas, acopladas de tubería respectivamente manguera de esta clase con órganos para cerrar, armaduras para conducciones de aire comprimido de agua o de gas, de metal y todos los demás productos de la clase 6. Junto a lo anterior, destaca que la marca "GESTRA" se encuentra registrada en la mayoría de los países del mundo, contando con los debidos registros marcarios en dichos países, incluido su país de origen, Alemania, país donde cuenta con registros marcarios desde hace décadas. Asimismo, señala que su mandante ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en nuestro país y en el extranjero. Prueba de ello son los registros marcarios, además de publicaciones, los cuales dan cuenta del uso y fama que la marca "gestra". Por otra parte señala que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Considera que si el nombre de dominio "gestraconsultores.cl" se le adjudicara a Gestra Consultores Ltda., sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "gestraconsultores.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet. Señala que su representado ha registrado los siguientes nombres de dominio correspondientes a extensiones mundiales como locales y que son de fecha anterior a la solicitud presentada por el demandado: www.gestra.com y www.gestra.de. Desde el punto de vista del derecho argumenta el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Señala que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Hace presente que con fecha 1o de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Expresa que en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Además agrega que, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Por otra parte, hace presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la afamada marca "GESTRA" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "gestraconsultores.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante en el país y se encontraran con cualquier otra información, de una entidad completamente distinta a la de su mandante.Al respecto, cita la sentencia arbitral de fecha 9 de julio de 2001 respecto al nombre de dominio "kiwi.cl" señala que. "Sí le asistiría un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior." Como un segundo argumento legal cita el criterio de la notoriedad del signo pedido, expresa que esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Señala que es su mandante el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación "GESTRA". A continuación cita el criterio del mejor derecho y buena fe, expresa que su representada cuenta con registros marcarios en Chile y en el extranjero para la expresión "GESTRA", y destaca que es una marca creada, desarrollada y publicitada por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, concluye que si se le asignara a la contraparte crearía confusión entre los usuarios de Internet. Agrega que no existe ningún registro marcario para la expresión "GESTRA", a nombre Gestra Consultores Ltda. y que sólo cuenta con una solicitud de marca, la cual se encuentra con oposición y que se encuentra pendiente de resolver por parte del Departamento de Propiedad Industrial, por lo que el eventual derecho que la contraparte podría hacer valer frente al nombres de dominio es muy limitado, considerando que actualmente la contraparte sólo cuenta con una mera expectativa de contar a futuro con una marca registrada sobre la denominación "GESTRA", lo que demuestra que el mejor derecho sobre el dominio materia de autos lo detenta su representada. Además cita el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto No.425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, específicamente el artículo 8, y concluye que los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial. Señala que "GESTRA" constituye lo esencial del nombre comercial de la matriz de su mandante, GESTRA GMBH. Luego cita como argumento de derecho la titularidad de registros marcarios para el signo "GESTRA", expresa que Gestra GMBH, es titular de una serie de registros marcarios en Chile para el signo "GESTRA", y que Gestra Consultores Ltda. no es titular de ningún registro marcario para el signo "GESTRA" ni para "Gestra Consultores". En estas circunstancias, concluye que resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio "gestraconsultores.cl" corresponde a su representada, con el mérito de la titularidad para la marca "GESTRA" antes referida. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña la siguiente documentación: copias de los registros de nombres de dominio a nombre de su representado (www.gestra.com y www.gestra.de) ; copia de registro marcario y copia de búsqueda en base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, que demuestran que Gestra GMBH es titular de los siguientes registros marcarios: No 507.160 "GESTRA" para distinguir productos de las clases 7, 9 y 11, No 512.654 "GESTRA" para distinguir productos de las clases 6, 7, 9 y 11, No 504.543 "GESTRA" para distinguir productos de la clase 6; copias de información de la página web "GESTRA.COM" que enseña la historia de la corporación y sus actividades y productos; copia de Archivo con información técnica de los productos de la empresa.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Gestra Consultores Limitada.

Consta a fojas 101 y siguientes de autos que la parte Gestra Consultores Limitada evacuó el traslado conferido en los siguientes términos. Señala que su contraparte invoca derechos marcarios de que es titular sobre la marca "GESTRA" en Chile, al respecto expresa que las marcas de que es titular en Chile se refieren a productos de las clases 6,9,7 y 11, las que describe detalladamente y que coinciden con piezas, aparatos y equipos vinculados al tratamiento de fluidos y vapor. No cuenta con registros marcarios en Chile y tampoco consta que los tenga en otros países respecto de servicios y menos de consultorías. En segundo lugar, expresa que su contraparte invoca inversiones para dotar de fama y prestigio a su marca en nuestro país y en el extranjero. Sobre el punto, señala que cabe preguntarse si la sola existencia de registros marcarios en Chile y eventualmente en otras partes del mundo y la existencia de un sitio web bajo el nombre gestra, le confiere la calidad de marca notoria o famosa. Señala que para que una marca se pueda considerar notoria o famosa, según se ha definido reiteradamente en fallos arbitrales, debe tratarse de una marca que sea conocida por la mayoría de las personas de un mercado determinado identificando un determinado servicio o producto. Lo anterior es lógico puesto que es este conocimiento de una marca asociada a un producto determinado por parte de los usuarios de la red lo que eventualmente podría causar la confusión de los usuarios y competencia desleal. Agrega que su contraparte alega que de no asignarse el nombre de dominio, el que pretendiendo encontrar información sobre los productos de Gestra GMBH, ingresen al sitio gestraconsultores.cl, se encontraran con información de otro tipo, traduciéndose, según afirma, en un perjuicio irreparable para su mandante. Al respecto señala que la confusión se produciría si el nombre de dominio "gestraconsultores.cl" en Chile, se le asigna a Gestra GMBH, puesto que difícilmente alguien que busque sus productos en la red digitará "gestraconsultores.cl", ya que esa no constituye la marca, que es a solas "gestra", por otra parte, el agregado "consultores" que forma parte del nombre de dominio solicitado, no identifica el rubro al que se dedica la empresa Gestra GMBH, que son productos y piezas de alta ingeniería y no servicios de consultorías. En cambio, señala que es más probable que quien busque en la red conectarse con su representada digitará "gestraconsultores.cl", que es su razón social y nombre comercial, por el cual es conocido en Chile y porque las consultorías son precisamente su rubro y por tanto, la identifica más exactamente. Luego, se hace cargo de algunos criterios jurídicos hechos valer por su contraparte: 1.- Expresa que el fin y objeto de los nombres de dominio es poder identificar mediante el mismo a quien efectivamente corresponde a dicha entidad y sus productos. Señala que en el caso en cuestión, el nombre de dominio efectivamente identifica con mayor exactitud a su representada, puesto que corresponde exactamente a su razón social, a su nombre comercial y a mayor abundamiento el rubro al que se dedica que son servicios de consultoría, a diferencia de la contraparte. 2.- La titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Expresa que si bien es cierto que ante los conflictos por nombres de dominio, la titularidad de marcas ha sido considerada como uno de los criterios de resolución de conflictos en ciertos casos, no es el principio o criterio rector para la resolución de los mismos. Señala que el principio rector ampliamente reconocido por los lineamientos entregados por IANA en su documento RFC 1591: Domain Name System Structure and Delegation, mismo principio que informa el Reglamento para la asignación de dominios .cl, expresados en su artículo 1, 8 inciso 4 y 10 entre otros, como también por la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy de ICANN, reconocido además por la doctrina nacional y comparada y por la abundante jurisprudencia emanada del referido Sistema, como asimismo de los fallos arbitrales dictados en Chile por conflictos de dominio, es el principio de first come first served, esto es la prioridad del primer solicitante, el cual cede sólo en casos excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripción o solicitud abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da. Agrega que Gestra Consultores Ltda.. es el primer solicitante y no existen en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio .cl, como tampoco antecedentes de que que vulnere normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos validamente adquiridos por terceros de acuerdo al artículo 14 del referido Reglamento. 4.- La protección de las marcas y nombres comerciales. Señala que la sola titularidad de una marca no constituye por si sola mejor derecho a un nombre de dominio idéntico a dicha marca. Por otra parte, estima que gestra no tiene las características de una marca afamada en términos de ser de aquellas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. A mayor abundamiento, señala que el nombre de dominio solicitado no es idéntico a dicha marca, y la nula posibilidad de confusión de los usuarios de internet en caso de asignarse el nombre al primer solicitante en este caso, con lo cual el criterio de la notoriedad pierde todo fundamento, ya que su aplicación pretende precisamente evitar confusión y también la posibilidad de una competencia desleal, la que en el caso no puede darse, por la diversidad de rubros de ambas empresas. Por otra parte, señala que su representado tiene un nombre comercial que debe ser protegido en virtud del Convenio de Paris, es más su nombre comercial es idéntico al nombre solicitado, ha hecho uso comercial del mismo y constituye su razón social. Argumenta que su representado ha hecho preparativos para usar el nombre de dominio solicitado como un hito en su plan de expansión, tiene por tanto, legítimos intereses sobre él y debe en virtud de ello descartarse cualquier intención abusiva o de mala fe en la solicitud del nombre de dominio y, por lo mismo, debe primar en estos casos el principio de first come first served; sino que además debe tener preferencia puesto que el nombre de dominio que solicita corresponde exactamente a su nombre comercial, la sociedad tiene domicilio y centro preferente de operaciones en Chile, y debe gozar de preferencia por tanto, en este tipo de dominio que designa instituciones pertenecientes al país en cuestión. Acompaña la siguiente documentación: copia del Registro de Consultores de la Cámara de Diputados en que aparece GESTRA Consultores, extraído de su página web; certificado emanado de la empresa Newtemberg en que consta el acuerdo con dicha empresa para la realización del proyecto de desarrollo del sitio bajo el nombre de dominio gestraconsultores.cl ; copias de la demanda de oposición a la solicitud de marca efectuada por GESTAR S.A y de la contestación a la misma. Por otra parte, objeta las copias de los registros de dominio, por no estar traducidos tal como lo exige el compromiso arbitral ; copia de Archivo con información técnica de los productos de la empresa, por la misma razón, ya que ello impide o dificulta su comprensión y apreciación.

I.6.2 Respuesta de Gestra GMBH

Según consta a fojas 102 de autos, la parte Gestra GMBH no presentó escrito de repuestas dentro de plazo. Sin embargo, consta a fojas 104 que presentó un escrito con los siguientes argumentos: "Gestra GMBH" es una empresa que opera en el país a través de la venta directa de sus productos, para lo cual ha registrado sus marcas en el país desde hace muchos años. Cita el Convenio de París, en su artículo 8o. establece que:"El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial. Pues bien, GESTRA es la parte esencial de la razón social de su representado, la que se encuentra protegida en el país, en base al Convenio de París de Protección de la Propiedad Industrial, el que no sólo protege las marcas registradas en el extranjero, sino que también la razón social de las empresas cuando esta es igual a sus marcas registradas. Por lo tanto, dicho nombre merece una protección legal, anterior a la de la contraparte, dado la antigüedad de su representada y de sus marcas registradas. Complementando lo señalado en su escrito de demanda, precisa que Gestra GMBH realiza periódicamente consultorías y capacitaciones a sus clientes, ya sea presencialmente, o a través de softwares o capacitaciones on line. Finalmente, precisa que la solicitud marcaria invocada por la contraparte es posterior a la solicitud del nombre de dominio y oposición por parte de su representada, lo que revela que sólo una vez que la contraparte supo de la oposición a su solicitud de nombre de dominio procedió a solicitar la protección marcaria para Gestra Consultores, por lo tanto, la solicitud marcaria invocada carece de relevancia para el análisis del caso de autos.

I.7 Inspección Personal del tribunal.

Consta a fojas 105 de autos que se decretó la inspección personal del tribunal, consistentes en visitar distintas páginas web. La diligencia se lleva a efecto con fecha 24 de octubre de 2002, según consta a fojas 113 de autos.

I.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 114 de autos, con fecha 7 de noviembre de 2002, encontrándose vencido la etapa de respuestas se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada con fecha 11 de noviembre de 2002.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Gestra Consultores Limitada con fecha 23 de mayo de 2001 solicitó el nombre de dominio "gestraconsultores.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Gestra GMBH, representada por Sargent & Krahn, lo solicitó con fecha 12 de junio de 2001.-

II.2 Que Gestra GMBH se opuso a la inscripción del nombre de dominio "gestraconsultores.cl" por parte de Gestra Consultores Limitada, fundamentando su mejor derecho en que es dueño de la marca "Gestra", de manera que Gestra Consultores está usufructuando de toda la inversión de publicidad hecha al colgarse de la fama y notoriedad de la marca. Además argumenta que los usuarios de internet podrían confundirse y asociar indebidamente el nombre de dominio "gestraconsultores.cl".

II.3 Que Gestra Consultores Ltda., argumenta su mejor derecho, entre otras razones, en que su nombre proviene de las palabras "gestión estratégica", y que se trata de una empresa destinada a la consultoría, por lo que el nombre de dominio la identifica plenamente.

II.4 Que éste sentenciador considera que si bien Gestra GMBH tiene inscrita en Chile a su nombre la marca "GESTRA", en las clases 6, 7, 9 y 11, no es para "consultoría" sino que para productos industriales como condensadores a vapor, calderas a vapor, desengrasantes a vapor, recolectores de condensación, ventilación de aguas de válvulas a vapor, etc., de manera que podemos concluir que el nombre de dominio en disputa "gestraconsultores.cl" no identifica a tales productos y servicios.

II.5 Además el nombre de dominio "gestraconsultores.cl" no es idéntico a la marca "gestra" ni a la razón social de Gestra GMBH, ni es "engañosamente" similar a ella, por cuanto la palabra "consultores" le imprime una diferenciación, que a juicio de éste sentenciador evitará que se produzca confusión en los consumidores, ya que, ambas empresas desarrollan actividades completamente diferentes.

II.6 Por su lado Gestra Consultores Ltda., si bien no es dueña de la marca "gestra", ha acreditado que tiene por preciso objeto las consultorías, giro que desarrolla ampliamente en nuestro país, de manera que el nombre de dominio "gestraconsultores.cl" la identifica plenamente. Sin perjuicio de lo anterior, consta además que Gestra Consultores Ltda.. ha solicitado la marca "gestra consultores" para servicios en la clase 42, lo que se encuentra actualmente en tramitación.

II.7 Que es criterio de este sentenciador que el nombre de dominio "gestraconsultores.cl" sea asignado a quien se identifica, en Chile, con el producto o servicio al que se pretende distinguir, por tratarse de un nombre de dominio punto cl.

II.8 Que del mérito de lo expresado en los puntos anteriores podemos concluir que el nombre de dominio en disputa efectivamente identifica en mayor medida y precisión a Gestra Consultores Limitada puesto que corresponde exactamente a su razón social, a su nombre comercial y a mayor abundamiento el rubro al que se dedica, esto es, servicios de consultoría.

III SE RESUELVE.

Asignar el nombre de dominio en disputa, "gestraconsultores.cl", a la sociedad Gestra Consultores Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por Felipe Bahamondez Prieto.