NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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Fallo por Arbitraje de dominio "fosasbiobio.cl"



Santiago, diecisiete de abril de dos mil tres.

 

VISTOS:

 

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del dominio "fosasbiobio.cl", siendo partes Fosas Bio Bio Limitada, domiciliada en Almagro N° 1350-B, Los Angeles, Los Angeles y Pesquera Bio Bio S.A, representada por Sargent & Krahn, domiciliada en Avenida Colón N° 2450, Talcahuano, Concepción.

 

SEGUNDO: Que acepté el cargo y  fijé la fecha para la primera actuación en Huérfanos 779, oficina 701, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 9 y siguientes. A fojas 24 de autos consta la realización de la audiencia de conciliación, que se practicó con la asistencia de ambas partes. No se produjo acuerdo y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral y se dejó expresa constancia de que, como ambas partes demostraron interés en llegar a acuerdo, se eximió temporalmente al Segundo Solicitante de pagar los honorarios arbitrales.

 

TERCERO: Que, a fojas 28 se ordenó al Segundo Solicitante cumplir las cargas procesales previstas en el procedimiento arbitral, al no haber alcanzado avenimiento las partes. A fojas 33 consta que el Segundo Solicitante cumplió las referidas cargas impuestas y que el Tribunal ordenó a las partes efectuar sus presentaciones. A fojas 35 rola carta del Primer Solicitante acompañando documentos tendientes a probar su mejor derecho al nombre de dominio en disputa y a fojas 44 hace lo propio el Segundo Solicitante, interponiendo demanda arbitral. A fojas 54 se recibió a prueba la causa y a fojas 57 se citó a las partes a oír sentencia; finalmente, a fojas 78 se agregaron documentos probatorios de ambas partes, como medida para mejor resolver.

 

CUARTO: Que, encontrándose dentro de plazo, John Oviedo Araneda, Gerente Comercial de Fosas Bio Bio envía una carta, acompañando documentación que consiste en copia de la escritura de constitución de la sociedad "Fosas Bio Bio Ltda..", copia de su inscripción en el registro de comercio y copia de la Declaración de Inicio de Actividades del Servicio de Impuestos Internos. En el artículo segundo de la escritura referida se establece que "el objeto de la sociedad será: Uno) La prestación de servicios en limpieza, instalación y mantención de fosas sépticas de aguas servidas provenientes de alcantarillados particulares; Dos) Comercialización, venta y distribución de productos relacionados con el objeto de la sociedad; Tres) la prestación de asesorías en las materias antes indicadas; y cualquier otro acto que se relacione, directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con este giro; y cualquier otro negocio que acordaren los socios".

 

QUINTO: Que, también encontrándose dentro del término fijado por el Tribunal, el representante de Pesquera Bio Bio dedujo demanda arbitral de asignación de nombre de dominio y acompañó documentos. Sus argumentos para solicitar que el nombre de dominio le sea asignado son los siguientes. En primer lugar, señala que su representada cuenta a la fecha con dos registros marcarios: Registro No 439.934, "BIO BIO", para distinguir aceite de pescado. Etiqueta consistente en palabra "BIO BIO" en letras mayúsculas blancas en paralelogramo granate, sobre esta franja curva granate-verde esmeralda que encierra imagen estilizada de pescado", clase 29, solicitado con fecha 8 de abril de 1994; y registro No 443.885, "BIO BIO", para distinguir "harina de pescado, con exclusión de variedades de vegetales. Etiqueta consistente en palabra "BIOBIO" en letras mayúsculas blancas en paralelogramo granate, sobre esta franja curva granate-verde esmeralda que encierra imagen estilizada de pescado", clase 31 solicitado con fecha 9 de abril de 1994. En segundo lugar, señala que su mandante habría invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en nuestro país. Prueba de ello serían los registros marcarios que se acompañan, los cuales, según sus dichos, dan cuenta del uso y fama de la marca "BIO BIO". En tercer lugar, esgrime que si el nombre de dominio "fosasbiobio.cl" se le adjudicara a la contraparte, sucedería que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "fosasbiobio.cl", se encontrarían con información de otro tipo, lo cual se traduciría en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet. Señala además que su representada ha inscrito a su nombre los siguientes dominios: www.biobiopesquera.cl, creado con fecha 14 de diciembre de 2000. www.pesquerabiobio.cl, creado con fecha 7 de agosto de 2002. En relación con la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, argumenta que en el derecho comparado, y en los últimos años también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales y que estos tendrían un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. Que, de acuerdo a la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN") se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Que estos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Por último, y respecto del criterio del mejor derecho y buena fe, destaca que la marca BIO BIO fue creada, desarrollada y publicitada por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad y que al momento de trabarse la litis la contraparte no habría tenido ningún derecho sobre la expresión "BIO BIO", ni existía ningún registro marcario para la expresión "BIO BIO" a su nombre. Por todas esas consideraciones, concluye solicitando le sea asignado el dominio en disputa a su representada.

 

SEXTO: Que, con el fin de probar sus asertos, el Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos: Copia de una Factura de su empresa, en la que se distingue el logo "Fosas Bio Bio"; copia de las Páginas Amarillas de la Octava Región, donde se publica un aviso de la empresa con la denominación "Fosas Bio Bio";  hoja de carta con membrete que contiene el logo referido, sobre carta de la empresa con igual membrete y copia de la publicación del extracto de la constitución de la sociedad en le Diario Oficial de fecha 19 de febrero del 2002.

 

SÉPTIMO: Por su parte, y con el fin de dar veracidad a sus alegaciones, el segundo solicitante acompañó los documentos que a continuación se detallan. Copias de los siguientes registros de nombres de dominio: www.biobiopesquera.cl, creado con fecha 14 de diciembre de 2000 y www.pesquerabiobio.cl, creado con fecha 7 de agosto de 2002; copia de búsqueda en base de datos del Departamento de Propiedad Industrial,
que demuestran que PESQUERA BIO BIO S.A. es titular de los siguientes
registros marcarios: Registro marcario No 439.934, "BIO BIO", clase 29 y registro marcarlo No 443.885, "BIO BIO", clase 31.

 

OCTAVO: Que, finalmente, y como medida para mejor resolver, este Tribunal tuvo a la vista documentos informativos de las empresas, filiales, actividades y productos del Segundo Solicitante, en los cuales aparece reiteradamente la expresión "Bio Bio".

 

CONSIDERANDO:

 

NOVENO: Que, acompañados en tiempo y forma por ambas partes los documentos referidos en los numerales precedentes, no fueron objetados por alguna de ellas, por lo que se tienen por reconocidos y válidos para todos los efectos del presente pleito los documentos acompañados por ambos solicitantes.

 

DÉCIMO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, esto es, "fosasbiobio.cl".

 

UNDÉCIMO: Que, como ha expresado este sentenciador en otras causas ventiladas tales como "isantamaria" y "trabajadores-ccu", roles 17-2002 y 21-2002 y, en términos generales, los Tribunales Arbitrales llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio deben analizar y establecer el derecho o grupo normativo afectado, pudiendo configurarse, a grandes rasgos, tres principales categorías de conflictos: aquellos que dicen relación con signos distintivos empresariales, lo que deberá ser resuelto teniendo presente, entre otras, la legislación marcaria y, eventualmente, de defensa de la competencia; las contiendas relativas a derechos de propiedad intelectual, tales como libros, obras de arte u otras de naturaleza análoga y, por último, aquellas relacionadas con derechos de la personalidad y otros similares, entre los que cabe destacar los nombres de personas naturales, localidades, regiones, entre otros.

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la clasificación anterior debe ser complementada en el sentido de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Así las cosas, podemos establecer un primer grupo en que un solicitante pretende, ostensiblemente, sacar partido del buen nombre o reputación de una marca, ya sea por la fama de ésta o por la proximidad competitiva con la empresa afectada. Un segundo grupo estaría constituido por aquellas disputas relativas a personas que registran nombres de dominio, generalmente ligados a marcas comerciales, con el objeto de, posteriormente, venderlas a los titulares de éstas. Un tercero, que estaría vinculado a aquellos que pretenden ridiculizar u obstaculizar deliberadamente la comercialización de los productos de la marca en cuestión y, por último, encontramos aquellas contiendas, como es el caso de autos en que, dos o más personas tienen, en principio, el interés de utilizar una denominación sin un ánimo especulativo, lo que atañe generalmente a nombres genéricos u otros de naturaleza híbrida. Esto últimos casos ha sido denominado por la doctrina como "string conflicts".

 

DÉCIMO TERCERO: Que, pese a que el nombre de dominio en disputa contiene una marca comercial, se encuentra complementada por la expresión "fosas" lo que otorga un contenido y alcance específico al DNS en cuestión, como se fundamentará más adelante. En consecuencia, este sentenciador considera que, atendida la clasificación expuesta, nos encontramos frente al último de los grupos descritos, ya que se está en presencia de un conflicto de aquellos en que ambas partes aparentan tener un interés y finalidad legítima en la asignación del nombre de dominio. En consecuencia, corresponderá a este Tribunal determinar cuál de estos intereses legítimos, pero contradictorios, resulta de mayor entidad y envergadura y deberá tenerse por preponderante en la resolución del conflicto.

 

DÉCIMO CUARTO: Que, es un hecho no controvertido de autos que la marca "Bio Bio" se encuentra inscrita a nombre del Segundo Solicitante en el Departamento de Propiedad Industrial bajo los registros marcarios No 439.934, clase 29 y No 443.885, clase 31, actualmente vigentes. Los documentos que rolan a fojas 60 y siguientes prueban además que el interés señalado se ha manifestado efectivamente en el mundo real a través de etiquetas y avisos publicitarios, por lo que se encuentra acreditado su interés en la utilización de la referida marca, más no la expresión "fosasbiobio", como se expondrá a continuación. 

 

DÉCIMO QUINTO:  Que, mediante los documentos acompañados por el Primer Solicitante a fojas 36 y siguientes, ha quedado suficientemente acreditado en autos no sólo su interés en el uso del nombre de dominio, sino también el natural y legítimo derecho que le asiste para su utilización, puesto que en su escritura de constitución social se establece que el giro de su establecimiento comercial está íntimamente ligado a la prestación de servicios de limpieza, instalación y mantención de fosas sépticas y con la comercialización, venta y distribución de productos relacionados con ese mismo objeto y que se encuentra domiciliada y ejerce sus actividades precisamente en la Región del Bio Bio. A mayor abundamiento y, del análisis de las piezas probatorias existentes en autos, consta que la expresión "Fosas Bio Bio" ha sido utilizada reiteradamente por el Primer Solicitante en avisos publicitarios y como membrete de su empresa, existiendo a mayor abundamiento el correo electrónico fosasbiobio@xxxxx.

 

DÉCIMO SEXTO:  Que, el argumento de la titularidad sobre marcas de dominio esgrimido por el Segundo Solicitante será desechado por este sentenciador, por cuanto la protección marcaria que éste ha obtenido para la expresión "Bio Bio" no resulta, a juicio de este Tribunal, suficiente para abarcar otras expresiones que modifican sustancialmente el sentido de la primera, ya que no parece lógico entender que la existencia del sitio "fosasbiobio.cl" pueda inducir a error a los usuarios de internet respecto de las actividades de Pesquera Bio Bio S.A. Tal razonamiento podría generar el indeseable efecto de que todos los nombres de dominio que contuvieren en alguna forma la expresión "biobio" debieren necesariamente asignarse al Segundo Solicitante, lo que resulta impropio y desde luego contrario a la doctrina y reiterada jurisprudencia nacional e internacional respecto de asignación de DNS en conflictos con alcance marcario, no obstante lo cual, este Tribunal Arbitral ha expresado su parecer en el sentido de que nos encontramos frente a un conflicto de los denominados "string conflicts", pese a que el derecho o grupo normativo afectado tiene  relación con signos distintivos empresariales, cual es el caso de la expresión "fosasbiobio".

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, desechado como se ha explicado el argumento con estricto sustento marcario y, en este mismo orden de  ideas, también procede rechazar para la solución de esta controversia el pretendido uso y fama de la marca "BIO BIO", ya que este Tribunal Arbitral, reconociendo y entendiendo la relevante connotación comercial de la empresa Pesquera Bío Bío, precisamente comprende que su específica actividad comercial desvirtúa sus demás argumentos basales ya que no es posible avizorar cuál pudiese ser el perjuicio o detrimento que dicha empresa padezca producto de la asignación del nombre de dominio en cuestión a otra compañía que presta servicios de naturaleza y alcance totalmente diversos y ajenos a los de una compañía dedicada a la explotación pesquera. Así las cosas, como se ha dicho precedentemente, no resulta adecuado aceptar la pretendida confusión en los usuarios de Internet ya que éstos, como es natural, al ingresar a un sitio web denominado "fosasbiobio" no esperarán encontrar información referente a una pesquera la cual, como se encuentra acreditado en autos, ya cuenta con protección en el tráfico virtual a través de los nombres de dominio www.biobiopesquera.cl, creado con fecha 14 de diciembre de 2000 y www.pesquerabiobio.cl, creado con fecha 7 de agosto de 2002.

 

DÉCIMO OCTAVO: Que, de esta forma, y existiendo intereses legítimos y contradictorios en ambos solicitantes, este Tribunal recurrirá a principios de sana prudencia que permitan resolver el conflicto, entre los cuales aplicará el relativo a la preeminencia, relevancia y sustancialidad que significa para la empresa Fosas Bio Bio contar con un DNS que permita a su comunidad de intereses ser reconocida en el tráfico virtual a través de un nombre de dominio de gran semejanza con su razón social ya que, como se ha venido expresando, han demostrado un atendible interés en su asignación, además de la ya referida natural coincidencia con su razón social y actividad empresarial.

 

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento Arbitral ya citado,

 

RESUELVO:

 

Se asigna el nombre de dominio "fosasbiobio.cl" al Primer Solicitante referido en el oficio OF02413, de 14 de Octubre de 2002, de NIC Chile, Fosas Bio Bio Limitada, domiciliada en Almagro N° 1350-B, Los Angeles, Los Angeles.

 

Cada parte responderá de sus costas.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

Rol N° 39-2002.

 

 

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos Álvaro Pérez Astorga y Francisca Morales Labbé.