Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "finisterraesa.cl"

Santiago, 30 de abril de 2003.

 

VISTOS:

 

1.      Con fecha 7 de junio de 2002 NIC Chile comunicó al abogado infrascrito, mediante Oficio Nº 1.353, de esa misma fecha, su designación como árbitro en el conflicto sobre el nombre de dominio en Internet "finisterraesa.cl".

2.      En dicho oficio y en sus anexos, documentos que rolan de fs. 1 a 3 del expediente, consta:

a) Que Electrónica del Pacífico S.A., RUT 83.3113400-K, contacto administrativo Guillermo Diaz-Vaz, domicilio postal Julio Prado 2118, Nuñoa, Santiago, dirección electrónica elpa@xxxxx, solicitó la inscripción de dicho nombre con fecha 05 de enero de 2001;

b) Que con fecha 30 de enero de 2001, Universidad Finis Terrae, RUT 70.884.700-3, contacto administrativo Roberto Guerrero del Río, domicilio postal Miraflores Nº 178, piso 12, Santiago, dirección electrónica nrs@xxxxx y abogados@xxxxx, presentó una solicitud competitiva para el mismo nombre de dominio.

3.      Que por resolución de fecha 18 de junio de 2002, estampada a fs. 4, el árbitro que suscribe aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible.

4.      Que en la misma resolución antes citada se citó a las partes a comparendo de conciliación y, en su caso, para fijar procedimiento, la que se notificó a ambas partes y a NIC Chile, por cartas certificadas enviadas con fecha 19 de junio de 2002, como consta a fs. 4 vta., y por correo electrónico.

5.      Que el viernes 5 de julio de 2002, fecha fijada para el comparendo, asistieron don Guillermo Díaz-Vaz Olmedo y don Nicolás Robeson Serrano, como agentes oficiosos de la primera y la segunda solicitante, respectivamente.

6.      Que en virtud de lo anterior, el árbitro fijó un plazo para que los comparecientes acreditaran personería, lo que efectivamente ocurrió, como consta de los escritos y documentos agregados a fs. 7 y siguientes y a fs. 14 y siguientes, respectivamente.

7.      Que formulado el llamado a conciliación en el comparendo indicado en el numeral 3 supra, las partes solicitaron al tribunal se fijara un plazo para intentar resolver directamente entre ellas el conflicto y que, al efecto, se les fijó un término de 5 días hábiles; sin perjuicio de lo anterior, las partes fijaron las reglas de procedimiento que rolan a fojas 6 de autos.

8.      Finalizado el plazo de conciliación sin que ésta se hubiera producido, y de conformidad con lo previsto en el número 1. de las normas de procedimiento, la parte Universidad Finis Terrae presentó la demanda que corre a fs. 18 y siguientes, en la que consignó los argumentos que a su parecer fundan su mejor derecho al nombre de dominio, a saber: Uno) Que la Universidad Finis Terrae es una institución educacional privada sin fines de lucro, líder en su rubro, que nació en 1989 como proyecto educacional y que en 1996 obtuvo la plena autonomía de parte del Consejo Superior de Educación. Hace una breve relación de sus objetivos y de los logros alcanzados y señala que, como consecuencia de todo lo señalado anteriormente, ha logrado un enorme reconocimiento, reputación y credibilidad. Agrega que, como resultado de la excelencia académica y de una adecuada promoción en todos los medios de comunicación, ha logrado ser una institución que goza de fama y notoriedad en Chile. Dos) Que tiene registrada en Chile una amplia variedad de marcas comerciales, que abarcan distintas clases de productos y servicios del Clasificador Internacional: "FINIS TERRAE", "FINISTERRAE.EDU", "UFINISTERRAE.COM", "WWW.FINISTERRAE.CL" y "WWW.UFINIS.CL", para las clases 16, 32, 35, 38 y 42. Tres) Que, como consecuencia de lo anterior, es titular de derechos legítimos sobre la expresión "FINIS TERRAE", que justifican su pretensión sobre el nombre de dominio "finisterraesa.cl"; agrega que esa legitimidad es el resultado del esfuerzo desplegado por la Universidad, que ha hecho que la marca "FINIS TERRAE" haya alcanzado un alto grado de fama y notoriedad, para distinguir sus servicios en Chile. Cuatro) Que todos los registros marcarios anteriormente reseñados son anteriores a la fecha en que la primera solicitante formalizó su solicitud ante NIC Chile para obtener el nombre de dominio "finisterraesa.cl".Cinco) Que esa solicitud de nombre de dominio hecha por la primera peticionaria perjudica a su parte, tanto porque se asemeja al nombre de la Universidad Finis Terrae, como porque gráfica y fonéticamente se parece al nombre de dominio "www.finisterrae.cl", inscrito por su mandante en NIC Chile; agrega que este sitio recibe miles de visitas mensuales. Seis) Que la primera solicitante y demandada carecería de derechos legítimos sobre el nombre de dominio porque, de obtener fallo favorable a su pretensión, ello contribuiría a la dilución de las marcas registradas por la Universidad, induciría a confusión al público y a los consumidores y permitiría a dicha solicitante aprovechar para sí el prestigio, fama y notoriedad de que gozan tales marcas, todo lo cual es contrario, a juicio de este demandante, al principio de buena fe, a la ética mercantil y a las normas sobre abusos de publicidad. Siete) Que en la actualidad uno de los medios con que cuenta el público para obtener información sobre la Universidad es la red Internet, y específicamente el sitio identificado con el nombre de dominio "www.finisterrae.cl", que tiene inscrito y, además, registrado como marca comercial. Ocho) Que su parte ha invertido una gran cantidad de tiempo y recursos para dar a conocer su marca y servicios, obteniendo como resultado que ambos gocen de amplia aceptación y conocimiento por parte del público, inversión que se vería perjudicada en caso de asignarse el nombre en disputa a la otra solicitante. Nueve) Que la primera solicitante no es conocida en Chile ni en otro país por la expresión "FINIS TERRAE", ni tiene un negocio u organización que se conozca con dicho nombre. Diez) Que si se otorga el nombre de dominio a la primera solicitante, y ésta en el futuro lo cede, vende o transfiere de cualquier forma a un competidor de Universidad Finis Terrae, ese tercero podría utilizar el nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios de la Universidad y causar una probable confusión en los consumidores. Agrega que el uso del nombre de dominio "finisterraesa.cl" por cualquier otra compañía, o su venta o arriendo, podría perturbar y perjudicar la actividad de la Universidad y permitiría obtener valiosa información respecto de la marca del la demandante a través de Internet, mediante el empleo de sistemas de registro de información tales como "cookies" u otros similares, basados en el registro del tráfico y preferencias de los usuarios de Internet.

9.      Con fecha 22 de julio de 2002 se dio traslado a la parte demandada y primera solicitante, para exponer sus derechos, formular sus descargos y allegar los documentos y antecedentes fundantes de los mismos, lo que hizo en la forma y medida del escrito que rola a fojas 40. La parte de Electrónica del Pacífico S.A. presenta su contestación a la demanda fundando su mejor derecho al nombre de dominio en los siguientes argumentos: Uno) Que reconoce la importancia y trayectoria del mercado de las universidades tradicionales, así como el de las nuevas universidades privadas, pero que ello no habilita a nadie para sobrepasar los derechos de otras instituciones que, aunque más pequeñas, de acuerdo a la Constitución Política de la República son iguales ante la ley. Dos) Que el nombre "Finisterrae" fue creado por su antecesora, la "Sociedad de Comercio Exterior Finisterrae Limitada" el 4 de octubre de 1966, fecha de la escritura pública de su constitución. Tres) Que desde el 6 de enero de 1995 su empresa tiene registrada la marca "FINISTERRAE" para distinguir servicios en la clase 35, además de la marca "ELECTROPACÍFICO FINISTERRAE S.A.", en la misma clase. Cuatro) Que el 5 de marzo de 1992 el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, por fallo Nº 66011, acogió la oposición presentada por su parte contra la solicitud
Nº 160.216, en relación con la marca "FINISTERRAE"; hace presente que en ese fallo se les reconoció la calidad de dueños, creadores y legítimos usuarios de la expresión "FINISTERRAE", para distinguir servicios de importación y exportación, y quedó acreditado suficientemente que su parte hace uso de la marca desde el año 1979. Cinco) Rechazó el derecho preferente que se atribuye la segunda solicitante sobre dicho nombre, así como las imputaciones de obrar de mala fe y faltando a la ética mercantil que dicha segunda solicitante ha hecho a su parte, atendido que el uso de una marca que coincide con el nombre o razón social de su predecesor en la organización societaria es muy anterior en el tiempo a la creación de la Universidad Finis Terrae. Seis) Que en el nombre de dominio en disputa se agrega al identificador "finisterrae" la sílaba "sa", en referencia al carácter de sociedad anónima de la empresa, y que es muy poco probable que se busque a una universidad agregando a su nombre esa sílaba. Siete) Invocó en apoyo de su posición el artículo 20 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile.

10.    Se rindió la prueba que rola en autos; por la parte Universidad Finis Terrae se acompañaron los documentos que rolan de fojas 15 a 18, sobre personería de su representante, y de fs. 31 a 37, todos ellos copia de registros de marcas; la parte Electrónica del Pacífico S.A. acompañó la documental que rola de fs. 8 a 12, relativa a la personería de su representante.

11.    Con fecha 9 de septiembre de 2002 se dio traslado a las partes para formular observaciones a la prueba rendida, sin que ellas agregaran algo a sus dichos.

12.    A fs. 44 se ordenó, como medida para mejor resolver, agregar impreso obtenido del sitio web de NIC Chile, en el cual consta que el nombre de dominio "finisterrae.cl" está inscrito por la Universidad Finis Terrae, instrumento que figura a fs. 45.

13.    Que con fecha 29 de abril se declaró cerrado el proceso y se citó a las partes para oír sentencia, y

 

CONSIDERANDO:

 

1.      Que la materia a resolver en este arbitraje es a cual solicitante corresponde el mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

2.      Ambas partes invocan marcas registradas de las que son titulares, como fundamento de un mejor derecho, basadas en el uso legítimo y excluyente de los respectivos identificadores.

3.      La controversia de autos se refiere a un nombre de dominio, que es un identificador único para toda la red mundial, el cual traduce la dirección numérica en ella de un determinado ordenador, en una expresión o sintagma en lenguaje común, con cualidades nemotécnicas que facilitan su búsqueda.

4.      La circunstancia indicada en el considerando anterior es sustancialmente diferente de lo que ocurre en el ámbito de las marcas, en el cual la semejanza, si posee una entidad tal como para inducir a error o confusión al público, es una de las claves para resolver los conflictos.

5.      En el caso de los nombres de dominio en Internet, la semejanza de los identificadores no es decisiva: la expresión alfanumérica de dos identificadores parecidos no se puede confundir; se requiere que sean idénticos.

6.      El presente litigio no es sobre marcas, por lo que su existencia y uso no sirven para dirimirlo. La decisión deberá basarse en otras consideraciones, que permitan priorizar un interés por sobre el otro.

7.      Es un principio general del derecho, aplicable a la decisión de este tribunal, que los hechos que se alegan deben probarse.

8.      En la perspectiva indicada en los considerandos precedentes, las probanzas aportadas por ambos solicitantes no resultaron pertinentes ni suficientes para acreditar un mejor derecho. En efecto, la parte Universidad Finis Terrae, en apoyo de sus pretensiones, rindió la documental que rola en autos, que se refiere a la existencia de varios registros marcarios, ninguno de los cuales es igual al nombre de dominio en litigio. A su vez, la parte Electrónica del Pacífico S.A. no acompañó prueba alguna en apoyo de sus aseveraciones y pretensiones y, por tanto, se deben tener por no probados los hechos alegados por ella como fundamento de su mejor derecho, específicamente la marca "FINISTERRAE", que dice tener registrada, y la razón social de la empresa "Sociedad de Comercio Exterior Finisterrae Limitada", que habría sido su antecesora.

9.      Sin embargo, hay otros elementos que permiten resolver este contencioso.

10.Que, como se ha dicho, el nombre de dominio es la forma de identificar y encontrar en la red un computador en el que hay información, la que puede referirse a personas, entidades, productos, servicios y establecimientos.

11.Lo anterior, en consecuencia, permite jerarquizar los intereses en juego: un identificador referido al nombre de personas, naturales o jurídicas, gozará de prioridad, en tanto que el referido a bienes y servicios vendrá en segundo lugar, porque en el orden natural de las cosas, lo mismo que en el ámbito del derecho, primero están los sujetos y luego los objetos, ya que, sin aquéllos, éstos carecerían de significación; y porque, en aplicación del principio recién enunciado, entre los atributos de la personalidad primero está el nombre, mientras que la capacidad jurídica de adquirir bienes, usarlos y disponer de ellos se sitúa en un plano ulterior.

12.Que habiendo realizado el tribunal una búsqueda en Internet de los diferentes identificadores marcarios y de nombres de dominio traídos a colación por las partes, comprobó que la segunda solicitante usa actualmente en la red el signo distintivo "finisterrae.cl", según documento agregado a fs. 45,  y que la primera solicitante no emplea el de "finisterraesa.cl", pudiendo hacerlo, según la reglamentación de NIC Chile.

13.Que la buena fe se presume y no existen en autos antecedentes que permitan dar por establecido que una de las partes ha actuado de mala fe.

14.Que tampoco consta en el expediente que alguna de las dos solicitantes ha violado la ética mercantil, o incurrido en competencia desleal o en abuso de publicidad, puesto que una de ellas opera en el giro del comercio de productos electrónicos y la otra en la prestación de servicios de educación superior, ni hay en autos indicio alguno que permita suponer que una de ellas ha incurrido en alguna de las infracciones tipificadas en la ley
Nº 19.733.

15.Que la primera solicitante, Electrónica del Pacífico S.A., tampoco acreditó que haga uso de la expresión "finisterraesa" en el comercio físico.

16.  Que, por otra parte, el nombre que utiliza la segunda solicitante para identificarse, tanto en el mundo físico como en el virtual, a saber, "Finis Terrae", coincide en medida importante con el nombre de dominio en disputa.

17.  Que si bien las letras "sa" colocadas al final de un nombre o razón social se asocian en nuestro país con las sociedades anónimas, no es menos cierto que lo usual es que ellas sean escritas en mayúscula y seguidas de sendos puntos; además, el primer solicitante no acreditó poseer la marca "FINISTERRAESA", ni la existencia de una empresa denominada "FINISTERRAE S.A.".

18.  Que, en todo caso, atendido lo expresado en los considerandos 5, 11 y  12 supra, este dato resulta irrelevante para la resolución del conflicto.

19.   Que, a mayor abundamiento, es un hecho público y notorio la existencia, uso y notoriedad de la denominación "Finis Terrae", como identificador de la segunda solicitante.

20.  Que de todo lo expuesto fluye que resulta innecesario resolver otras alegaciones complementarias esgrimidas por las partes, porque nada añadirían a lo ya dicho ni alterarían la convicción del árbitro.

21.Que de todo lo colacionado en los considerandos precedentes, el sentenciador concluye que la solicitante Universidad Finis Terrae tiene mejor derecho que la solicitante Electrónica del Pacífico S.A. al nombre de dominio "finisterraesa.cl", y

22. Atendido lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Nombres del Dominio CL, especialmente los artículos 12 y 14, en los artículos 1, 7, 8 y 10 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje que, como Anexo 1, forma parte de aquel Reglamento, y en las normas de procedimiento acordadas por las partes en el comparendo de fs. 6, en el artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales y en los artículos 636 y siguientes, especialmente el 640, del Código de Procedimiento Civil,

 

RESUELVO:

 

Se acoge la solicitud de Universidad Finis Terrae para inscribir el nombre de dominio "finisterraesa.cl" y se rechaza la de Electrónica del Pacífico S.A.

NIC Chile practicará la cancelación y la inscripción correspondientes.

Atendido lo dispuesto en el párrafo final del artículo 8 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje arriba citado, la parte Universidad Finis Terrae pagará por concepto de costas del arbitraje el equivalente a cuarenta y seis unidades de fomento, según el valor que tenga dicho parámetro el día del pago efectivo. Se abona a la cantidad expresada el equivalente a seis unidades de fomento, suma ya solucionada por dicha parte.

Notifíquese esta sentencia por carta certificada a las partes y a NIC Chile, sin perjuicio de comunicarla además por correo electrónico.

Remítase el expediente a NIC Chile para su archivo.

 

 

 

José Antonio Soffia Ahumada                   Fernando Soffia Contreras

 Actuario                                                          Arbitro