Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "facsa.cl"

Santiago, doce de mayo de dos mil tres.

VISTOS:

 

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "facsa.cl", siendo partes Factoring Crecimiento S.A., domiciliada en Huérfanos N° 812, Oficina 414, Santiago, y Farmacias Ahumada S.A., domiciliada en Av. Vicuña Mackenna N° 585, Santiago.

 

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en Huérfanos 779, oficina 701, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 9 y siguientes.

 

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El primero asistió representado por Iván Fares Gallardo y el Segundo por Paulina Flores Prenafeta, quienes exhibieron los poderes respectivos. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

 

CUARTO: Que, constando a fojas 27 que el  Segundo Solicitante había cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

 

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante deduce demanda de mejor derecho para asignación de nombre de dominio, y acompaña documentos, con citación.

Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

 

a)     En primer lugar, señala que Farmacias Ahumada S.A. se estableció en Chile en 1969 y ha abarcado el mercado nacional e internacional durante todo este tiempo, progreso que estaría sustentado por su dedicación especializada en productos farmacéuticos y además de la dedicación a otros rubros que se relacionan con él, tales como publicidad, atención al cliente, nombres de dominio y marcas comerciales entre otros.

 

b)     Además, su representada tuvo dos finalidades al entrar al mundo de los dominios en internet: facilitarle el acceso a información a sus consumidores y protegerlos, para que al navegar y entrar a un dominio que diga relación con el rubro farmacéutico tenga la certeza que va a encontrar a Farmacias Ahumada.

 

c)      En tercer lugar, señala que su representada es titular de más de 170 nombres de dominio, entre las cuales se encuentra la marca "FASA" para distinguir el establecimiento comercial en todo el país y para toda clase de productos bajo el n^o de registro 592.344 y establecimiento industrial bajo el registro n^o 592.345. Que igualmente posee una serie de marcas para distintas clases de productos a las cuales se les antepone el sufijo "FASA", como por ejemplo FASALAX registro n° 447.038; FASAVIDA registro n° 447.428; FASACOMPLEX registro no 447.454; FASASAN registro n° 481.530; FASACOL registro n° 484.861; FASADIET registro n^o 485.326 y FASANOCT registro n° 485.326, entre otros.

 

d)     Que, con lo anterior, queda en evidencia que Farmacias Ahumada ha sido la creadora de la marca FASA y se ha posesionado en el mercado con ella. Que, en consecuencia, los consumidores saben que cualquier producto al cual se le anteponga la marca FASA proviene de FARMACIAS AHUMADA S.A. y le reconocen prestigio y calidad.

 

e)     En cuanto a los nombres de dominio, señala que su representada Farmacias Ahumada es asignataria de los nombres de dominios "fasa.cl", "faza.cl, "fa-sa.cl" y también de "fasac.cl" y que existe una gran similitud entre el término "facsa.cl" y los nombres de dominio "fasa.cl", "faza.cl", "fa-sa.cl" y "fasac.cl", similitud que, de acuerdo al razonamiento que expone, hará caer en error a los usuarios de internet si el nombre de dominio se asigna al primer solicitante.  Cita, respecto de dicha tesis del error del público, dos sentencias arbitrales.

 

f)       El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

 

1.     Fotocopias de registros correspondientes a la marca FASA n° 592.344; 592.345;530.442; 530.443; 530.444;530.445; 562.036,562.037; 562.038 y 562.039.

2.     Fotocopias de Registros de la marcas relacionadas con FASA.

3.     Documentos del sitio WEB de NIC CHILE que acreditan que Farmacias Ahumada es asignataria de los nombres de dominio "fasa.cl", "faza.cl", "fa-sa.cl" y "fasac.cl".

4.     Copia simple de sentencia arbitral de 9 de enero de 2003, sobre asignación de
nombre de dominio "farmschile.cl".

5.     Copia simple de sentencia arbitral sobre asignación de nombre de dominio "ffsa.cl".
 

SEXTO: Que, también dentro de plazo, el Primer Solicitante presenta escrito formulando observaciones sobre el nombre de dominio en disputa y acompañando documentos, señalando que el dominio "facsa.cl" debe serle asignado, fundamentando en los siguientes argumentos:

 

a)     Factoring Crecimiento S.A. es una sociedad anónima cerrada cuya razón social es "Factoring Crecimiento S.A.", según queda acreditado con la escritura de fecha 14 de diciembre de 1999 acompañada a los autos. Sus operaciones se extienden, además de la capital, a la V Región. El giro de la empresa consiste en "La inversión en valores mobiliarios, títulos de crédito, documentos representativos de obligaciones de créditos de dinero; la asesoría y gestión de carteras de cobranza; la realización de todo tipo de cobranza; y toda otra actividad relacionada o no con las anteriores, que acuerde el Directorio". Por lo anterior se deduce que se trata de un negocio exclusivamente financiero.

 

b)     En el caso de Factoring Crecimiento S.A., esta especificidad y giro exclusivamente financiero es mayor. La empresa es lo que se conoce como un "factoring de nicho", pues opera en pocos lugares del país (Gran Santiago y algunas ciudades de la V Región), siendo sus clientes micro y pequeñas empresas, y algunas sociedades de profesionales.

 

c)      Farmacias Ahumada S.A. es un grupo de empresas vinculadas al negocio farmacéutico y otros giros muy relacionados con la venta de productos farmacéuticos, todos ellos muy distantes del negocio financiero de Factoring Crecimiento S.A..

 

d)     Factoring Crecimiento no ha desplegado ningún tipo de campaña, sistema de propaganda o difusión de sus servicios financieros que no sea el basado en el prestigio y trayectoria profesional de sus socios, y de la seriedad y dedicación con que prestan dichos servicios. Por lo demás, señala que Factoring Crecimiento S.A. no compite con Farmacias Ahumada S.A. en ningún terreno o zona geográfica, en ningún producto o servicio y, por ende, no puede decirse que sea una amenaza comercial para la matriz del grupo farmacéutico y que menos lo sea por inscribir un nombre de dominio. De lo anterior, se concluye que Factoring Crecimiento S.A no ha vulnerado ni intentado vulnerar ninguna norma relacionada con el abuso de publicidad o la leal competencia comercial.

 

e)     Respecto de la cercanía fonética que pudiera tener "facsa.cl" con "fasa.cl", sólo
reconoce que constituyen una amenaza para el segundo solicitante nombres de dominio como "faza.cl", "faxa.cl", "fassa.cl", porque la verdadera marca para ellos es "Farmacias Ahumada" y lo vinculado a "Ahumada"(en Perú utilizan el nombre Botica Ahumada).

 

f)       Señala, por último, que la utilización de la abreviación FACSA (Factoring Crecimiento S.A.) proviene de la práctica y costumbres de su representada y su personal, sea en las actividades internas o las relativas a los clientes. Se presentan, se escriben, se conocen y llaman como FACSA.

 

g)     Para probar sus dichos, el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

 

1.     Copia autorizada de la escritura de constitución de la sociedad Factoring
Crecimiento S.A.

2.     Copia de Internet de Fallo sobre dominio "ahumadayasociados.cl".

3.     Fotocopia del Programa Explorador de Windows en donde aparece un archivo xls denominado Reporte de FACSA.

4.     Copia de Reporte de Compra de Muebles para el Comité de Factoring
Crecimiento, en donde don Patricio Rosales Díaz, aparece como integrante de FACSA.

5.     Copia del Código Chileno de Etica Publicitaria del CONAR.

 

SÉPTIMO: Que, a fojas 113 este Tribunal da traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a su contraparte, traslados que fueron evacuados a fojas 115 y 118. A fojas 122 se recibío la causa a prueba. A fojas 126, el Primer Solicitante acompaña nuevos documentos, haciendo referencia a que en ninguna de estas páginas existe venta de productos farmacéuticos por la red. Por su parte, el segundo solicitante, a fojas 132, presenta documentos para reforzar su derecho, y reafirma los argumentos ya señalados en su defensa.

 

CONSIDERANDO:

 

OCTAVO: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en los numerales precedentes por ambos solicitantes, no fueron objetados, por lo que este Tribunal los tiene por reconocidos.

 

NOVENO: Que, con anterioridad al análisis de los argumentos vertidos por las partes, es deber de este Tribunal la determinación de la categoría del conflicto de autos.  Por la naturaleza del nombre de dominio y de las mismas alegaciones de las partes, no puede caber duda de que el grupo normativo afectado en la especie dice relación con signos distintivos empresariales y, por ello, deberá ser resuelto teniendo presente, entre otras, la legislación marcaria y, eventualmente, de defensa de la competencia.

 

DÉCIMO: Que, la determinación del alcance subjetivo de las conductas atribuibles a los solicitantes en este juicio será igualmente de utilidad al decidir el conflicto. En este aspecto, tampoco queda duda de que en autos ambos solicitantes tienen, en principio, el interés a utilizar la denominación "facsa"  sin un ánimo especulativo, es decir, respecto de ambos solicitantes se presume buena fe y tienen un interés comercial genuino en la utilización del nombre de dominio en disputa.

 

DECIMO PRIMERO: Que, la labor de este Tribunal se circunscribirá, entonces, a la determinación de cuál de los intereses contradictorios que han demostrado tener las partes, resulta de mayor relevancia para el derecho y merece, por tanto, la protección de la inscripción en favor del solicitante que lo sustenta.

 

DECIMO SEGUNDO: Que, el Segundo Solicitante ha esgrimido en su favor diferentes argumentos jurídicos para respaldar su mejor derecho al nombre de dominio en disputa.  Entre ellos, señaló la protección marcaria que ha recibido la marca "FASA" y otras similares, cuya titularidad le ha sido asignada. Este argumento será desechado por este sentenciador, por cuanto la protección legal marcaria que el Segundo Solicitante ha obtenido para la expresión "FASA" no resulta, a juicio de este Tribunal, suficiente para abarcar otras expresiones que modifican el sentido de la primera, toda vez que no parece natural entender o avizorar que la existencia del sitio "facsa.cl" pueda inducir a error a los usuarios de internet respecto de las actividades de Farmacias Ahumada. Tal razonamiento podría generar el efecto de que todos los nombres de dominio que contuvieren en alguna forma la expresión "fasa" o una similar debieren necesariamente asignarse al Segundo Solicitante, lo que resulta impropio y, desde luego, contrario a la doctrina y reiterada jurisprudencia nacional e internacional respecto de asignación de DNS en conflictos con alcance marcario.

 

DECIMO TERCERO: Que, respecto del potencial conflicto producido en el ámbito de la defensa de la competencia leal por la solicitud del nombre de dominio en disputa, basta con tener presente que entre los principios generales que informan el concepto de competencia se encuentra la participación de los sujetos que compiten en mercados iguales o similares, es decir, la competencia requiere no sólo de una noción jurídica de participación en la vida económica de la sociedad, sino de una noción concreta de participación en un rubro similar, que enfrente a los competidores ante grupos objetivos similares de consumidores.  En la especie, ello está lejos de producirse, por cuanto los giros de las sociedades solicitantes son diametralmente diversos. Si bien el segundo solicitante arguyó que su marca se encuentra inscrita no sólo para el giro relacionado con los productos farmacéuticos, sino también en el área financiera, dicha alegación se desestimará dado que no se tuvo a la vista probanza alguna que permitiera acreditar el ejercicio concreto por el Segundo Solicitante de actividades comerciales de un giro a lo menos similar al del Primero.

 

DECIMO CUARTO: Que, los argumentos del Segundo Solicitante de haber desarrollado inversiones y proyectos  en beneficio de la comunidad, como el de la buena fe, no mejoran su derecho. Respecto del primero, Farmacias Ahumada S.A. dice haber dado muestras de las fuertes inversiones efectuadas en beneficio de la comunidad; sin embargo, dicho eventual beneficio, aunque hubiera sido probado en autos, no tiene relevancia jurídica a la hora de asignar un nombre de dominio. El segundo argumento no mejora tampoco su derecho, por cuanto este Tribunal considera que ambas parte han actuado de buena fe al intentar inscribir el nombre de dominio en disputa, como ya se ha señalado en el considerando décimo. De este modo, los demás fundamentos ofrecidos por el Segundo Solicitante no alteran lo que se ha expresado en el considerando anterior.

 

DECIMO QUINTO: Que, el Segundo Solicitante no acreditó, más allá de la existencia de marcas comerciales a su nombre (criterio que ya ha sido desechado), la utilización de la expresión "facsa" en su desempeño o labores comerciales;  el hecho de que se conozca dicha expresión como propia de su negocio o alguna identificación de sus dueños, empleados o del público con dicha denominación. Si bien es cierto, existe un grado de similitud entre la expresión "fasa" y "facsa" y este sentenciador no desconoce que Farmacias Ahumada ha dado fama y notoriedad a la marca "fasa", como ya se expresó en considerandos anteriores, esto carece de contundencia jurídica a efectos de la decisión de esta contienda judicial arbitral, toda vez que nos encontramos frente a actividades empresariales diferentes, por lo que no se advierte un daño en la marca comercial inscrita a nombre del Segundo Solicitante y tampoco es esperable que los usuarios de Internet o potenciales clientes de FASA puedan sufrir confusiones o detrimentos por ingresar a un sitio que, de acuerdo a lo expresado por el Primer Solicitante, tendrá información relativa a servicios financieros, especialmente de factoring. Aún más, si así esto no fuera, y pudiese en una eventualidad que, como ya se ha dicho, este sentenciador no observa, producirse una desconcierto en el público consumidor por eventuales confusiones de usuarios de la WEB al ingresar al sitio del Primer Solicitante, por éste ofrecer servicios o productos directamente relacionados con Farmacias Ahumada S.A., esta dispondría de la acción de Revocación de DNS extensamente reglamentada en el sistema de Registros de Nombres de Dominio que nos ocupa.

 

DECIMO SEXTO: Que, así las cosas y, por su parte, el Primer Solicitante argumentó tener mejor derecho al nombre en disputa señalando que en su giro comercial, de operaciones financieras y de factoring, se le conoce como "facsa", abreviatura que proviene del nombre de su sociedad, esto es, "Factoring Crecimiento" y el tipo social, esto es "S.A.".  Dicha argumentación es totalmente consistente con los documentos que se acompañan, entre los cuales este Tribunal pudo apreciar la escritura de constitución de la sociedad y actas de directorio en que consta que el nombre de la compañía es efectivamente "Factoring Crecimiento" y que se trata de una sociedad anónima. Igualmente se tuvieron a la vista hojas de reporte y copias de registros internos de la empresa en los que se utiliza la expresión "facsa" para referirse al primer solicitante, documentos todos que el Segundo Solicitante no objetó. Por lo demás, resulta de toda lógica la operación mental propuesta por Factoring Crecimiento S.A. para abreviar su razón social y facilitar el acceso de sus potenciales clientes al sitio web que, como señala, espera desarrollar.

 

DECIMO SÉPTIMO: Que, de este modo, ha quedado establecido en autos que el Primer Solicitante posee un derecho de mayor entidad y consistencia jurídica que el Segundo para la asignación y utilización de la expresión "facsa" y que dicho derecho no se contrapone ni colisiona los válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante en el ámbito de la propiedad industrial, en especial, respecto de las marcas que posee, las que son distintas y no confundibles con el nombre de dominio en cuestión, como se ha fundamentado extensamente.

 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

 

RESUELVO:

 

Asígnase el nombre de dominio "facsa.cl" al Primer Solicitante referido en el oficio OF02476, de 3 de Enero de 2003, de NIC Chile, Factoring Crecimiento S.A., domiciliada en Av. Vicuña Mackenna N° 585, Santiago.

 

Cada parte responderá de sus costas.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

Rol N° 49-2002.

 

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Álvaro Pérez Astorga y Francisca Morales Labbé.