Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "exxonmobil.cl"

Santiago, diecisiete de octubre de dos mil dos.

VISTOS :

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el No. 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del dominio "exxonmobil.cl", siendo partes en este procedimiento Carlos Pau y Cía. Ltda. y Exxon Mobil Corporation.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo, designé como Secretario Abogado a don Felipe Cisternas Sobarzo y  fijé la fecha para la primera actuación, en Huérfanos 779, oficina 701, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos Solicitantes, pero sólo compareció debidamente el representante del Segundo Solicitante.

En virtud de lo anterior, el Tribunal Arbitral apercibió a quien decía representar al Primer Solicitante, para que acreditara su representación o la de otro mandatario a la brevedad. En autos consta que, posteriormente, el referido Primer Solicitante cumplió con lo ordenado por este Tribunal.

En la misma audiencia se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, el Primer Solicitante cumplió con todas los requerimientos ordenados por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa, argumentando, en lo medular, que "su representada es una persona que hace muchos años se dedica al comercio de lubricantes, y de hecho su iniciación de actividades fue hecha bajo el rubro "Comercialización y Distribución de Hidrocarburos, habiendo tenido desde su creación la representación de los productos Exxon y Mobil, entre otros."

Además, señala que su mandante "ha obrado con total buena fe al inscribir el registro de dominio en cuestión, lo que queda fehacientemente demostrado por el hecho de que lo hizo incluso antes de que las empresas Exxon y Mobil se fusionaran en Estados Unidos, al menos así lo tengo entendido, y en consecuencia, en forma alguna puede haber tenido la intención de obtener un lucro ilegítimo o perjudicar a la segunda solicitante, y muy por el contrario, sólo le ha animado un legítimo fin comercial."

En esa misma presentación acompañó copia de formulario de Inscripción de Rol Único Tributario ante el Servicio de Impuestos Internos, de fecha 9 de junio de 1997, donde consta que el giro de Carlos Pau y Cía. Limitada es "Comercialización Distribución Hidrocarburos", copia de formularios de Modificación de Domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos, de fecha 25 de noviembre de 1995, donde consta que el giro de Carlos Pau y Cía. Limitada es "Comercialización de Hidrocarburos", copia de la página No. 572 de la edición 2001-2002 de las Páginas Amarillas, donde aparecen dos avisos destacados de Carlos Pau y Cía. Limitada en el rubro "Lubricantes" y, finalmente, copia de la factura No. 0092900 de Carlos Pau y Cía. Limitada, sin usar, donde consta su giro "Comercialización y Distribución de Hidrocarburos.".

QUINTO: Que, el Segundo Solicitante cumplió con todos los requerimientos ordenados por el Tribunal, demás cargas impuestas y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa, argumentando, en lo medular, que la solicitud por parte de sus representados "se funda en el hecho que los mismos constituyen la empresa petrolera más grande del mundo, y el nombre de dominio solicitado comprende íntegramente los elementos más importantes de su razón social".

Además, sostiene esa parte que, "su rubro es por todos conocido, y se basa en la extracción, transporte, refinación y comercialización de combustibles, como asimismo la fabricación de otra serie de productos derivados del petróleo".

También plantea que en lo que respecta a América Latina, incluyendo Chile, se instauró bajo la marca "ESSO" por una cuestión de lenguaje, alcanzando un renombre y prestigio indiscutible.

Como tal posee registradas sus marcas "EXXON", "ESSO" y ahora "EXXON MOBIL", en todos los países donde distribuye sus productos o presta sus servicios.

En otro orden de cosas, agrega que, con el afán de dar a conocer sus productos y servicios en forma masiva y de mejorar la comunicación entre sus subsidiarias y éstos con sus clientes, posee su sitio web www.exxonmobil.com, al cual se puede acceder, asimismo, a través de www.exxon.com. Por otro lado, poseen el sitio web bajo la dirección www.esso.com, por medio del cual se accede a la más variada información de los productos y servicios que sus mandantes comercializan bajo dicha marca, especialmente América Latina y otros países de diversos continentes.

El Segundo Solicitante señala, además, que en Chile, la empresa Exxon Mobil Corp., cuenta con más de 200 registros marcarios destinados a proteger todos y cada uno de sus productos.

En este orden de ideas, este Solicitante fundamentó su petición en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL;  en la Ley 19.039; en el artículo 19 No 25 de la Carta Fundamental; en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; en el ADPIC (TRIPS), Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio; asimismo, basó su argumentación en lo que ha señalado la Comisión Preventiva Central de los Organismos de Defensa de la Competencia creados por el DL 211, en relación con los nombres de dominio y el tráfico virtual.

Por último, esa parte acompañó a los autos fotocopia de los registros de las marcas señaladas en el cuerpo de su presentación, de propiedad de sus mandantes, impresos obtenidos de la página web www.exxon.com, donde se puede observar diversos aspectos relativos a Exxon Mobil, en especial los que dicen relación con sus productos que comercializan, impresos de las portadas de las páginas locales de sus mandantes y, finalmente, impresos obtenidos de los sitios web www.chilnet.cl (páginas amarillas) y www.amarillas.cl, donde se puede observar, según el Segundo Solicitante, que el Primer Solicitante constituye una abastecedora de aceites lubricantes, siendo un de sus productos comercializados, precisamente las marcas "ESSO" y "MOBIL".

SEXTO: Que, no se presentaron objeciones ni reservas de naturaleza alguna a los documentos acompañados por las partes al proceso.

SÉPTIMO: Que, no se recibió la causa a prueba por no existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y, en consecuencia, oportunamente, se ordenó traer los autos para fallo.

CONSIDERANDO:

OCTAVO: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el numeral sexto precedente, no fueron objetados, por lo que este Tribunal los tiene por reconocidos.

NOVENO: Que, atendidas las circunstancias y pretensiones hechas valer por las partes, cabe a este Tribunal Arbitral, de acuerdo a lo que la equidad y prudencia le indicaren, pronunciarse sobre quién tiene un mejor derecho a objeto de obtener la asignación del nombre de dominio en disputa.

DECIMO: Que, en un primer orden de ideas, si bien es cierto que el principio "First Come, First Served" es un principio orientador en materia de inscripción de nombres de dominio que ha sido recogido por la doctrina y la jurisprudencia, también es evidente que dicho principio debe ponderarse y/o supeditarse, en su caso, a otros de igual o mayor entidad tales como la competencia leal, la ética publicitaria y mercantil, así como los derechos legítimamente adquiridos por terceros de buena fe.  Por lo demás, estos principios, que han sido recogidos expresamente por el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile no son otros que aquellos que emanan de nuestro Ordenamiento Constitucional, en especial aquellos referidos a relevantes derechos y deberes constitucionales los cuales encuentran su fundamentación basal en los valores o principios orientadores de la Carta Fundamental a saber, en el caso que nos preocupa, libertad de emprendimiento, igualdad de derechos y oportunidades, no discriminación, entre otros referidos a lo que se ha denominado Orden Publico Económico por la doctrina.

DECIMO PRIMERO: Que, en la misma línea argumental cabe tener presente que la propia Reglamentación a que se encuentra sometidos aquellos interesados en hacer valer sus derechos en materia de asignación de nombres de dominio, considera una serie de actitudes que permiten determinar conductas que pudieran ajustarse a una buena o mala fe en relación con la apropiación y/o asignación de nombres de dominio, entregando la referida Reglamentación a los interesados las acciones respectivas con el objeto de que los nombres de dominio sean asignados a quienes detenten mejores derechos y se encuentren en la primera de las circunstancias antedichas, esto es, de buena fe.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, asimismo, es relevante señalar que la Reglamentación de NIC Chile ha previsto el plazo de 30 días para presentar una solicitud de asignación competitiva, precisamente, a objeto de que, existiendo más de un interesado en la asignación de dicho nombre de dominio, las partes puedan arribar a una solución del conflicto por la vía de una mediación que, en el caso de fracasar, pasa a una de resolución arbitral en los términos que el propio procedimiento señala.

DÉCIMO TERCERO: Que, en este orden de ideas, a juicio de este sentenciador, frente a marcas y/o signos notorios y profusamente difundidos, el principio "First come, First Served" debe ceder necesariamente frente a otros de mayor envergadura, como los que se han venido comentando anteriormente, referidos en general al desarrollo libre y sin limitaciones de actividades económicas, en la medida de que quién no detenta los derechos marcarios o de propiedad pertinentes no pueda esgrimir y probar otros de idéntica o mayor envergadura, dignos de ser reconocidos y protegidos.

DÉCIMO CUARTO: Que, en el caso de autos, si bien el Primer Solicitante ha señalado tener un interés en la asignación del nombre de dominio en disputa, no ha allegado material probatorio o argumentación de fondo que indique que sea comúnmente conocido por el nombre o que se encuentra haciendo uso legítimo no comercial del dominio. A estos efectos ha señalado tener desde "un principio", refiriéndose al comienzo de sus actividades comerciales, la representación de las marcas Exxon y Mobil, cuestión que será abordada en los considerandos venideros.

DÉCIMO QUINTO: Que, planteada así la situación, es preciso constatar si el Primer Solicitante tiene la intención auténtica de ofrecer bienes y servicios bajo ese nombre y si la supuesta representación de los productos que dice comercializar le otorgarían un derecho que le permita hacer uso del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO SEXTO: Que, a este respecto cabe consignar que, habiendo el referido Primer Solicitante manifestado además  que sólo le ha animado un legítimo fin comercial, dicha afirmación precisamente viene en demostrar una pretendida identificación de su giro comercial en el tráfico virtual con la expresión "exxonmobil" cuestión que, en este caso y dadas las circunstancias y probanzas allegadas a los autos será rechazada por este Tribunal, como se fundamentará.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en efecto, es de público y notorio conocimiento que las expresiones y marcas "Exxon" y "Mobil" y, posteriormente, la fusión de ambas compañías bajo la denominación de "Exxonmobil" se refieren a la empresa de reconocida presencia mundial y nacional que, al amparo de dichas denominaciones, comercializa productos y presta servicios de refinación y venta de combustibles, como asimismo la fabricación de otra serie de productos derivados del petróleo, entre otras actividades comerciales. 

DÉCIMO OCTAVO: Que, frente a tal evidencia incontrastable y probada en autos, es de opinión de este Tribunal que el caso de marcas de alto renombre, condición que como se ha dicho se reconoce a "Exxon" y "Mobil", el titular de las mismas debe gozar de la debida y oportuna protección en el tráfico virtual, cuestión que con el correr del tiempo se hace más necesaria y evidente tratándose de marcas o signos famosos y manifiestamente notorios.

DÉCIMO NOVENO: Que, en consideración a lo anterior, no otorgar la protección señalada podría conducir a una grave problemática que supondría el registro de nombres de dominio equivalentes e idénticos a marcas o signos notorios por quiénes no son titulares de éstos, con los cuantiosos perjuicios  patrimoniales que dicha situación podría acarrear para las personas jurídicas interesadas, amén de los usuarios de los productos y servicios respectivos y, desde luego, a la sociedad como un todo, en la que el relacionamiento social, cultural, político y, desde luego económico,  crece exponencialmente a través de Internet.

VIGÉSIMO: Que, finalmente, es relevante apuntar que, tratándose de marcas o signo notarios y reconocidos, como es el caso de autos, acceder a su asignación a personas que tienen como pretensión la comercialización de productos similares e incluso los mismos productos, personas que no pueden menos que conocer la importancia y relevancia para el desarrollo del negocio del signo distintivo que constituye la marca y/o signo distintivo de su contraparte, constituiría una grave perturbación para quién ostenta los derechos sobre la marca o signo en cuestión lo que, por lo demás, importaría dotar a aquellos conocedores de ese evidente trastorno de un manto de protección jurídica significativamente relevante en el comercio virtual, lo que confirma la imperiosa necesidad de cautelar debidamente los derechos que detenta el titular de las expresiones o marcas en cuestión.

Que, en consideración a todo lo expuesto y razonado y, conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado,

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio "exxonmobil.cl" al Segundo Solicitante referido en el oficio OF01462, de 28 de junio pasado, de NIC Chile, EXXON MOBIL CORPORATION, representada por "Johansson & Langlois".

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Rol No. 20-2002.

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro.

Autoriza don Felipe Cisternas Sobarzo, Secretario Abogado.