Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "este.cl"

Fallo por Arbitraje de  nombre de dominio "este.cl"

 

 En Santiago  a  27 de noviembre de 2003

 

VISTOS :

 

1.- Que por oficio NºOF 03008 de fecha 18 de julio de 2003, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó a la suscrita su designación como Juez árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de inscripción del nombre de dominio este.cl.

 

2.- Que según expresa el mencionado Oficio son partes en este conflicto don EDUARDO ANDRES HUENUFIL ARANDA, RUT Nº10.398.441-6, como primer solicitante y la empresa THE HAIN FOOD GROUP, INC.,  representada por Sargent&Krahn, Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Limitada, RUT Nº79.713.300-0, como segundo solicitante.

 

2.- Que con fecha 24 de julio la suscrita aceptó la designación del cargo de Juez Arbitro y juró desempeñarlo fielmente, en el menor tiempo posible, citando a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral para el día jueves 14 de agosto de 2003 a las 16:00 horas.

 

3.-  Que se llevó a efecto la mencionada audiencia el día y hora fijados para tal efecto, con la sola asistencia de don Tomás Vidal Kunstmann, de Sargent&Krahn Procuradores Internacionales de Marcas y Patentes limitada,  en representación del segundo solicitante y en rebeldía del primer solicitante.

 

4.- Que en lo estrictamente formal, en cuanto al escrito de patrocinio y poder y los documentos fundantes del mismo, que fueran presentados por el concurrente para representar al segundo solicitante, se resolvió "A lo Principal y primer otrosí: tengase presente y al segundo otrosí: por acompañados, con citación"  y en cuanto a los honorarios previamente fijados para la asistencia a esta audiencia se dio cumplimiento a esta obligación en tiempo y forma, adjuntándose a los autos copia del comprobante  de depósito bancario.

 

 5.-. Que al no haberse producido conciliación, por la inasistencia del primer solicitante y conforme a lo establecido en el artículo 8, inciso 4, Anexo I, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,  este Tribunal  procedió a fijar el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente la parte asistente y notificándose vía correo electrónico a la parte inasistente, según consta a fs. 26 y siguientes de estos autos, enviándosele copia de todo lo obrado en dicha audiencia.

 

6.-  Que con fecha 05 de septiembre  de 2003, el segundo solicitante según consta a fojas 28, solicita prorroga de una semana para la presentación de su demanda arbitral,  a lo cual este Tribunal  en uso de sus facultades como arbitro arbitrador accede, ampliando dicho plazo hasta el día viernes 12 de septiembre de 2003, resolución que fuera notificada a la partes con igual fecha, por correo electrónico.

 

7.- Que con fecha 12 de septiembre de 2003 el segundo solicitante, dentro de la etapa de discusión de este procedimiento arbitral, presentó demanda arbitral, acompañada de diversos documentos fundantes y comprobante de depósito bancario, según lo establecido en el punto noveno de la fijación de normas que rigen el presente procedimiento arbitral.

 

8.- Que con fecha 17 de septiembre de 2003 proveyendo la demanda arbitral presentada por el segundo solicitante, se le confirió traslado al primer solicitante por el término de seis días. Remitiéndosele copia por correo electrónico de la demanda y teniéndose los documentos por acompañados, con citación, quedando los mismos a disposición de la contraparte, en la oficina de esta Juez Arbitro para su consulta. Que la argumentación para fundar su mejor derecho puede sintetizarse en las siguientes ideas:

a. The Hain Food Group, Inc. Es una de  las más famosas empresas a nivel mundial de productos y suplementos alimenticios naturales, desde hace más de 50 años a la fecha, comercializando una línea de endulzantes naturales de nombre "ESTEE" en todo el mundo.

b.- Menciona asimismo, que el primer solicitante no tiene un mejor derecho al nombre de dominio en conflicto, por cuanto el objeto de sus negocios  no tiene relación alguna con la denominación "ESTE o "ESTEE".

c.- Señala además ser titular de varios registros marcarios  tanto en Chile como en el extranjero con la misma denominación, en distintas clases del Clasificador Internacional de Niza, lo que confirma, según intenta establecer, su mejor derecho y buena fe en la solicitud que da origen a esta disputa, según las Normas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) en concordancia con los artículos 20 y siguientes de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile, para lo cual acompaña copia simple de distintos registros, según consta a fojas 37 y siguientes de estos autos .

d.- Que ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a la marca señalada,  para lo cual acompaña diverso material publicitario que dan cuenta del uso y fama de la marca "ESTEE".

e.- Que si el nombre de dominio "este.cl" fuera asignado al primer solicitante, los usuarios que ingresaran al sitio denominado "este.cl" se encontrarían con información de un tipo distinto a la que ofrece el segundo solicitante, por lo cual se le ocasionaría un perjuicio irreparable.

 f.- Que serían aplicables para la resolución de este conflicto, los criterios jurídicos: de la notoriedad del signo pedido, por el cual debe otorgarse el nombre de dominio a quien ha dado fama nacional o internacional a la expresión que lo conforma, el criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio  y el criterio de mejor derecho y buena fe.

g.- Que asimismo el primer solicitante no es titular de ningún registro marcario  para el signo "este" o "estee".

 

9.- Con fecha 27 de septiembre y estando dentro del plazo establecido para evacuar el traslado, el primer solicitante, a través de correo electrónico, se hace parte en este proceso, enviando un escrito conjuntamente con diversa documentación evacuando el traslado conferido, señalando además que mediante carta certificada habían sido remitidos materialmente a la oficina de esta Juez Arbitro, siendo finalmente recepcionados con fecha 29 de septiembre, procediendo este Tribunal con fecha 30 de septiembre de 2003, a dar por evacuado el traslado, enviándosele copia al segundo solicitante por correo electrónico del escrito y los documentos presentados, dándose por concluida la etapa de discusión entre las partes. Que los argumentos en los cuales se funda su mejor derecho  son:

a. Primero,  su manifiesta buena fe en la creación del dominio "este.cl."

b.- Que ha solicitado la inscripción de este nombre de dominio para la promoción y venta de servicios de publicidad, diseño y multimedia.

c.- Que debe aplicarse el principio doctrinario First Come First Served.

d.- Que no tiene interés en especular de ninguna forma con este nombre de dominio, ya sea con el segundo solicitante u otro tercero y que, de consiguiente, no está interesado ni en arrendarlo, ni venderlo, ni transferirlo de modo alguno.

e.- Que la búsqueda del nombre de dominio para su proyecto dice relación con la respuesta a la pregunta: "¿quien te puede ayudar con la publicidad y multimedia?, a lo cual procedería la respuesta "este".

f.- Que no busca crear confusión con la marca "estee" bajo ninguna circunstancia.

g.- A modo ejemplar menciona que los dominios este.com, estee.info, estee.biz, estee.net, estee.org, estee.us, estee.hr, este.us, este.info, este.com  y este.net no guardan relación alguna con la marca comercial estee, acompañando para tal efecto una copia de parte de las paginas web correspondientes a estas direcciones electrónicas.

h.- Que está interesado en registrar la marca "este" en la clase 35 del clasificador internacional de Niza, intentando iniciar dicho trámite en línea, en el Departamento de Propiedad Industrial lo cual no fue posible, acompañando, como una forma de acreditar esta gestión, copia de la página de inscripción que no pudo ser finalizado.

i.- Que el segundo solicitante manifiesta ser una famosa empresa mundial, pero que al poner en un buscador como, "google" por ejemplo, la palabra "estee", no conduce en sus primeras búsquedas a esta empresa internacional y conduce a otros sitios y tipo de información.

j.- Acompaña finalmente  diseños de logotipos identificatorios de la pagina web "este.cl" que actualmente estaría creando a la espera de la solución del presente conflicto.

 

10.- Posteriormente mediante resolución de fecha 14 de octubre de 2003, se procedió a recibir la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos existentes, periodo durante el cual las partes no rindieron pruebas, ni acompañando documentación adicional a la presentada en la etapa de discusión.

 

11.- Finalmente, habiéndose terminado el período probatorio sin que las partes aportaran nuevos antecedentes, se citó a las partes a oír sentencia con fecha 13 de noviembre de 2003.

 

 

CONSIDERANDO

 

PRIMERO: Que respecto a las normas aplicables a la resolución del presente  conflicto, se hace necesario tener presente que, el anexo I, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que fija el procedimiento de arbitraje, en su artículo 7, determina el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa que, de acuerdo a nuestra legislación  procesal civil, el juez árbitro deberá resolver de acuerdo a  lo que su prudencia y equidad le dictaren;

 

SEGUNDO: Que, todos los documentos acompañados por las partes, presentados en tiempo y forma, no fueron objetados, por lo cual se los tendrá por reconocidos para efectos probatorios en esta causa;

 

TERCERO: Que, mediante los documentos acompañados por el Primer Solicitante, ha quedado acreditado en autos no sólo su interés en el uso del nombre de dominio, sino también el natural y legítimo derecho que le asiste para su utilización, puesto que pretende desarrollar una actividad económica específica, cual es, la promoción y venta de servicios de publicidad, diseño y multimedia y que no se confunde en lo absoluto con la actividad comercial que efectúa el segundo solicitante.

 

CUARTO: Que de acuerdo con lo expresado en el punto anterior,  si bien es  aplicable el criterio de titularidad de marcas comerciales en relación con los nombres de dominio, dicho principio debe analizarse detallada y casuísticamente a la luz de los antecedentes de cada conflicto en particular y, en el caso materia de este arbitraje,  el segundo solicitante no ha probado que exista una relación determinante entre el nombre de dominio en disputa y la marca comercial que tiene registrada.

 

QUINTO: Que asimismo, de acuerdo al mérito de este proceso y dado que estamos frente a un conflicto en que las partes de una u otra forma, se han referido al derecho marcario, ésta es la principal fuente normativa que debemos considerar. A este respecto, el segundo solicitante ha exhibido y probado en lo autos que posee un sinnúmero de registros marcarios que contienen la expresión "estee", registros que inciden en distintas clases del clasificador internacional de marcas comerciales. Sin embargo, dichos registros han sido otorgados casi en su totalidad fuera del país y con la intención de proteger marcas en territorios determinados, que en este caso, de acuerdo a la documentación acompañada, corresponden  a los territorios de Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, el único registro marcario válido en nuestro país es el Registro Nª517211 de 22 de julio de 1998 para la marca "estee" en la clase 5, solicitada para productos alimenticios dietéticos, categoría de protección marcaria que no dice relación alguna con la actividad comercial que pretende ejercer el primer solicitante y que, por lo tanto, no podría incidir en modo alguno en el otorgamiento de un registro de nombre de dominio, en virtud del principio de especialidad de la marca, que circunscribe la protección y los privilegios de la ley 19.039 a la clase específica en que se ha inscrito la marca.

 

SEXTO:  Por consiguiente, este Tribunal, al ponderar los argumentos de las partes considera, por las razones expuestas, que prevalecen los derechos del demandado y primer solicitante en el nombre de dominio en disputa, pues ha demostrado tener un interés legítimo en la utilización del mismo, demostrando además cuales son las actividades comerciales que pretende difundir y promocionar a través de este nombre de dominio.

 

SEPTIMO:  Finalmente, es preciso dejar establecido en esta sentencia que el nombre de dominio en disputa es "este.cl" y el segundo solicitante, ha basado toda su argumentación acreditando tener derechos marcarios y efectuar actividades mercantiles a través de la marca comercial denominada "estee", validamente inscrita y registrada en nuestro país, que guarda similitud con este nombre de dominio y que por tanto los haría confundibles a la luz de los usuarios de los mismos. Pero pese a ello advirtiendo esta posible confusión lingüística y gramática entre una y dos letras "e" de diferencia, no manifestó  interés en el nombre de dominio sino una vez que el demandado lo hubo inscrito a su favor, siendo razonable que lo hubiera hecho con antelación, atendida esta evidente similitud entre el nombre y la marca y tampoco solicitó, ni tiene inscripción en el Registro de nombre de dominio que administra Nic Chile, el nombre "estee.cl", que es exactamente igual a la marca comercial de la cual es titular, precaviendo un posible conflicto en esta materia.

 

OCTAVO: Finalmente, para mayor abundameinto, en materia de nombres del dominio se ha desarrollado un principio especial, resumido en la expresión inglesa "First come First Served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho de dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer, lo que en el presente conflicto ha quedado claramente establecido y demostrado a  través del análisis de las pruebas aportadas por las partes  en el desarrollo de este procedimiento.

 

 

 

Y TENIENDO PRESENTE:

 

Lo dispuesto en el Art. 8, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el Anexo I de la Reglamentación para el Funcionamiento de Registro de nombres de dominio.CL y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

 

 

RESUELVO,

 

I.- Que se asigna el nombre de dominio "este.cl" al primer solicitante EDUARDO ANDRES HUENUFIL ARANDA

 

II.- Que se rechaza la solicitud de The Hain Food Group, Inc. respecto del nombre de dominio "este.cl"

 

III.- Que atendido que el segundo solicitante tuvo motivos plausibles para litigar, cada parte pagará sus costas.

 

 

 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  fírmese la presente resolución por el Árbitro por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile.  Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

 

 

 

CAROLINA VALENZUELA AZOCAR

JUEZ ARBITRO

 

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

 

Jaime Edgardo Calderón Gutiérrez               Juan Carlos Mora Anacona

                       Abogado                                      Abogado

                     10.364.367-8                                    10.340.347-2