Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "espo.cl"

Santiago, ocho de agosto de 2003

 

VISTOS:

 

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "espo.cl", siendo partes José Carlos Espinoza Mellado representado por doña Marisol Valladares Sepúlveda, con domicilio en Matías Cousiño N° 64, tercer piso, Santiago, y Emilio Sandoval Poo S. A. representado por Estudio Transglobo Limitada, con domicilio en calle General del Canto 105, oficina 314, Providencia, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación y fijación de  las Bases del Procedimiento, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 7 y siguientes.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El primero representado por su hijo don Juan Carlos Espinoza Poblete y el segundo por doña Paulina Flores Prenafeta, abogada del Estudio Jurídico Transglobo, quienes exhibieron los poderes respectivos. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Habiendo cumplido el  segundo solicitante las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, a fs.17, el segundo solicitante deduce demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio, y acompaña documentos, con citación.

Que la argumentación para fundar su mejor derecho puede sintetizarse en las siguientes ideas:

a.       Su obrar de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia ni de la ética mercantil ya que señala, lo único que pretende es una real y efectiva protección a sus intereses.

b.      Ser titular del registro marcario N° 574.211 marca "ESPOL" para distinguir servicios de distribución de toda clase productos, en la clase 39.

c.       Que el signo ESPOL  corresponde a las iniciales del nombre de la sociedad EMILIO  SANDOVAL POO LIMITADA.

d.      Que es asignatario del nombre de dominio "espol.cl" actualmente habilitado.

e.       Que dicho dominio presenta sólo una letra de diferencia con el actualmente solicitado.

f.        Cita el fallo arbitral del nombre de dominio "farmschile.cl" de 9 de Enero de 2003, que asignó el nombre de dominio al solicitante del que se diferenciaba en una sola letra.

El Segundo Solicitante acompañó con citación  los siguientes documentos:

1. Extracto de escritura de modificación y transformación de la sociedad Emilio Sandoval Poo Ltda. a  sociedad anónima.
2. Documento bajado de la base de datos de Nic Chile que da cuenta del hecho de ser asignatario del nombre de dominio "espol.cl" .
3. Documento bajado de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial que da cuenta de la titularidad del registro N° 574.211 correspondiente a la marca "ESPOL".
4. Copia simple de fallo arbitral de 9 de Enero de 2003 que resolvió la asignación del nombre de dominio "farmschile.cl".
5. Documento bajado de la página web "espol.cl".

SEXTO: Que, también dentro de plazo, a fs. 26, el primer solicitante presenta demanda de mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa y acompaña documentos, fundamentando en los siguientes argumentos:

1. Que don Juan Carlos Espinoza Poblete, con fecha 18 de abril de 1997, inscribió en el Registro de Marcas, bajo el registro numero 484.490 la marca "espo", según se acreditó  a través de la correspondiente fotocopia autorizada del Registro de Marcas Comerciales.
2. Que don Juan Carlos Espinoza con la finalidad de expandir su empresa decidió solicitar la inscripción del dominio "espo.cl" a Nic Chile, con fecha 3 de marzo de 2003, fecha que antecede a la fecha de solicitud de inscripción de don Emilio Sandoval, la cual corresponde al 14 de marzo de 2003, debiendo aplicarse por lo tanto el principio "First Come, First Served".
3. Que don Juan Carlos Espinoza en la actualidad posee una pagina web en la cual se menciona expresamente el dominio en disputa "espo.cl", explicando con claridad el giro de la empresa a la cual corresponde dicha marca; y la circunstancia de que la contraparte desde la fecha de solicitud de inscripción al día de hoy no registra inscripción en ningún servidor DNS;

1. Que la marca "espo", que en autos corresponde a "espo.cl", es y ha sido por mas de seis años la marca distintiva de la empresa familiar de don Juan Carlos Espinoza.

Para probar sus dichos, el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Fotocopia autorizada ante notario, del Registro de Marcas Comerciales, que dacuenta de la fecha de inscripción de la marca "espo",  a nombre de don Juan Carlos Espinoza Poblete;
2. Facturas en las que se aprecia la marca "espo";
3. Papel de la empresa con membrete donde puede apreciarse la utilización de la expresión "espo";
4. Fotocopia de Certificado de Origen de la Asociación Latinoamericana de Integración, donde se deja constancia de la marca "espo" como identificación internacional de la empresa de don Juan Carlos Espinoza Poblete; y
5. Productos fabricados por la empresa familiar de don Juan Carlos Espinoza Poblete, en los cuales se aprecia la marca "espo".  

 

SÉPTIMO: Que, a fojas 34, dentro de plazo, el segundo solicitante presente su escrito de observaciones a los argumentos de la contraparte, escrito en el que se pide se tenga presente al momento de resolver los siguientes aspectos:

1. Que si bien es cierto que el primer solicitante es titular de la marca "ESPO", su representado es titular de la marca "ESPOL" y asignatario del nombre de dominio "espol.cl" -sitio actualmente habilitado- este último presenta sólo una letra de diferencia con el nombre de dominio solicitado, dando como resultado sólo una  letra de divergencia entre ambos dominios.
2. Que el nombre de dominio solicitado corresponde a las iniciales de la razón social de Emilio Sandoval POO S.A., por lo que es fácil al público identificarlo en la red.
3. Que la finalidad del deseo de obtener nombre de dominio solicitado obedece a un proyecto de Emilio Sandoval POO S. A., tendente a facilitar a sus usuarios el acceso a los servicios que ofrece a través de la red.

 

OCTAVO: Que también dentro de plazo, el primer solicitante evacua su escrito de observaciones, fs. 28, el que puede sintetizarse en las siguientes alegaciones:

1. Que aún considerando lo alegado por el segundo solicitante, en el sentido de ser titular de la marca "espol" y asignatario del nombre de dominio "espol.cl", el cual presenta una letra de diferencia con el nombre en disputa "espo.cl", lo que debe prevalecer es la trayectoria de la marca "espo" y la buena fe del segundo solicitante al pedir el dominio "espo.cl".
2. Que la buena fe del primer solicitante se traduce en el hecho de que durante toda la vida de funcionamiento de la empresa familiar de su mandante, esta ha tenido como nombre exclusivo e identificador de dicha empresa la marca "espo", cuya denominación es de total reconocimiento dentro del mercado.
3. Que la finalidad del Señor Espinoza de solicitar la inscripción del dominio en disputa obedece a la intención de expandir su empresa y hacerla conocida a mercados más selectos, yendo a la par con los avances tecnológicos.
4. Que la solicitud del Sr. Espinoza fue hecha con anterioridad a la del Sr. Sandoval.
5. Que no es sostenible la argumentación de la contraria en el sentido de que el nombre de dominio corresponda a las iniciales de la sociedad del segundo solicitante, situación que también se presenta con la contracción de los apellidos Espinoza Poblete.

             

CONSIDERANDO:

 

EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS:

NOVENO: Que, a fs. 34 el segundo solicitante, dentro de plazo, objeta por falta de integridad y autenticidad, por tratarse de copias simples, factura en blanco y el certificado de origen de la Asociación Latinoamericana de Integración.

El Tribunal no hará lugar a la objeción de documentos, dado que las copias simples acompañadas se encuentran materialmente íntegras y resultan del todo concordantes con los demás documentos de índole comercial y publicitaria acompañados por el primer solicitante.

 

EN CUANTO AL FONDO:

DÉCIMO: Que en cuanto a la calificación de la motivación interna de las partes, y dada la gran cantidad pruebas presentadas tanto por el primer solicitante como del segundo solicitante, que acreditan encontrase utilizando marcas y nombres mercantiles, en el primer caso igual al dominio solicitado y en el segundo con sólo una diferencia de una letra del dominio <espo>, es que este tribunal considera que asiste a ambas partes razones auténticas para disputar tal dominio, por lo que la conducta de ambos litigantes no puede sino ser calificada de buena fe.

DECIMOPRIMERO: Que, respecto del segundo solicitante en esta contienda, es la opinión de este Tribunal que, aun cuando es el actual asignatario del nombre de dominio "espol.cl" de innegable parecido gráfico y fonético con el nombre de dominio en disputa, y que ello le otorga, en principio, un legítimo derecho a competir por el nombre de dominio los argumentos vertidos en su favor deben ser comparados con los de su contraparte, y producto de tal cotejo no resultan del todo significativos para formarse la convicción de que la solicitud competitiva presentada para adjudicarse el nombre de dominio en disputa posea un mejor derecho, tanto desde la perspectiva del derecho en general como de la Reglamentación para el Funcionamiento del  Registro de Nombres del Dominio CL.

DECIMOSEGUNDO: Que por otra parte el primer solicitante ha presentado como fundamento del mejor derecho que cree asistirle la circunstancia tener inscrita bajo el registro numero 484.490 la marca "espo",  según se acreditó  a través de la correspondiente fotocopia autorizada del Registro de Marcas Comerciales y de la inspección que este árbitro realizó -a través de Internet- al Registro de Marcas Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial. Además, ha sido por mas de seis años la marca distintiva de la empresa familiar de don Juan Carlos Espinoza..

Asimismo, se ha acreditado la utilización efectiva del dominio <espo.cl> por parte del primer solicitante visitando este árbitro la página Web correspondiente, en donde se indica con claridad el rubro comercial al que se dedica.

Que, en apoyo a esta conclusión se encuentran en autos los siguientes antecedentes:

1. Fotocopia autorizada ante notario, del Registro de Marcas Comerciales, que dacuenta de la fecha de inscripción de la marca "espo", a nombre de don Juan Carlos Espinoza Poblete;
2. Facturas y otros documentos mercantiles en las que se aprecia la marca "espo" y;
3. Fotocopia de Certificado de Origen de la Asociación Latinoamericana de Integración, donde se deja constancia de la marca "espo" como identificación internacional de la empresa de don Juan Carlos Espinoza Poblete.

DECIMOTERCERO:  Que en apoyo de la pretensión del primer solicitante, además del consabido principio <first come first served> -que según la jurisprudencia mayoritaria del cuerpo arbitral Nic-Chile no basta por sí solo para probar el mejor derecho del primer solicitante-, la posición del primer solicitante se sustenta adicionalmente y especialmente con la existencia material de inversiones y negocios reales por sobre la relación formal o puramente jurídica entre dicho nombre y otra expresión que haya recibido protección de cualquiera índole, ya fuere en el ámbito Internet o en el derecho marcario.

DECIMOCUARTO: Que, la argumentación del segundo solicitante de que posee actividad comercial con la marca espol -que sólo difiere en una letra del dominio solicitado- debe ser desechada en atención al mismo fundamento en que cree sostenerse, ya que el primer solicitante tiene una marca registrada y posee actividad comercial acreditada con un nombre que presenta identidad total con las letras del dominio solicitado <espo>, de lo que se colige que si una casi identidad -diferencia de una letra- es un buen argumento utilizado para decidir la asignación de nombres de dominio en otros fallos, la identidad total es mejor fundamento para la asignación del dominio.

DECIMOQUINTO: Que, de la relación realizada extensamente en los considerandos anteriores, este Tribunal se ha formado el convencimiento de que si bien es cierto que el  segundo solicitante ha tenido razones poderosas para disputar el dominio, su situación no puede ser ponderada como mejor a la del primer solicitante, quien ha exhibido la utilización real y virtual de un nombre comercial que coincide en todo con el dominio solicitado.

DECIMOSEXTO:Que, de este modo, ha quedado establecido en autos que el primer solicitante posee derechos que el segundo no posee para la asignación y utilización de la expresión "espo" y que dichos derechos no se contraponen a aquellos eventuales que el segundo solicitante pudiere poseer en el ámbito de la propiedad industrial, y resultan de mayor relevancia jurídica que los que pudieren emanar del nombre de dominio "espol.cl" y de la marca registrada Espol de que es asignataria el segundo solicitante.

DECIMOSÉPTIMO: Que al segundo solicitante le queda la vía de promover su actividad comercial a través de la red, por medio de la que ha sido efectivamente su marca en los últimos años: <espol>, lo que agregado al hecho de que ambos rubros,la fabricación de productos de caucho y la distribución de productos comerciales son -para el público consumidor- perfectamente diferenciables, han llevado a este Árbitro a la convicción de que no se infiere daño comercial al segundo solicitante al confirmar la solicitud del primer solicitante.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

 

RESUELVO:

PRIMERO:Acéptase a registro la solicitud presentada en el primer lugar por el nombre de dominio "espo", y asígnase a éste el nombre de dominio solicitado.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

TERCERO: Determínanse los honorarios arbitrales en la suma total de 350.000 pesos, los que han sido totalmente pagados por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

 

Resolvió don Ruperto Pinochet Olave, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan las testigos Constanza Sofía Hidalgo Ferrer y Claudia Cornejo Kock