Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "elrecetario.cl"

MAT.: sentencia definitiva conflicto por el nombre de dominio elrecetario.cl.

 

PARTES: JULIO RENÉ HERRERA VEGA / FARMACIAS AHUMADA S.A.

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca, árbitro habilitado NIC Chile

 

En Santiago de Chile, cuatro de julio de dos mil tres, en autos sobre conflicto por asignación de nombre de dominio elrecetario.cl, suscitado entre JULIO RENÉ HERRERA VEGA, RUT 14.406.790-8, domiciliado Rancagua 0183, Providencia, Santiago y FARMACIAS AHUMADA S.A. RUT: 93.767.000-1, representada por Alex Severin Saavedra, domiciliados en Av. Vicuña Mackenna Nº585, Santiago se dicta la siguiente sentencia definitiva:

VISTOS:

 

1. Que como consta a fojas 1, por oficio N° 02319 doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominioelrecetario.cl, suscitado entre las partes de la referencia.

 

2. Que a fojas 04 consta aceptación de la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes personalmente o legalmente representadas a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, resolución que fue notificada a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

 

3. Que como consta a fojas 07, el día y hora señalada se realizó la audiencia citada en autos, con la comparecencia del representante del segundo solicitante. En ausencia del primer solicitante no fue posible un llamado a conciliación, por lo que se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral, procedimiento que fue notificado en forma personal al compareciente y por carta certificada al primer solicitante, como consta a fojas 07 vta..

 

4.- Que  a fojas 08 consta demanda arbitral del segundo solicitante, la que en apoyo a sus pretensiones expone los siguientes argumentos de hecho y de Derecho:

Señala que Farmacias Ahumada S.A. en 1969 se estableció en Chile y ha permanecido durante todo este tiempo incluso abarcando no sólo el mercado nacional sino también el latinoamericano, fruto de su constante dedicación especializada, no sólo en lo que dice relación con los establecimientos farmacéuticos, sino que también con los rubros que de alguna u otra forma se relacionan con ella, como publicidad, atención al cliente, nombres de dominio y marcas comerciales entre otros. Dentro de su dedicada labor ha debido adecuarse a los nuevos tiempos, con el fin de facilitar a su público consumidor el acceso a la información que requiera y es por ello que ha ingresado al mundo de los nombres de dominio. Al ingresar a este nuevo mundo de los dominios, su representada lo ha hecho con dos finalidades: a) Facilitar el acceso a la información a sus consumidores y b) protegerlos para que al navegar y entrar a un dominio  que diga relación con el rubro farmacéutico tenga certeza que va a encontrar también el dominio de su representada y de este modo evitar que gente inescrupulosa valiéndose de la fama y notoriedad de otros establecimiento adquieran dominios con nombre semejante a los ya registrados y/o genéricos con la única finalidad de inducir a error a los consumidores, quienes advertirían esto sólo una vez que lo hayan adquirido. Es por ello que ya es titular de más de 170 nombres de dominio.

Agrega que su mandante adecuándose a los nuevos tiempos es que ha querido ingresar al mundo de Internet, por lo que ha pedido el nombre de dominio del sitio "elrecetario.cl". Se debe tener presente que ella ya es titular de los siguientes nombres de dominio vinculados al solicitado: 1.- recetamagistral.cl, 2.- recetariomagistral.cl, 3.- recetario-magitral.cl y que el nombre de dominio en conflicto constituye una leve variación de los ya inscritos, siendo su finalidad última evtar confusiones en relación al origen de los productos que ofrece su representada.

Señala que Farmacias Ahumada es titular de los siguientes registros marcarios: 1.- RECETARIO MAGISTRAL, registro N° 550694 establecimiento comercial de compra y venta de los productos de las clases 01, 05, 08, 10, 29, 30 y 31. 2.- RECETARIO MAGISTRAL, registro N° 518773, clase 42, incluye servicios de laboratorio de productos químico farmacéuticos, servicios profesionales en el área médico y químico farmacéutica, servicios de diagnósticos médicos con técnicas especializadas, investigaciones químicas y químico farmacéuticas, análisis químico y químico farmacéutico, servicios químico y químico farmacéuticos, servicios de preparaciones químico farmacéuticas pro prescripción médica. 3.- RECETARIO MAGISTRAL, solicitud N° 575.679 que renueva el registro N° 394.296 clase 05.

Aduce como motivos para estimar que su presentada tiene mejor derecho al nombre de dominio en disputa:

a.- La constante preocupación de Farmacias Ahumada por registrar nombres de dominio que se relacionan de algún modo con las actividades que presta; lo mismo sucede con los registros de marca.

b.- El nombre de dominio pedido es una leve variación de los nombres de las cuales su representada ya es titular.

c.- Farmacias Ahumada desarrolla una actividad económica de carácter comercial y existen flujos asociados al desarrollo de tal actividad que generan rentabilidad, beneficiando a la economía nacional, más aún, su representada pretende desarrollar un sistema de e-commerce en el sitio elrecetario.cl.

d.- El primer solicitante no desarrolla ningún tipo de actividad relacionada con el rubro farmacéutico por lo que su adquisición del sitio causaría un gran perjuicio a Farmacias Ahumada y a la comunidad nacional, al ser otorgado a una persona sin relación alguna con el nombre de dominio solicitado y sin interés por desarrollar una labor de servicio público, como se hace generalmente en este rubro.

Concluye que los argumentos antes señalados son suficientes para estimar que a su mandante le asiste un mejor derecho en la asignación del dominio elrecetario.cl, por tanto solicita que en mérito de lo expuesto y la reglamentación que rige la materia, se tenga por alegado el mejor derecho de Farmacias Ahumada S.A. en la asignación del dominio en disputa.

5.- A fojas 22 consta presentación de la primera solicitante quien expone que elrecetario.cl nació como un proyecto personal, debido a la falta que existe en el país (Chile) de sitos sobre recetas de cocina. Aún cuando existen muchos lugares o sitios chilenos donde se mantienen recetas de cocina, ninguno es un referente obligado para los usuarios chilenos. Además de esto ningún sitio mantiene una profundización del tema, ninguno entrega herramientas claras para que cualquier persona pueda preparar una receta adecuada. El recetario se inspiró en su nombre en el sitio elrecetario.com, del cual ahora es también dueño, como acredita más adelante.

Agrega que durante su primer año "elrecetario" se actualizaba permanentemente, sin embargo el último año esto se vio afectado por el conflicto en NIC chile, lo que lo desincentivó a invertir en algo que podía perder, pese a mantener su interés en el proyecto, el cual no fines de lucro y que se basa en la publicación periódica de recetas de cocina. Para ello cuenta con 3500 recetas recolectadas de Internet en los últimos 4 años. Asimismo cuenta con hosting y con una lista de distribución en la que al 30 de diciembre de 2002 tenía inscritos 104 miembros.

El proyecto contempla además mantener un diccionario de ingredientes en que se señala una definición y una fotografía del ingrediente a fin que los usuarios puedan tomar conocimiento de lo que se trata pese a no ser del país de origen de la receta.

Hace presente que no tratándose de un proyecto con fines de lucro, al inicio no se cobraría a los usuarios por la obtención de la información publicada, sin embargo se espera contar luego con banners u otro tipo de ingresos por concepto de publicidad de quienes quieran avisar en el sitio.

Señala que por sus principios cristianos no publicará banners ni artículos que atenten contra la moral o buenas costumbres.

Agrega que además el proyecto contempla distintas rutas: del vino, ferias y otros a fin que los usuarios podrán revisar en el sitio lugares de interés donde comprar vinos o restaurantes donde comer. Así, por ejemplo si alguien quiere preparar una receta que lleva pimienta, podrá linkear a la definición de pimienta, a su origen y a empresas que la fabrican y distribuyen.

Otra parte interesante es la interactividad que se busca dar al sitio, a partir de la lista de más de 100 personas a las que se aludió antes, de las cuales a lo menos 30 han ofrecido ayuda para mantener el sitio. Para ello usuará XOOPS (http://www.xoops.org/modules/news/) que es un sistema automático de publicación que permitirá potenciar el sitio. Junto con ello utilizará el editor w.bloggar /http://wbloggar.com/) que es un editor de weblog o sea, sitios de bitácora. Junto con ello señala que tiene implementados los siguientes módulos para el uso del sitio:

Downloads, para bajar documentación; Submit: envío de noticias o recetas vía web; web link: links de interés, Forum: un foro; stats: estadísticas; Polls: encuentas; FAQ: preguntas frecuentes.

Otra sección del sitio es Herramientas de cocina, esta sección mantendrá información sobre este tipo de herramientas con fotos y fabricantes y datos de interés sobre estos utensilios. Otra sección "Aprendienfdo como un chef, para lugares en donde se puedan tomar cursos de cocina.

Concluye que como el dominio fue reservado sin ninguna otra intención que sólo satisfacer sus propias necesidades no tiene más argumentos que los señalados, que es una persona honrada y por tanto si bien la situación le incomoda se siente en el deber de defender sus derechos, haciendo presente que el dominio está en uso hace ya dos años, tiempo en el cual en ningún momento se ha pretendido usarlo para desprestigiar en forma alguna al otro solicitante. Incluso en los dos primeros años nadie le contactó para negociar sobre el dominio, por lo que piensa que él sería el único interesado en el mismo. Por esto piensa que tiene un mejor derecho sobre el dominio.

6.- A fojas 35 la segunda solicitante presenta excepción dilatoria por falta de formalidades en el escrito de su contraparte, la que es desechada a fojas 38 en atención a las características del procedimiento de solución de conflictos relativos a la asignación de nombres de dominio de acuerdo al Reglamento de Nic Chile.

7.- A fojas 38 se citó a las partes a oír sentencia.

 

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que es un hecho susbtancial y pertinente no controvertidos en autos que de entre ambas partes que reivindican para sí el nombre de dominio "elrecetario.cl" el Sr. Julio René  Herrera es el primer solicitante. Asimismo, siendo la buena fe un principio general del Derecho aplicable en nuestro entorno jurídico, habrá de considerarse que su inscripción la realizó de buena fe, salvo que en el curso de los autos se demostrara lo contrario.

SEGUNDO: Que la primera solicitante sustenta su mejor derecho en que habría realizado su inscripción de buena fe, para desarrollar un proyecto concreto, consistente en el desarrollo de un portal de recetas y utensilios de cocina. En apoyo de sus alegaciones acompañó : Impresión del sitio web elrecetario.cl de fojas 26, en la que se aprecia un listado de recetas y utensilios de cocina; Impresión de captura de pantalla de w.bloggar en que se aprecia la receta de Pizza con nueces, de fojas 27; Impresión de captura de pantalla de consulta a hexilion.com, consulta a whois, en que se aprecia los datos de propiedad y configuración DNS de elrecetario.com, bajo la titularidad del primer solicitante,  de fojas 28 a 32; Impresión de captura de pantalla de elistas.net que muestra listas de distribución correspondientes a elrecetario.cl, con 104 usuarios, creada el 26 de agosto de 2000.

SEGUNDO: Que de su parte, el segundo solicitante sustenta su alegación de mejor derecho en que su política de desarrollo en materia de nombres de dominio ha tenido por finalidad a) Facilitar el acceso a la información a sus consumidores y b) protegerlos para que al navegar y entrar a un dominio que diga relación con el rubro farmacéutico tenga certeza que va a encontrar también el dominio de su representada y de este modo evitar que gente inescrupulosa valiéndose de la fama y notoriedad de otros establecimiento adquieran dominios con nombre semejante a los ya registrados y/o genéricos con la única finalidad de inducir a error a los consumidores.

Esta parte, en pos de acreditar su mejor derecho acompañó la siguiente prueba documental: Impresión de consulta a Nic Chile, para los dominios recetariomagistral.cl de fojas 12 y 13, recetamagistral.cl, de fojas 14 y 15 y recetario-magistral.cl, e fojas 16 y 17, todas a nombre de Farmacias Ahumada; Copia de certificado de registros marcarios RECETARIO MAGISTRAL, N° 550.694, para las clases 01, 05, 08, 10, 29, 30 y 31, de fojas 18, RECETARIO MAGISTRAL, N° 518.773 para la clase 42, de fojas 19 y RECETARIO MAGISTRAL N° 394.296 para la clase 05, de fojas 20; Copia simple de solicitud de renovación de la marca comercial RECETARIO MAGISTRAL, N° 575.679, para la clase 05, de fojas 21. Todas marcas referidas a productos del área químico farmacéuticas.

TERCERO: Que de las alegaciones de las partes y la prueba allegada queda de manifiesto que el caso de autos es uno de aquellos que la doctrina ha calificado como "logical choice", conflictos meramente fortuidos, fruto de la más pura casualidad como consecuencia de la polisemia que puede producirse respecto de una determinada cadena de caracteres. En concreto, en este caso "recetario", según el Diccionario de la real Academia de la Lengua se define como "conjunto de recetas, notas en las que se indica el modo de hacer una cosa" y a su vez, receta se define como "nota que comprende aquello de que debe componerse una cosa y el modo de hacerla". Se trata en consecuencia de un concepto genérico que encuentra aplicación a la elaboración de todas aquellas cosas que requieren un conjunto de ingredientes y un proceso de elaboración.

CUARTO: Que para resolución de un conflicto inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia tanto de Derecho nacional como de Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a su solución y consecuente definición de la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio. A este respecto, el primer principio al que debemos atender es al de "first come, first served", aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en esta materia se ve potenciado por cuanto, atendidas las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, "el primero que llega es el único servido". Este principio, sólo podrá desatenderse cuando concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante, situación que no se produce en estos autos.

QUINTO: Que en el caso de autos no existe riesgo de dilución de la marca, por cuanto ambos solicitantes actúan en sectores distintos del mercado y la segunda solicitante, tal y como ella misma aduce, ya cuenta con más de 170 dominios a través del cual es susceptible de ser localizado en la Red.

SEXTO: Que de su parte, la primera solicitante ha acreditado en autos que actualmente el dominio se encuentra en uso y que en las páginas alojadas bajo el mismo no se contravienen derechos de terceros. Efectivamente, en ella se promociona información general relativa a recetas de cocina. Ello, sumado a la buena fe y legitimidad en su inscripción no controvertidos en autos lleva a concluir que esta parte tiene un mejor derecho para solicitar la titularidad definitiva del nombre de dominio, debiendo en consecuencia primar el principio "first come first served", conforme a la regla general que rige en la asignación de nombres de dominio.

SEPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la segunda solicitante haya litigado en autos temerariamente, lo que justificaría que se le condenara en costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "elrecetario.cl" al primer solicitante JULIO RENÉ HERRERA VEGA, ya individualizado en autos.

Fíjense los honorarios arbitrales en la suma de $166.666 y aplíquese a los mismos la consignación efectuada en autos. En lo restante, emítase la boleta de honorarios correspondiente.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

 

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

 

Sentencia dictada ante los testigos:

 

Rodrigo Moya García, abogado, RUT:12.852.228-K.

Paula Jervis Ortiz, abogado, RUT:8.542.625-7.