Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/normativa/fallos. html

En Santiago de Chile a 31 de Julio de 2001, Patricio de la Barra Gili, Juez Arbitro, designado para resolver el conflicto suscitado respecto de los nombres de dominios "econotickets.cl" y "econoviajes.cl", Oficios NIC No167-2000 y 168-2000, viene en resolver lo siguiente:

Teniendo presente:

Que con fecha 27 de Mayo de 1999 Alianza Chilena de Leasing S.A, representada por don Patricio Millas Ovalle, ambos domiciliados en Avda. Apoquindo 4499, Piso 11, Las Condes, Santiago, solicitó los nombres de dominio "econoviajes.cl" y econotickets.cl"

Que con fecha 21 de Junio de 1999 Distribución y Servicio D & S S.A, representada por Silva & Cia, ambos domiciliados en Teatinos No248, Piso 2, Santiago se opuso a la solicitud de los nombres de dominio "econoviajes.cl" y econotickets.cl",

Con posterioridad Alianza Chilena de Leasing S.A confirió poder en Carey y Cia

Y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

1) Que con fecha 2 de Mayo de 2000, se recibió la carpeta legal oficio NIC No167-2000 y 168- 2000 en la que se me proponía como juez árbitro en los conflictos antes señalados.

2) Que con fecha 8 de Mayo de 2000, mediante carta certificada este árbitro arbitrador aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente, citando a las partes para una audiencia de conciliación para el día 24 de Mayo de 2000 a las 18:00 horas, en su oficina.

3) Que con fecha 24 de Mayo de 2000, a la hora establecida se efectuó el comparendo de conciliación al que comparecen don Jaime Silva Barros en representación de Distribución y Servicio D & S S.A, y don Gonzalo Fuenzalida Figueroa, en representación de Alianza Chilena de Leasing S.A. Las partes en esta audiencia no llegan a ningún acuerdo, por lo que se procede a fijar el procedimiento arbitral.

4) Que, con fecha 3 de Junio de 2000, Alianza Chilena de Leasing S.A, consigna el honorario fijado por el Señor Arbitro.

5) Que, con fecha 6 de Junio de 2000, Distribución y Servicio D & S S.A consigna el honorario fijado por el Señor Arbitro.

6) Que, con fecha 7 de Junio de 2000, don Jaime Silva Barros en representación de Distribución y Servicio D & S S.A y conforme a lo establecido en el Procedimiento arbitral hace su presentación en la que señala lo siguiente:

a) Que, su mandante Distribución y Servicio D & S S.A corresponde a un supermercado que es identificado por la marca comercial "Econo", denominación que tiene registrada con una serie de variaciones.

b) Que, su mandante durante su larga y exitosa trayectoria comercial ha invertido gran cantidad de dinero para posesionar dicha marca en el mercado.

c) Que, el asignar los nombres de dominio en disputa a un tercero impediría que su mandante pueda incorporarse en propiedad al comercio global.

d) Que, la asignación a nombre de un tercero de los nombres de dominio en disputa produciría la dilución de sus marcas comerciales.

e) Que, su mandante tiene registrada como marca comercial la expresión "Econo" y sus variantes en las distintas clases en el Departamento de Propiedad Industrial de nuestro país. A título de ejemplo cita: "Econo", registro No434.384; 434.385; 438.378 y 438.379. No se acompaña copia de los registros de la marca comercial "econo", ni de sus variantes.

f) Que, conforme a lo anterior, la denominación "ECONO" corresponde a una denominación que los consumidores la asocian con su representada, y hoy en día es esencial por el rol que cumplen los dominios como identificadores en la red.

g) Que por lo anterior, en algunos casos la aplicación del principio "first to file, first served" puede resultar tremendamente injusto por que no da cuenta de la actividad honesta creativa y emprendedora que desarrolla una organización en un momento histórico y en un ámbito geográfico determinado.

7) Que, con fecha 13 de Junio de 2000 se dio traslado a la otra parte.

8) Que, con fecha 20 de Junio de 2000, don Gonzalo Fuenzalida Figueroa en representación de Alianza Chilena de Leasing S.A contesta la oposición señalando:

a) Que, el artículo 1 del Reglamento para el funcionamiento de Registros de nombres de dominio hace expresa referencia a los principios referidos en el documento RFC 1591: Domain Name System Structure and Delegation, estructura que se basa en el principio del first to file first served, principio que también se desprende del artículo 10 del Reglamento.

b) Que, al no infringir derechos de terceros y no existiendo mala fe de parte de Alianza Chilena de Leasing S.A, ésta goza de un derecho prioritario sobre los nombres de dominio pues los ha solicitado primero.

c) Que, la marca que el reclamante ha dado fama es "Ekono" y no su similar "Econo", que significa económico en forma abreviada.

d) Que, en ningún caso la solicitud de los dominios "Econoviajes.cl" y "Econotickets.cl" impiden proyectar al reclamante su activo identificatorio en Internet, toda vez que la empresa Distribución y Servicio D & S S.A perfectamente puede crear un sitio web otorgándole como dominio identificador , su marca comercial "econo.cl" y/o "ekono.cl"

e) Que, Distribución y Servicio D & S S.A pretende impedir cualquier inscripción de dominio que lleve implícito el segmento "econo".

f) Que, la expresión "econo" además de ser el diminutivo de la expresión económico corresponde a un término genérico, descriptivo y de uso común que no goza de fama y notoriedad.

g) Que, los dominios "econoviajes.cl" y "econotickets.cl" no presentan similitud en su identidad con los registros aludidos por la contraparte, toda vez que sólo comparten el prefijo "econo".

h) Que, jamás ha existido la intención de apropiarse de derechos o legítimos intereses que pueda tener la demandada o un tercero, toda vez que no solicitó el nombre de dominio "econo" aisladamente considerado, sino que por el contrario, el citado prefijo ha sido seguido por los sufijos "Viajes" y "Tickets".

i) Que, en conclusión Alianza Chilena de Leasing S.A ha solicitado los nombres de dominio econotickets.cl" y econoviajes.cl" en primer lugar y de buena fe conforme a una estrategia comercial y sin violar ninguna de las disposiciones del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio "CL".

9) Que, por resolución de fecha 23 de Junio de 2000, se dio traslado a la otra parte de la presentación de Alianza Chilena de Leasing S.A .

10) Que, Distribución y Servicio D & S S.A no efectuó observaciones a la presentación de Alianza Chilena de Leasing S.A .

11) Que, con fecha 27 de Junio de 2001, se citó a las partes a oír sentencia.

12) Que, con fecha 11 de Julio de 2001 Alianza Chilena de Leasing S.A . presenta un escrito y acompaña documentos, presentación que es desechada en vista del estado del juicio.

CONSIDERANDO,

1) Que, las disposiciones del Reglamento del NIC Chile, puntualmente en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, por otra parte, el mismo Reglamento en su artículo 10 establece un término para que los terceros que vean afectados sus derechos por la presentación de una solicitud de nombre de dominio puedan presentar una idéntica dando inicio a un procedimiento arbitral, término dentro del cual Distribución y Servicio D & S S.A presentó su solicitud para los dominios en disputa "econotickets.cl" y "econoviajes.cl".

3) Que, a juicio de este árbitro la expresión "econo" no goza de fama y notoriedad en nuestro medio, pues ésta no es la forma con que se publicita y conoce a la red de supermercados existentes en nuestro país.

4) Que, Distribución y Servicio D & S S.A no acompañó materialmente ni copia ni original de algún registro "Econo" o "Ekono" o sus variantes..

5) Que sin perjuicio de lo anterior, el determinar el real objeto de este proceso es fundamental a la hora de establecer que parte goza de mejor derecho.

6) Que la discusión debe centrarse en econoviajes y econotickets

7) Que, ninguna de las partes cuenta con un derecho prioritario sobre ambas expresiones, pues no existe una marca comercial idéntica o un uso previo constitutivo de algún derecho.

8) Que, de los antecedentes acompañados no aparece que ninguna de las partes haya utilizado alguna de las expresiones solicitadas con anterioridad al inicio de este arbitraje.

9) Que, este Arbitro ha consultado la Hoja WEB del Departamento de Propiedad Industrial de nuestro país, a fin de determinar si existen otros titulares de expresiones que incluyan la palabra Econo, comprobando que en varias clases ello ocurre así. Asimismo, comprobó que Distribución y Servicio D & S S.A efectivamente cuenta con varios registros "Econo" y "Ekono" en distintas clases.

10) Que de los documentos acompañados y las diligencias efectuadas por el Señor Arbitro ha quedado demostrado a la fecha de iniciación de este arbitraje ninguna de las partes era titular de algún registro marcario que corresponda a las expresiones econoviajes o econotickets.

11) Que, en este caso ha quedado acreditado que ambos solicitantes han actuado de buena fe, pues ambas empresas han demostrado justo motivo para litigar.

12) Que, según consta de los antecedentes de este arbitraje, Alianza Chilena de Leasing S.A solicitó los dominios con fecha 27 de Mayo de 1999 y Distribución y Servicio D & S S.A, con fecha 21 de Junio de 1999, por lo que de acuerdo al principio del First to file system la primera sociedad goza de la prioridad para su asignación.

13) Que, a juicio de este Arbitro la asignación a Alianza Chilena de Leasing S.A no vulnera ningún derecho de tercero.

14) Que, en caso de asignársele los dominios en disputa a la primera solicitante, no se vulneran derechos de la segunda, pues esta no cuenta con ningún derecho preexistente que pudiere verse vulnerado.

15) Que, frente a todas estas circunstancias a juicio del Señor Arbitro corresponde aceptar los argumentos de Alianza Chilena de Leasing S.A

SE RESUELVE,
Asígnese los nombres de dominio "econotickets.cl" y "econoviajes.cl" a Alianza Chilena de Leasing S.A

Que, respecto a las costas y existiendo justo motivo para litigar por ambas partes, cada una de ellas se hará cargo de sus respectivas costas.

Santiago, 31 de Julio de 2001.

Notifíquese a las partes personalmente.

Patricio de la Barra
Arbitro