NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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Fallo por Arbitraje de dominio "cristalinternet.cl"



Mat.: Sentencia definitiva cristalinternet.cl.

Partes: PRODUCTORA CTM LTDA.

COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS S.A

Arbitro:  Lorena Donoso Abarca


En Santiago de Chile, a veintidós de noviembre de dos mil dos, en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio cristalinternet.cl, suscitado entre PRODUCTORA CTM LTDA, y COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS S.A., ya individualizados en autos, se resuelve:

VISTOS:

1.- Que con fecha 28 de junio del año en curso se recibió de NIC Chile el Oficio No. 01524, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio.

2.- Que por resolución de fecha ocho de julio del año dos mil dos se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 26 de julio del año en curso, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 5.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de ambas partes, tal y como consta a fojas 29. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral, notificándose de éste en ese mismo acto a las partes.

4.- Que a fojas 31, la solicitante COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS S.A., representada por el abogado Luis Fernando Ureta Icaza, presenta demanda arbitral, solicitando se le asigne el nombre de dominio en disputa, fundándose en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

  1. LOS HECHOS:

Señala que la Compañía de Cervecerías Unidas en la empresa más importante del mercado de productos bebestibles de Chile, contando con más de 150 años de tradición de calidad entre sus activos. Estos años de experiencia le han permitido consolidarse como una de las más grandes empresas del país. Actualmente se encuentra diversificada en distintos segmentos de negocios en Chile y el extranjero, reuniendo en Chile a Cervecera CCU Chile Ltda., la más grande organización cervecera del país, Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. (ECUSA), que es el segundo embotellador nacional de bebidas gaseosas y Viña San Pedro S.A. (VSP), la segunda mayor exportadora de vinos del país situada en el tercer lugar en el mercado local. Adicionalmente cuenta con operaciones cerveceras en Argentina, tanto en el mercado de vinos como de cervezas y Croacia, en el mercado de cerveza. Agrega a este respecto que la empresa cuenta con 5000 empleados y que produce actualmente 1000 millones de productos bebestibles, atendiendo en Chile cerca de 95.000 clientes directos y llegando a 10 millones de consumidores.

Sostiene que dentro del importante desarrollo de la empresa, se encuentran sus cientos de marcas registradas para vinos, cervezas y bebidas de fantasía, las que constituyen un activo esencial para ella y un claro elemento diferenciador frente a sus competidores. Dentro de las marcas de cerveza, la marca más afamada de la empresa y la marca líder del mercado corresponde a la marca Cristal, que su representada se ha encargado de registrar desde hace décadas, contando actualmente con más de 65 registros a su respecto, mencionando como ejemplos: Registro 399.362 "Cristal" (mixta), clase 32, registrada el 07 de octubre de 2002, 412.937 "CRISTAL BLACK" (denominativa y sin protección independiente para la palabra "black"), clase 32, registro de 16 de junio de 1992, 420.654, "CRISTAL DARK" (denominativa y sin protección independiente para la palabra "dark"), clase 32, registro esa misma fecha y No.412.937 "CRISTAL" (denominativa para distinguir establecimiento industrial para productos clases 32 y 33, Registro de 14 de abril de 1993.

En cuanto al dominio cristalinternet.cl, señala que el 24 de marzo de 2001 la otra parte solicitó el otorgamiento de este nombre de dominio, lo que hizo posteriormente dentro del plazo, con fecha 19 de abril de 2001 la Compañía de Cervecerías Unidas S.A.. Agrega que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la Red Internet. Por su parte, el objetivo final de la marca es precisamente el mismo, esto es, la distinción, por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado real. En este caso, sostiene que su parte se ha hecho ampliamente conocida como "cristal y si el nombre cristalinternet.cl se adjudicara a la contraparte sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar a dicho sitio se encontrarán con información de una empresa distinta a la que promociona la afamada cerveza "cristal", lo cual se traduce en un perjuicio irreparable y producirá confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, agrega que es conocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este caso, un usuario creería que existe información sobre su parte en el nombre de dominio en disputa, atendida la existencia de dominios "cristal.cl", "cervezacristal.cl" y "auspiciocristal.cl", entre otras y sus marcas comerciales "CRISTAL", las cuales son muy parecidas.

B. EL DERECHO

Señala que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico, uno de los cuales ha tenido relación con los nombres de dominio que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consisten en una "dirección electrónica o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.. Agrega que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Cola Cola, Nike y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

En segundo lugar, en cuanto a los criterios aplicables en los conflictos por asignación de nombres de dominio se refiere en primer lugar al criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. A este respecto, señala que en el derecho comparado y en los últimos años en nuestro país se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón a esto señala que tanto doctrina extranjera ha considerado que la relación entre los nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y por ende la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Agrega que el 1 de enero de 2000 entró en vigor la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y números asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. ICANN es la entidad, a nivel mundial, con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile. Sostiene que si en el caso de autos se asignara el nombre de dominio a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la marca "cristal" y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "cristalinternet.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante en el país y se encontrarán con cualquier otra información, sobre todo teniendo en cuenta que su parte tiene dominios para su marca en extensión .cl.

Agrega que al respecto, la sentencia arbitral de fecha 09 de julio de 2001 respecto del nombre de dominio "kiwi.cl" señala que sí le asistiría un mejor derecho al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior. En síntesis, sostiene que el criterio que reconoce la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en autos.

En segundo lugar hace mención al criterio "notoriedad del signo pedido", que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Sostiene que conforme este criterio, su parte tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa pues le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación "cristal", como se ha demostrado en el libelo y copias de páginas web. Por tanto, sostiene que corresponde la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignarse a su parte el dominio "cristalinternet.cl".

En tercer lugar, alude al criterio del "mejor derecho y buena fe", argumentando que su parte se opuso a la solicitud de "cristalinternet.cl" desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile para la expresión "CRISTAL", destacando que esta marca es una CREADA, DESARROLLADA y PUBLICITADA por su parte, la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet. Haciendo presente que no existe ningún registro marcario para la expresión "cristal" a nombre del otro solicitante.

Respecto de la titularidad de registros marcarios para el signo "cristal" señala que se abocará al estudio y examen de los registros marcarios que las partes en autos pueden invocar en su favor, con el objeto de determinar si el nombre de dominio "cristalinternet.cl" debe serle asignado a esta o a la otra parte. Sostiene que Compañía Cervecerías Unidas S.A. es titular de una serie de registros marcarios en Chile para el signo "CRISTAL", en estas circunstancias, agrega, resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio en disputa le corresponde, con el mérito de la marca "cristal" ya referida.

En conclusión, a la luz de lo expuesto y tendiendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de registros marcarios para el signo "cristal" en Chile, considera que su presentada es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos. En estas circunstancias y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el reglamento de NIC Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que estima concluyen necesariamente en el derecho prioritario de su parte sobre el signo en disputa. Agrega que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de la Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Estima que la asignación a la contraria constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos legalmente por NIC Chile, aplicables en la materia: Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de su representada. Finalmente, reitera que aún prescindiendo de las consideraciones relativas a la eventual infracción marcaria descrita, la sola aplicación de los criterios de resolución de conflictos reflejados en la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio de ICANN y reflejada en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Registro de Nombres de Dominio en ".cl" debe concluirse que es la Compañía Cervecerías Unidas la llamada ala titularidad del dominio en disputa. Solicita se tenga por interpuesta y en definitiva se acoja su demanda arbitral, con expresa condena en costas a la otra parte.

Como medios de PRUEBA de sus alegaciones, esta parte acompaña:

  1. Impresión de consultas al Registro de Marcas de fojas 37 a 41, referidos a las inscripciones de marca cristal, cristal black y cristal dark con las anotaciones que señala. Documentos que fueron objetados por la contraria por considerarlos inadecuados para acreditar el derecho marcario que se invoca.
  2. Impresión de consulta al Registro de Nombres de Dominio .cl, de fs. 42 a 45, referido el primero a la historia del dominio cristal.cl, documento que señala expresamente que "no está vigente", el segundo al dominio inscrito "cervezacristal.cl", tercero a "cerveza-cristal.cl" y cuarto a "auspiciocristal.cl.
  3. Impresión de requerimiento a URL , /index_home, /nosotros/mI-compania.html, /nosotros/mI-marcas.html y /nosotros/mI-ventas.html;
  4. fotocopias simples de avisos publicitarios de fs. 51 a 57 y 60.
  5. Impresión de recortes de prensa de fs. 58 y 59
  6. Otros documentos corporativos de fs. 61 a 68.

5.- A fojas 69 consta demanda arbitral del primer solicitante, PRODUCTORA CTM Limitada, representada por el abogado Raúl Arrieta Cortés. Señala que con fecha 24 de marzo de 2001 esa parte inscribió el nombre de dominio cristalinternet.cl ante NIC Chile, como se acredita con documentos que acompaña. Con fecha 19 de abril de 2001 Compañía Cervecerías Unidas S.A. inscribió como segundo solicitante el nombre de dominio señalado, incurriendo en una conducta temeraria y que manifiesta una constante voluntad por impedir el desarrollo del comercio electrónico nacional. Agrega que productora CTM Limitada forma parte de un grupo económico denominado Cristal Group que nace en el año 1976 en Santiago, cuya actividad se centra en un pequeño taller artesanal de Marroquinería. Como consecuencia de la evolución del negocio, establece dos locales propios, uno en Santiago y el otro en Providencia, donde la producción pasa de lo artesanal a lo industrial. Comienza a desarrollar una Línea Promocional aprovechando la creatividad y flexibilidad de la fábrica para cumplir pedidos especiales de Agencias de Publicidad y de Empresas en forma directa a través de los departamentos de Marketing. En el año 1989 Cristián Tala Manríquez, socio principal y representante legal de Productora CTM Limitada, inscribe la marca CRISTAL con la finalidad de contribuir al desarrollo de las actividades que ya se encontraba desarrollando Cristal Group. Dicha inscripción se realiza en las categorías 18 y 28 del Calificador de Niza ante el Departamento de Propiedad Industrial que depende del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucción, la que se encuentra vigente según Registro de Marcas Solicitud 440.735 Registro 540.476.

Como consecuencia de la explosiva penetración y desarrollo de Internet en los últimos años, es que CMT adopta la decisión de inscribir el nombre de dominio cristalinternet.cl., con la finalidad de convertirlo en un portal electrónico que en una primera etapa sirva de fuente de información y promoción de las actividades y productos que comercializa Cristal Group, el que se encuentra actualmente activo y puede ser consultado en . Una segunda etapa de desarrollo del portal es la transformación del mismo en un sitio de comercio electrónico que permita realizar transacciones comerciales electrónicas on line, como soporte de la fase exportadora que se ha iniciado hacia los países Sudamericanos de Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay. Señala que lo expuesto evidencia la buena fe con que ha actuado esa parte en la inscripción del nombre de dominio, cuya finalidad última es el desarrollo de la actividad comercial objeto del grupo, dentro de la protección marcaria, con la incorporación del uso de la tecnología y enmarcado en la política nacional de digitalizar al país para incorporarlo de una manera eficiente y constante a la Sociedad de la Información.

Agrega este solicitante que, en otro orden de ideas, estima necesario hacer presente que al día 07 de agosto de 2002 el segundo solicitante, mantenía inscrito ante NIC Chile los 16 nombres de dominio que se enuncian a continuación: 1.- ; 2.- ; 3.- ; 4.- ; 5.- ; 6.- ; 7.- ; 8.- ; 9.- ; 10.- ; 11.- ; 12.- ; 13.- ; 14.- ; 15.- ; 16.- . Sostiene que de esta lista de nombres de dominios registrados por Compañía Cervecerías Unidas S.A., únicamente tienen enlace a portales web  y , lo que le lleva a reflexionar en torno ha si esta protección excesiva de la marca que pretende efectuar Compañía Cervecerías Unidas S.A. ayuda en algo al desarrollo de la Red, estimando que lo anterior evidencia una voluntad de impedir el desarrollo del comercio electrónico por intermedio de nombres de dominio que incorpore el sustantivo cristal, aun cuando el primer solicitante se encuentre de buena fe y tenga una marca comercial registrada con las mismas propiedades que la de ella, pero en diferentes categorías del Calificador de Niza.

Argumenta que es improcedente que Compañía Cervecerías Unida S.A. pretenda monopolizar la palabra cristal, más aun en el contexto de Internet donde los principios rectores han sido siempre informados por la libertad y no por la restricción. Estima que no es posible que el segundo solicitante pretenda que su representado no ejerza el legítimo derecho de usar su propia marca comercial, registrada legalmente en Chile, en relación con un portal electrónico, impidiendo de esta manera, a los consumidores de sus productos y servicios acceder a una fuente de información y a un centro de negocios en la Red. Agrega que aun cuando se estime que la marca CRISTAL registrada en las categorías en que la tiene inscrita la Compañía Cervecerías Unidas S.A., categoría 32 del clasificador de Niza, es más conocida y famosa, es una realidad el hecho que el sistema de nombres de dominio y el sistema de protección marcaria actúan de diferente manera y otorgan distinta protección a sus titulares. Un elemento característico de la marca comercial es la de otorgar protección en determinadas categorías, situación que no es posible homologar en el sistema de nombres de dominio, donde sólo puede existir un nombre de dominio idéntico para que realmente pueda cumplir las funciones mnemotécnicas que traen implícitos. En consecuencia, y gozando ambos de protección marcaria en diferentes categorías debe prevalecer el principio del "first come, first served", según el cual se debe conceder el nombre de dominio a mi representado por ser el primer solicitante, como se acredita con el formulario de dominio emitido por NIC Chile.

Estima además que es infundada y del todo desinformada la pretensión del segundo solicitante, considerando los principios generales contenidos en la RFC 1591 del Domain Name System Structure, y aquellos mismos principios que informan el Reglamento para la Asignación de Nombres de Dominio.CL, los cuales consagran el principio de "first come, first served", buena fe y responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia legal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. Dichos principios, señala, son y han sido respetados en todo momento por esa parte, al inscribir el nombre de dominio cristalinternet.cl con el fin último de vincular su propia marca comercial, en las categorías 18 y 28 del calificador de Niza, a un identificador que la contenga, permitiendo tanto a sus actuales como futuros clientes y cibernautas en general acceder al portal institucional y de esta forma recoger la información necesaria para el desarrollo de las transacciones comerciales deseadas.

En lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia legal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, señala que basta con revisar el portal electrónico de su representado para constatar que en él no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal por cuanto los productos ofrecidos no guardan ninguna relación con las categorías marcarias en que tiene derecho el segundo solicitante, sino que muy por el contrario se circunscriben a los derechos reconocidos por el derecho de propiedad con que cuenta esta parte en las categorías 18 y 28 de la marca CRISTAL. Adicionalmente, señala que esa parte es conocida comercialmente en el medio en su actividad. Por todo ello estima que no existe justificación para que en el caso se deje de aplicar el principio "first come, first served", toda vez que la inscripción fue realizada en ejercicio de un legítimo derecho y sin que pueda ser calificada como abusiva o de mala fe. Solicita que en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .CL de NIC Chile, en la RFC 1591 y las disposiciones constitucionales y legales relativas al derecho de propiedad que detenta sobre la marca CRISTAL en las categorías 18 y 28 del Calificador de Niza, se tenga por interpuesta demanda sobre conflicto de nombre de dominio cristalinternet.cl, con la finalidad que se consolide la solicitud de inscripción presentada por esa parte ante NIC Chile y se rechace la petición del segundo solicitante Compañía Cervecerías Unidas S.A., en todas sus partes, con expresa condenación en costas, tanto procesales como personales.

Como medios de PRUEBA, esta parte acompaña los siguientes documentos, los que no fueron objetados de contrario:

  1. Impresión de solicitudes de nombre de dominio de ambas partes, que constan a fojas 74 y 76 respectivamente.
  2. Copia autorizada de Certificado de Registro de Marcas Comerciales, en que consta que por Registro 540.476, a contar de 13 de mayo de 1999 y por diez años se reconoce la propiedad y uso exclusivo de la marca CRISTAL, en los productos clase 18 y 28 a don Cristian William Tala Manríquez de fojas 78.
  3. Impresión de búsqueda de solicitudes en trámite y registros inscritos referidos al término "Cristal" y similares o afines de fojas 79.
  4. Impresiones de requerimiento a los dominios cerveza-cristal.cl, cervezacristal.cl; auspiciocristal.cl; auspicioscristal.cl; cristalenvivo.cl; cristalgroup.cl; cristalmundial2002.cl; deportecristal.cl; deportescristal.cl; eventoscristal.cl; ganaconcristal.cl; lacasadecristal.cl; veranocristal.cl, todos los cuales muestran mensaje de error  (fs. 82 a 85 y 87 a 95). Impresión de requerimiento a los URL "bierfestcristal.cl", que sólo muestra la frase "dominio protegido" (fs.86). Impresión de respuesta requerimiento al URL , de fojas 96, , que están en servicios.
  5. Impresión del sitio web localizable a través del URL ,  de fojas 98 a 100 en que se visualiza que en dicho sitio se difunde la información relativa a la empresa Cristal Group, dedicada a los rubros producción y marroquinería, cuyos principales productos son: a) en la línea Bussines club: maletines, portadocumentos, Carpetas, portalápices, Portatacos, Portafolios, Maletas ejecutivas, billeteras, cinturones, corbateros, lleveros, juegos de escritorio, etc.; b) en la línea Brake: Mochilas, Bananos, carpas, bolsos, gorros, billeteras juveniles, bolsos cooler, Forros y estuches; c) línea carteras CTM: carteras, billeteras, carteas de fiesta, PortaRetratos, PortaDocumentos, etc. línea dentro de la que destaca la marca Lázaro, para carteras de cuero legítimo.
  6. Copias Simples de declaraciones de pago mensual de fs. 101 a 103, correspondiente al Sr. Tala Manríquez; de fojas 104 a 106, correspondientes a Soc. Productora de eventos Ltda.
  7. Impresión de RFC 1591, sobre la estructura del sistema de nombres de dominio y delegación., de fs. 107 a 113.
  8. Impresión del Reglamento para el funcionamiento de los nombres de dominio en Chile, para el Registro .cl., de fs. 114 a 121.

6.- Que a fojas 123, la primera solicitante presenta escrito de contrargumentaciones, en que en lo substancial hace presente que en lo que respecta a los antecedentes de hecho, no es un hecho en discusión el que Compañía Cervecerías Unidas S.A. pueda tener registrada la marca en algunas categorías del Calificador de Niza en el Registro de Marcas que lleva el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucción, sino que lo que no consta a esa parte es que la protección marcaria que tiene es en las categorías 32, 33. Agrega que al tener su parte igual protección, pero en las categorías 18 y 28, la protección marcaria no constituye un elemento determinante para la asignación del nombre de dominio en disputa.

Agrega que en cuanto a los antecedentes de hecho bajo el título "Nombre de dominio cristalinternet.cl", el segundo solicitante incurre en un profundo error conceptual al considerar que los nombres de dominio tienen por propósito permitir "la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual"", toda vez que éstos no juegan sino una función de carácter mnemotécnica que permite a los usuarios de Internet acceder a un determinado portal electrónico por medio un identificador que es más fácil de recordar que un número IP que es el elemento que realmente permite que el servidor direccione la búsqueda deseada. Lo contrario y la postura de CCU hace suponer que los portales son únicamente transaccionales, dejando fuera una amplia gama de ellos, como son los de carácter informativo y que sin duda alguna representan la mayor cantidad de los sitios web .CL.

Respecto del fundamento para que se le conceda el nombre de dominio en disputa consistente en el hecho de que CCU se ha hecho ampliamente conocida como CRISTAL, señala que esa parte pareciera desconocer que la fama y notoriedad es únicamente una de las condiciones que deben concurrir copulativamente junto a otras condiciones para que pueda tener lugar la revocación de una inscripción de nombre de dominio de acuerdo con el número 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento de Nombres del Dominio .CL., las que no se dan en este litigio, ya que la inscripción no ha sido hecha en forma abusiva ni de mala fe, además que el segundo solicitante es conocido como CRISTAL en las categorías en las que dice tener protección marcaria y no en las que son objeto de difusión en cristalinternet.cl, las cuales gozan de protección marcaria para la otra parte. Finalmente en lo que dice relación a este punto, señala que para esa parte resulta increíble que el segundo solicitante invoque como argumento del uso que hacen de la marca en Internet por los nombres de dominio cristal.cl, cerveza-cristal.cl y auspiciocristal.cl, toda vez que sólo cristal.cl tiene enlace a un portal electrónico, lo que le hace reflexionar acerca de si esa forma de protección que hace Compañía Cervecerías Unidas S.A. del sustantivo CRISTAL ayuda en algo al desarrollo de la Red y permite que un titular de la marca en otras categorías pueda hacer uso del mismo derecho de uso y goce que tiene sobre ella.

Agrega luego que en lo que dice relación con los antecedentes de derecho expuestos por Compañía Cervecerías Unidas S.A en su demanda bajo el Título "Breve descripción de los nombres de dominio y su importancia", esa parte comparte en términos generales la doctrina expuesta, en el sentido de que la finalidad de los nombres de dominio es permitir a su titular identificarse en la Red, sin embargo, señala que hay reiterada doctrina y jurisprudencia, nacional e internacional, que deja de manifiesto que la relación entre el nombre de dominio y la marca no es absoluta, por lo que la protección marcaria es sólo uno de los tantos antecedentes que se deben tener en vista al momento de decidir y en el evento que se considerara en este proceso que tal carácter lo es, invoca que su representado es titular de la marca CRISTAL en las categorías 18 y 28, protección marcaria que se encuentra vigente y que se trata de un sustantivo, que el representante legal y socio mayoritario de Producciones CTM Limitada inscribió por corresponder a las primeras letras de su nombre y apellido (Cristian Tala).

Hace presente luego que en lo tocante al título "Conflictos de Asignación de Nombres de Domino. Criterios Aplicables, los puntos planteados por el demandado en las letras a), b) y c) no son criterios aplicables para la asignación de nombres de dominio, sino para la revocación de los mismos, cuando ha existido una inscripción abusiva y/o de mala fe, lo que no ocurre en el caso de autos. De su parte, en lo relativo al Título "Titularidad de registros marcarios para el signo "CRISTAL"", hace presente que no obstante la eventual titularidad de la marca CRISTAL en las categorías 32 y 33 del calificador de marcas por parte de Compañía Cervecerías Unidas S.A., esa parte goza de idéntica protección marcaria en las categorías 18 y 28 y en consecuencia, gozando ambas partes de protección marcaria en diferentes categorías, debe prevalecer el principio del "first come first serve", ya que de lo contrario se otorgaría una protección a la marca superior a la que se le asigna en el propio derecho marcario.

7.- Que a fs. 128 constan observaciones a la prueba, presentada por el primer solicitante, que en lo principal sostiene que el principio rector de la solución de controversias es el de la buena fe, conforme al cual debe ingresarse en la base de datos el dominio a nombre de quien primero solicitó su inscripción, salvo que se acredite que éste actuó de mala fe apreciación que se hará en cada caso concreto atendiendo a múltiples antecedentes. Señala que en este caso esa parte ha demostrado la buena fe con que actuó al momento de inscribir el nombre de dominio, pues ha quedado establecido que producciones CTM Limitada forma parte de un grupo económico denominado cristal group y que ha su vez el principal socio y representante legal es Cristián Tala Manríquez, titular de la marca CRISTAL en las categorías 18 y 28, según consta en el Registro llevado por el Departamento de Propiedad Industrial que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Agrega que indudablemente, que en este caso la marca que detentan ambas partes, en diferentes categorías debe ser un antecedente a tener en consideración al momento de decidir, a los efectos de que se forme la convicción el Tribunal de que la inscripción que dio origen a este proceso no fue de mala fe, ni con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, ni con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, o que usando el nombre de dominio se haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante, sino que muy por el contrario, al inscribir el nombre de dominio cristalinternet.cl, únicamente se buscó hacer uso de las nuevas tecnologías para publicitar y desarrollar su propia marca y así expandir los negocios propios, siempre dentro de su rubro y sin invadir los derechos marcarios del segundo solicitante.

8.- Que a fojas 130, consta téngase presente del abogado del segundo solicitante, en el que hace presente que a su entender la contraparte argumenta que su parte tendría interés en monopolizar todos los nombres de dominio que contengan la expresión cristal, acompañando la lista de nombres de dominio de que es titular, mientras que en la misma base de datos de nombres de dominio existen distintos nombres de dominio que contienen esta palabra y que no le pertenecen, tales como aceite-cristal.cl; cristalart.cl; cristalchile.cl; cristalfloat.cl; cristalmar.cl; cristalnocturno.cl; fotocristal.cl, todos los que se encuentran a nombre de distintas empresas y personas naturales y coexisten con los nombres de dominio de su representada, con lo que demuestra que no es su intención monopolizar la expresión "cristal" en el .cl, sino que lo único que hace es proteger su afamada marca "cristal" mediante la solicitud de nombres de dominio para sus distintos proyectos. Agrega que no es requisito para el otorgamiento de un nombre de dominio que éste sea utilizado por su titular. El uso o no uso de un nombre de dominio es una decisión exclusiva y excluyente de su titular, la que puede estar fundada en múltiples motivos y de la cual no puede pretenderse obtener una expresión de voluntad y menos aún una expresión de mala fe o de monopolizar la red.

Agrega que la supuesta marca registrada de la contraparte no se encuentra concedida a esta parte, sino que al señor Cristian Tala Manríquez, quien no es titular del registro marcario invocado, por lo que no existiría interés similar entre ambos solicitantes, dado que esa parte, señala, sí es titular de múltiples marcas registradas, en cambio la contraparte no es titular de marca comercial alguna. Al respecto señala que en autos consta que la contraparte es la empresa productora CTM Ltda., Solicitante del dominio de autos, pero la marca comercial no está concedida a la misma persona, sino que al señor "Tala Martínez", de manera particular, siendo claro en nuestro Derecho los atributos de la personalidad de las personas jurídicas, en este caso el nombre comercial son completamente distintos de los accionistas o socios de tales empresas. Lo mismo sucede también con los patrimonios, los que no pueden considerarse como uno solo para ningún efecto, dado que en las sociedades hay más de una persona participante en ellas. Concluye que en el caso de autos no es posible relacionar el nombre y los bines del señor "Tala Martínez" con el nombre y patrimonio de la sociedad Productora CTM Ltda.. Asimismo, al momento de considerar el mejor derecho al nombre de dominio se debe considerar exclusivamente los derechos del solicitante Productora CTM ltda., sobre el nombre de dominio. De lo contrario, sostiene, nos enfrentaríamos al absurdo de que su representada, al ser una sociedad anónima, podría pretender unir a su patrimonio el de todos sus accionistas, los que son miles y dentro de los cuales sería incluso posible encontrar a la contraparte, dado que bastaría que ésta tenga alguna acción de mi representada para considerarla como parte base del mejor de su representada al nombre de dominio de autos.

Sostiene que al momento de analizar el mejor derecho al nombre de dominio de autos, el tribunal debe limitarse a analizar los derechos que directamente pueden invocar los solicitantes. Se debe analizar que su representada cuenta con una marca registrada famosa y notoria, se encuentra de buena fe y tiene el legítimo interés al nombre de dominio. Por su parte, agrega, la contraria no cuenta con marca registrada, está de buena fe y tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio. De lo que desprende que su representada es la que cuenta con un mejor derecho al nombre de dominio de autos, dado que cuenta con derechos previamente adquiridos sobre el nombre de dominio materia del presente conflicto.

9.- Que a fs. 132 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que del debate suscitado en la etapa de discusión de estos autos se desprende que son hechos substanciales y pertinentes, más no controvertidos, los siguientes:

  1. Que la demandante, Compañía de Cervecerías Unidas cuenta con un conjunto de nombres de dominio de los cuales sólo se encuentran en uso "cristal.cl" y "bierfestcristal.cl".
  2. Que la demandante Compañía de Cervecerías Unidas cuenta con un producto que en su denominación tiene incorporado el término "cristal", el cual es un producto adscrito a las clases 32 y 33 del clasificador internacional de marcas comerciales, cuyas solicitudes, de acuerdo al examen de este árbitro no fueron objetadas en su tramitación por su contraparte de estos autos.
  3. Que la primera solicitante Productora CTM integra un grupo económico denominado "cristal group", dedicado a producciones y marroquinería, productos de las clases 18 y 28.
  4. El Sr. Cristian William Tala Manríquez, socio de la sociedad productora de eventos CTM limitada, es titular del registro marcario vigente "cristal", para las clases 18 y 28, cuya solicitud en su momento no fue controvertida por su contraparte de estos autos.
  5. Que las marcas que invocan las partes no concurren en las mismas clases para las cuales han sido solicitadas y registradas por ambas partes. Así, mientras las marcas que invoca la Compañía de Cervecerías Unidas se encuentran registradas en las clases 32 y 33 del clasificador internacional, la que invoca CTM lo está para las clases 18 y 22.

En consecuencia, EL debate de autos se centra de una parte, en si beneficia al primer solicitante productora CTM la propiedad marcaria acreditada respecto del Sr. Tala Manriquez, como fundamento a favor de su mejor derecho como titular del nombre de dominio "cristalinternet.cl", y de otra si la Compañía de Cervecerías Unidas ha acreditado fehacientemente ser titular de los derechos marcarios que invoca, si estos derechos son suficientes para romper el principio de "first come first served" y si el hecho de ser titular de un cúmulo de nombres de dominio sin utilizarlos atenta contra el principio de buena fe, constituyendo al menos una práctica atentatoria al desarrollo de Internet en Chile.

SEGUNDO: Que respecto del primer punto, "cristal" está inscrita como marca denominativa para productos de la clase 18 y 28 a nombre del Sr. Manríquez. Esta marca fue inscrita con fecha 13 de mayo de 1999, es decir, un año antes de la escritura social de productora CTM, sin que conste en autos ni en el registro marcario, que se haya transferido a esta su titularidad, ni que haya sido aportada por su titular a esta última. Sin perjuicio de lo anterior, consta de escritura social de fecha 05 de junio de 2000, de fs. 7, que el Sr. Tala Manríquez es socio mayoritario de la sociedad productora CTM Ltda., detentando además la representación única y exclusiva de la misma, con las más amplias facultades. Pues bien, considerando que los derechos exclusivos de marca conceden el dominio pleno sobre los mismos, atribuyendo al titular el derecho a impedir que un tercero los utilice dentro de las clases para los cuales fueron inscritos. Considerando que en la persona del Sr. Manríquez confluyen tanto la calidad de único titular de la marca y por tanto único sujeto legitimado para oponerse a su uso por un tercero y la de administrador plenipotenciario de la sociedad productora CTM, deberemos presumir que a lo menos esta empresa goza del uso de la misma por la mera tolerancia de su titular. Estando dentro de la órbita del Derecho Privado, en que prima el principio de autonomía de la voluntad y no siendo competencia de este árbitro, no corresponde a esta instancia calificar más allá este uso por mera tolerancia.

TERCERO: Que en cuanto a la titularidad de las marcas que invoca la Compañía Cervecerías Unidas, habiéndose constatado su vigencia en el Registro de propiedad intelectual, nada habrá de considerarse al respecto, salvo declarar que la efectividad del derecho invocado, para las clases 32 y 33. Otro punto es determinar si este derecho marcario es suficiente para sostener que esta parte tiene un mejor derecho sobre el dominio en disputa.

CUARTO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que, atendido el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, resultan esenciales para la localización de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. Es en este sentido que en forma secundaria les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida" a consecuencia de su uso y de cara a los usuarios, pasando a constituirse en identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su actuación en la Red. De ahí que colisionen con los signos distintivos concebidos en Derecho, sobre todo atendida la importancia que ha adquirido la Internet en las estrategias de trademarketing, que hace que cada día se atribuya más importancia a los nombres de dominio como signos identificadores de los productos, servicios e incluso personas que se desenvuelven en la Red. Sin embargo esta cualidad no ha alcanzado aún reconocimiento legislativo en cuanto a estar bajo los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio de constituir éstos elementos a los que deberemos atender, a fin de evitar usos indiscriminados o abusivos de los mismos, que puedan inducir a error a los usuarios de la Red Internet o incluso puedan causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas.

QUINTO: Que en el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a solucionar el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio. A este respecto, el primer principio al que debemos atender es al de "first come, first served", aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en esta materia se ve potenciado por cuanto, atendidas las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, "el primero que llega es el único servido". Este principio, sólo podrá desatenderse cuando concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante.

SEXTO: Que en el caso de autos, la segunda solicitante, en su presentación de fojas 130 sostiene expresamente que "la contraria no cuenta con marca registrada, está de buena fe y tiene un interés legítimo en el nombre de dominio" en disputa, declaración que hace innecesaria a su respecto el análisis de tratarse de una inscripción abusiva o de mala fe, siendo inconsistente en este punto la argumentación de la segunda solicitante, en orden a la necesidad de realizar dicho examen, conforme disponen los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento. En efecto, el conflicto de autos, según lo reconocido por el segundo solicitante y atendiendo a las distintas categorizaciones de los conflictos por nombres de dominio que efectúa la doctrina debe encuadrarse en la hipótesis de  "logical choice", esto es, un conflicto fortuito, surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases. Esto se hace patente si consideramos que del análisis del Registro de propiedad industrial advertimos que en Chile coexisten la marca "cristal", no sólo en los casos que invocan las partes de autos, sino también respecto otros casos en que terceros detentan la titularidad de la misma en otras clases, distintas de aquellas a las que éstas aluden.

SEPTIMO: Como argumento central de su mejor derecho, el segundo solicitante invoca la necesidad de proteger la marca renombrada "cristal" de la cual es titular para las clases 32 y 33, en atención a que, de entregarse el dominio a un tercero, existiría riesgo de dilución de esa marca y confusión a los consumidores. Este árbitro estima sin embargo que no es posible considerar el argumento de la fama y notoriedad invocada, por no concurrir en este caso los requisitos contemplados al efecto en nuestro Derecho, conforme dispone el artículo 20 letra g) de la ley 19.039. Es más, la circunstancia de que la segunda solicitante sea titular de distintos nombres de dominio, sin darles el uso que naturalmente les corresponde, diluye el argumento que esta misma parte invoca, en cuanto a la necesidad de evitar la dilución del signo protegido "cristal", pues es esta misma parte la que con su actitud contribuye a dicha situación, puesto que los usuarios de Internet, en su utilización, serán reconducidos a páginas vacías de contenido, en las que a lo sumo, en el caso de bierfestcristal.cl, se visualiza un mensaje "dominio protegido", sin que siquiera se reconduzca al sitio web efectivamente utilizado. De esta forma, el que esa parte, pese a ser titular de distintos nombres de dominio sólo utilice efectivamente "cristal.cl", hacen presumir fundadamente su intención de identificarse en la Red bajo esta única denominación, la que, conforme a los criterios de distintividad secundaria, sí podrá analizarse bajo los parámetros de fama y notoriedad que han sido invocados.

A mayor abundamiento, no siendo el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador derivado de la mecánica con que opera la Red, constituyéndose sólo en este aspecto en un signo distintivo atípico e instrumental, la ausencia de fines distintivos en su utilización como nombre de dominio inscrito, derivada de que en su utilización conduzcan a páginas web vacías de contenido o con contenidos carentes de relación alguna con el dominio propiamente tal, tales como simples mensajes de bienvenida, paisajes, fotografías, etc., o incluso el mensaje "signo protegido" u otro similar excluye de antemano la posibilidad de invocar a su respecto el derecho de marcas o nombres comerciales notoriamente conocidos o renombrados, registrados, por exigir este argumento por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos, servicios o actividades, aún totalmente distintos de los distinguidos por tales signos en su condición de marca registrada. Es más, si bien a utilización del nombre de dominio inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio.

OCTAVO: Que en el caso de autos no existe riesgo de dilución de la marca, por cuanto ambos solicitantes actúan en sectores distintos del mercado y la segunda solicitante cuenta con un nombre de dominio a través del cual es susceptible de ser localizado en la Red, el que además es idéntico a la marca comercial registrada y que promociona a través de la Red, y que es el producto que estima necesario proteger a través de la solicitud planteada en autos, y por tanto los usuarios que la requieren acceden directamente a su sitio web.

NOVENO: Que de su parte, la primera solicitante ha acreditado en autos que actualmente el dominio se encuentra en uso y que en las páginas alojadas bajo el mismo no se contravienen derechos de terceros. Efectivamente, en ella se promocionan productos correspondientes a las clases 18 y 22 del identificador internacional de marcas, consecuente con el derecho marcario que invoca y con independencia de la precariedad con que lo ostenta. Ello, sumado a la buena fe y legitimidad en su inscripción no controvertidos en autos, llevan a concluir que esta parte tiene un mejor derecho para solicitar la titularidad definitiva del nombre de dominio, debiendo en consecuencia primar el principio "first come first served", conforme a la regla general que rige en la asignación de nombres de dominio, acogiéndose la demanda de la primera solicitante de estos autos.

DECIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la segunda solicitante haya litigado en autos temerariamente, lo que justificaría que se le condenara en costas, debiendo en consecuencia rechazarse la solicitud plateada por CTM Ltda. En su demanda arbitral.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "cristalinternet.cl" al primer solicitante CTM Ltda. Ya individualizada en autos.

Fíjense los honorarios arbitrales en la suma de $166.666 y aplíquese a los mismos la consignación efectuada en autos. En lo restante, emítase la boleta de honorarios correspondiente.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.


Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador