Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "conosurchile.cl"

VISTOS:

 

1.    Que con fecha 3 de octubre de 2002, COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA. solicita la inscripción del nombre de dominio conosurchile.cl. Posteriormente, con fecha 11 de octubre de 2002, FINANCIERA CONOSUR, representada en calidad de contacto administrativo por SIMONETTI & CIA., solicita igualmente la inscripción del mismo dominio conosurchile.cl. Por último, con fecha 15 de octubre de 2002, VIÑA CONOSUR S.A., representada en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita también el dominio conosurchile.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

 

2.    Que mediante Oficio OF02628, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

 

3.    Que con fecha 8 de enero de 2003, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día viernes 24 de enero de 2003, a las 11:00 horas, en Amunátegui 277, Piso 3, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

 

4.    Que con fecha 24 de enero de 2003, se efectúa el comparendo fijado, al que asisten don RICARDO MONTERO CASTILLO, quien exhibe poder para representar al Primer Solicitante, COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA., y don SEBASTIAN GARCIA MOREI, quién exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, FINANCIERA CONOSUR, consignando además los honorarios provisionales fijados por el árbitro. No asiste el tercer solicitante, VIÑA CONOSUR S.A.;

 

5.    Que no habiendo acuerdo entre las partes, se fijan las normas de procedimiento en la misma audiencia, notificándose ellas personalmente a las partes. Asimismo, se apercibe al tercer solicitante, VIÑA CONOSUR S.A., para que dentro de 3 días hábiles manifestara su interés en seguir adelante con este proceso arbitral, y de lo contrario, se tendría por desistido su solicitud de nombre de dominio;

 

6.    Que con fecha 28 de enero de 2003, don RODRIGO MONTT SWETT, en representación de BANCO CONOSUR, antes FINANCIERA CONOSUR, solicita una ampliación de plazo de 30 días para consignar el saldo de los honorarios arbitrales, ampliación que es otorgada mediante resolución de fecha 31 de enero de 2003.

 

7.       Que con fecha 31 de enero de 2003, y en virtud de que el tercer solicitante, VIÑA CONOSUR S.A. no manifestó oportunamente su intención de seguir adelante en ese proceso arbitral, se le tiene por desistido de su solicitud del nombre de dominio conosurchile.cl;

 

8.       Que con fecha 14 de marzo de 2003, don RODRIGO MONTT SWETT, en representación del Segundo Solicitante, BANCO CONOSUR, antes FINANCIERA CONOSUR, presenta demanda de asignación del nombre de dominio conosurchile.cl, exponiendo como fundamento de su demanda que BANCO CONOSUR, antes FINANCIERA CONOSUR, es una sociedad financiera de carácter nacional, fiscalizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Esta compañía fue creada el año 1989, y correspondió a la única sociedad financiera que operaba en el país, con una red de 53 sucursales a lo largo del país. Durante el año 2000, como parte de su estrategia de crecimiento y desarrollo, ella implementó una serie de reestructuraciones destinadas a potenciar su servicio y mejorar su cobertura, y así en el primer semestre del año 2002, se retomó la idea de transformar la financiera en banco, lo que concluyó exitosamente al otorgársele la licencia bancaria por parte de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, para que operara con el nombre comercial de BANCO CONOSUR. El banco comenzó a operar como tal en el mes de enero del año 2003.

 

Agrega el Segundo Solicitante, que apoyado con una importante campaña de marketing, se optó por identificar a este nuevo banco comercial como CONOSUR, aprovechando así las sinergias propias de un nombre comercial y marca registrada de carácter notorio, ya posicionada en el mercado e identificada en el público. La denominación "CONOSUR" y "FINANCIERA CONOSUR" figuran registradas desde el año 1990 como marca comercial, encontrándose registrada actualmente bajo los N° 556.897 y N° 593.904 respectivamente, ambas para distinguir servicios de la clase 36. Además, la denominación "CONOSUR" figura en el registro de marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía inscrita por el segundo Solicitante en variadas clases, y bajo distintas formas, sea tanto como denominación, etiqueta, frase de propaganda, etc., a saber, "FINANCIERA CONOSUR", "TARJETA NET CONOSUR", "FINANCIERA CONOSUR SIEMPRE MAS FÁCIL", etc.". Asimismo, también figura solicitada y aceptada la marca comercial "BANCO CONOSUR", para distinguir productos de la clase 16 y servicios de las clases 35, 36, 38 y 42.

 

Señala el Segundo Solicitante que paralelamente a lo anterior, tienen además registradas variados nombres de dominio, entre otros, bcoconosur.cl, bconosur.cl, banconosur.cl, bcoconosur.com, bconosur.com, bancoconosur.com, etc. Además de los registros de marcas comerciales de nombre de dominio señalados, BANCO CONOSUR ha invertido importantes sumas de dinero y demás recursos en dar al concepto y denominación CONOSUR, una trascendencia y notoriedad en el país, haciéndola plenamente identificable con la financiera y posteriormente con el banco. Ello, con el afán de permitir a los clientes una clara interconexión entre esa denominación y el banco al que acceden. Así, sobre la base de los antecedentes expuestos, se confirma que la pretensión de BANCO CONOSUR de registrar a su nombre el dominio conosurchile.cl, se funda en antecedentes concretos, objetivos y demostrables. Señala que ha sido ella la que ha desarrollado y explotado esa denominación y concepto en el rubro financiero por más de una década, sumando además al hecho de que corresponde a una marca comercial que le pertenece en exclusiva según se desprende de los registros mencionados.

 

El Segundo Solicitante agrega que no le cabe duda que las pretensiones del Primer Solicitante carecen de validez frente a las de BANCO CONOSUR, ya que señala que COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA. no tiene el grado de penetración en el mercado nacional que tiene BANCO CONOSUR, el cual durante años ha obtenido la aceptación y confianza del público chileno, ya que indica que es la única capaz de ofrecerle a ellos productos o servicios financieros con el concepto de CONOSUR CHILE, sin que ello induzca a error o confusión con la marca comercial "BANCO CONOSUR" de su propiedad o cualquiera de sus derivados. Por lo tanto, agrega que el uso de la denominación CONOSUR CHILE por otra persona que no sea BANCO CONOSUR, es de suyo contrario a todo orden lógico, tanto jurídico como moral, ya que otorgaría a otro la posibilidad de beneficiarse del prestigio y notoriedad alcanzado por esa denominación, producto del trabajo realizado por BANCO CONOSUR.

 

En cuanto a las normas aplicables en esta materia, el Segundo Solicitante considera que tiene especial relevancia en este caso las establecidas en el artículo 20 y siguientes del Reglamento de NIC Chile, que si bien tienen relación directa con el procedimiento de revocación de nombres de dominio, merecen ser citadas por ser atingentes a este caso. De esta forma, cita el N° 22 del Reglamento, concluyendo que al estar claramente relacionada la marca "BANCO CONOSUR" con la designación CONOSUR CHILE, negarle la posibilidad al BANCO CONOSUR de explotar el nombre de dominio conosurchile.cl llevaría  a los usuarios de Internet a un engaño en cuanto a los productos o servicios que esperan encontrar en él. Por consiguiente, otorgar a la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA. la titularidad del nombre de dominio conosurchile.cl, causaría un daño irreparable tanto al BANCO CONOSUR como en los consumidores y navegantes de Internet, quienes han confiado en la relación existente entre la denominación CONOSUR CHILE y BANCO CONOSUR;

 

9.       Con fecha 6 de junio de 2003, se da traslado de la demanda arbitral presentada por BANCO CONOSUR, certificándose la consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

 

10.     Que con fecha 24 de junio de 2003, don JAIME SILVA BARROS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA. presentó un escrito solicitando que se tenga presente que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de NIC Chile en el anexo 1 relativo al procedimiento de mediación y arbitraje, y según lo fijado por las partes en el comparendo de conciliación y fijación del procedimiento, el nombre de dominio conosurchile.cl debe ser asignado en definitiva a COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA.

 

El Primer Solicitante señala que las afirmaciones del Segundo Solicitante en el sentido de la total ilegitimidad de la pretensión de COMERCIALIZADORA CONOSUR LTD., constituye un error garrafal y un desconocimiento total de los fundamentos legales de la pretensión del Primer Solicitante, al no reparar BANCO CONOSUR en el hecho de que COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA. no solamente tiene una razón social, sino que además tiene la propiedad de un registro marcario mixto que corresponde a la expresión "CONOSUR" Registro N° 638.475, teniendo además dos solicitudes en trámite por la misma expresión, respecto de las cuales el Segundo Solicitante no presentó en su momento oposición, al no existir conflicto alguno con ellos. Entonces, por el hecho de ser COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA. titular de una marca registrada y solicitudes pendientes respecto las cuales el Segundo Solicitante jamás se opuso, fluye como consecuencia lógica que el Primer Solicitante ha actuado con la mas radical y contundente buena fe.

 

Por otro lado, el Primer Solicitante señala que no es efectivo que por el hecho de tener determinados registros marcarios se posea un derecho legal preeminente y que permita vetar a cualquier otra empresa que tenga un legítimo interés en la combinación CONOSUR. Señala que bastaba con que el Segundo Solicitante revisara la enorme cantidad de marcas registradas que contienen la expresión CONOSUR para comprender que de acuerdo al sistema legal vigente y la regulación de NIC Chile, resulta absolutamente ilusorio pretender una suerte de monopolio o derecho exclusivo sobre dicha expresión. Señala el Primer Solicitante que tal vez la situación ameritaría un mayor análisis si se tratara de un dominio solicitado como bancoconosur.cl o bien financieraconosur.cl, pero éste no es el caso.

 

Según el Primer Solicitante, lo que realmente le interesa al Segundo Solicitante es proteger la expresión bancoconosur.cl y sus derivados, y por esta razón ha registrado dominios tales como bancoconosur.cl, bcoconosur.cl, bconosur.cl, bcoconosur.com, bancoconosur.cl, etc. Agrega que el punto central de interés es la línea bancaria, y siendo muy respetable y atendible este interés por  una familia de nombres de dominio construida en relación a la palabra BANCO, para nada significa que posee mejor derecho en otras combinaciones no bancarias como es el caso de CONOSUR CHILE. Así por ejemplo, si cualquiera de los titulares actuales de una marca "CONOSUR" que han invertido mucho dinero y esfuerzo para posicionar su marca en sus respectivos rubros, decide pedir su marca "CONOSUR" con otro término, cuestiona el Primer Solicitante si BANCO CONOSUR también se vería agredida. Indica que esta situación no sólo es errónea e inaceptable, sino que resulta absolutamente ilegal.

 

El Primer Solicitante señala que si a la clara buena fe de COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA., antecedentes marcarios, razón social y legitimo interés se le suma el hecho de que el Primer Solicitante figura en primer lugar como solicitante, la conclusión fluye por sí sola, y el nombre de dominio debe asignársele al Primer Solicitante en este caso.

 

COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA. agrega que la aseveración del Segundo Solicitante en el sentido de que por el hecho de que COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA. haya solicitado el nombre de dominio conosurchile.cl, atentaría en contra del orden moral, es injusta e impertinente y sólo se aplica por lo feble de la posición argumental de BANCO CONOSUR. Reitera que abundan los titulares de marcas que consisten en "CONOSUR", y el Segundo Solicitante sólo se interesó por la combinación CONOSUR CHILE cuando el Primer Solicitante procedió a solicitarlo, ya que cuando se observa el historial de registros de dominios de BANCO CONOSUR, no figura nada similar a CONOSUR CHILE.

 

El Primer Solicitante agrega que el Segundo Solicitante cita las normas del artículo 22 del Reglamento en una forma abusiva, puesto que dichas normas no se aplican a aquellos casos en los cuales el Primer Solicitante tiene un legítimo interés, registro marcario y razón social.

 

Por último, COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA., acompaña documentos probatorios, no objetados por el Segundo Solicitante, consistentes en un extracto de la constitución de la sociedad COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA., fotocopia simple del certificado de registro de la marca N° 638.475 y un listado con marcas comerciales que incluyen la expresión CONOSUR;

 

11.   Que con fecha 14 de agosto de 2003, don ARTURO COVARRUBIAS VARGAS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA., acompaña documentos probatorios adicionales que prueban el uso de la marca "CONOSUR", los cuales no fueron objetados por el Segundo Solicitante, y consisten en facturas, circulares o comunicaciones y tarjeta de presentación; souvenirs entregados a clientes; caja de cartón utilizada para los productos de exportación; fotografías de publicidad realizada en actividades deportivas llevadas a cabo por el Primer Solicitante; copias impresas tomadas de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial que dan cuenta de las marcas "CONOSUR" solicitadas por el Primer Solicitante y copias impresas tomadas de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial que dan cuenta de la existencia de diversas marcas "CONOSUR" de propiedad de terceros ajenos al juicio;

 

12.   Que con fecha 27 de febrero de 2004 don ARTURO COVARRUBIAS VARGAS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA., solicite se cite a las partes a oír sentencia.

 

13.   Que mediante resolución de fecha  16 de diciembre de 2004, se proveen los escritos de fecha 24 de junio de 2004, 14 de agosto de 2003 y 27 de febrero de 2004 presentados por el Primer Solicitante, COMERCIALIZADORA CONOSUR LTDA;

 

14.   Con fecha 23 de diciembre de 2004, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que se notifica a las  partes por correo electrónico.

 

 

Y CONSIDERANDO:

 

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y por ende deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

 

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

 

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

 

4. Que el conflicto de autos corresponde al de solicitudes competitivas presentadas por el mismo nombre de dominio conosurchile.cl, y no corresponde a una revocación del mismo. En consecuencia, este juicio arbitral ha tenido por objeto determinar el mejor derecho que tendría cada uno de los solicitantes sobre el nombre de dominio en conflicto;

 

5. Que ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

 

6. Que la expresión CONO SUR es indudablemente genérica o de uso común en el lenguaje, ya que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española se trata del nombre que en la geopolítica se le da "a la región de América Meridional que comprende Chile, Argentina y Uruguay, y a veces Paraguay". Consecuentemente, al ser Chile uno de los países de la región a la que se refiere el término CONO SUR, no es de extrañar que éstos sean ampliamente utilizados en el mercado para bienes o servicios completamente distintos;

 

7. Que el Primer Solicitante ha señalado ser titular de la marca "CONOSUR" (mixta) registrada bajo el N° 638.475, y además, ha acreditado ser titular de las solicitudes de las marcas comerciales "CONOSUR" N° 556.543, N° 556.544 y 556.543, todas pedidas con anterioridad a la iniciación de este conflicto, para distinguir productos de la clase 31;

 

8. Que sin embargo, este árbitro ha constatado que la marca "CONOSUR" (mixta) Registro         N° 638.475, no corresponde realmente a una marca mixta que incluya el término CONOSUR y un diseño, sino que corresponde a una marca etiqueta, que no incluye expresión alguna. En consecuencia, según los antecedentes aportados en este juicio, el Primer Solicitante no cuenta con registro marcario que incluya la expresión CONOSUR, sino que únicamente cuenta con solicitudes pendientes;

 

9. Que sin perjuicio de lo anterior, el Primer Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por el Segundo Solicitante, según se detallan en el punto 11 de la parte expositiva de este fallo, los cuales debidamente ponderados acreditan, a juicio de este sentenciador, que el Primer Solicitante le ha dado un uso efectivo y legítimo a la expresión CONOSUR, en relación a productos de la clase 31 y a servicios de exportación de productos de la misma clase;

 

10. Que el Segundo Solicitante ha acreditado fehacientemente en estos autos a través de la prueba rendida, y no objetada por el Primer Solicitante, su titularidad sobre las marcas "CONOSUR" Registros N° 556.897 y N° 568.167, "FINANCIERA CONOSUR" Registro N° 593.904 y "FINANCIERA CONOSUR, MAS FACIL, MAS CERCA" Registro N° 658.544, todas para distinguir servicios de la clase 36. Asimismo, tiene registrada la marca "BANCO CONOSUR" Registro N° 667.061 para distinguir servicios de la clase 35, 36, 38 y 42;

 

11. Que sin embargo, el Segundo Solicitante sólo ha enunciado la fama y notoriedad de la marca "CONOSUR" para distinguir servicios de la clase 36, sin que la misma haya sido debidamente acreditada en autos;

 

12. Que en vista de lo anterior, queda en evidencia que sin perjuicio de corresponder el término CONO SUR a una expresión genérica o de uso común, también éstos corresponden a una marca comercial registrada en diversas clases del Clasificador Marcario Internacional por distintos propietarios, como lo ha acreditado fehacientemente COMERCIALIZADORA CONOSUR LIMITADA, a través de la documentación acompañada en autos, y la que no fue objetada por el Segundo Solicitante;

 

13. Que en consecuencia, la marca "CONOSUR" no necesariamente se va a asociar inmediata, única y exclusivamente con el BANCO CONOSUR. Es más, el nombre de dominio conosur.cl ya se encuentra asignado a un tercero que no es parte en el presente juicio, a saber, EDITORIAL JURIDICA CONOSUR LIMITADA, y por ello es que el nombre de dominio actualmente en disputa es conosurchile.cl;

 

14. Que a mayor abundamiento, el Primer Solicitante ha acreditado debidamente que su razón social es COMERCIALIZADORA CONOSUR LIMITADA, pudiendo usar el nombre de fantasía CONOSUR LTDA., según consta de escritura pública de fecha 8 de octubre de 2001, otorgada ante el Notario Público de Santiago don René Benavente Cash;

 

15. Que sin perjuicio de que el Segundo Solicitante le haya conferido fama y notoriedad a través de los años a la marca "CONOSUR", dándole además un uso extensivo, dicha fama, notoriedad y uso se limitan exclusivamente a servicios financieros y bancarios, los cuales no están relacionados con los productos de la clase 31 ni con los servicios de exportación de productos de la misma clase;

 

16. Que si bien es cierto que el artículo 22 letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL establece una circunstancia que puede servir para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe, este criterio debe ser utilizado única y exclusivamente cuando se analiza una revocación de nombre de dominio y no una solicitud competitiva, donde debe determinarse cuál de los solicitantes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa;

 

17. Que a través de las pruebas acompañadas en este proceso, podemos concluir que cada parte ha publicitado sus productos o servicios en el mercado, otorgándole a ellos fama y notoriedad en los campos operativos respectivos, lo que unido a los otros antecedentes hechos valer por las partes en este juicio arbitral, son suficientes para concluir que ambos solicitantes tienen legítimos derechos sobre el dominio en conflicto;

 

18. Que en la resolución de los conflictos entre nombres de dominio deben ser utilizados distintos criterios, tales como que la razón social coincida con el signo pedido como nombre de dominio, el que se haya hecho un uso efectivo y legítimo de la expresión pedida como nombre de dominio, o la titularidad de registros marcarios, etc.;

 

19. Que a juicio de este sentenciador, en este caso las partes están en igualdad de condiciones en relación a estos criterios, puesto que no necesariamente va a existir una prelación estricta de un criterio por sobre otro;

 

20. Que el principio "first come, first served" debe ser aplicado cuando de los antecedentes proporcionados en el proceso se concluye que ambas partes tienen igualdad de derechos;

 

21. Que el solo hecho de tener registradas marcas comerciales idénticas al nombre de dominio en disputa, no le otorga al Segundo Solicitante un mejor derecho, dado que, como ya se señaló, existen registros de la marca "CONOSUR" a nombre de terceros. Además, el Primer Solicitante no solamente es titular de diversas solicitudes marcarias para "CONOSUR", sino que dicha expresión es la parte principal y más distintiva de su razón social, y lo que es más importante para este árbitro, le ha dado un uso real y legítimo a la marca "CONOSUR" para productos y servicios distintos y no relacionados con los del Segundo Solicitante;

 

22. Que en virtud de lo anterior, sí le asiste un mejor derecho a COMERCIALIZADORA CONOSUR LIMITADA por las razones antes enunciadas, y además, por ser el primero en solicitar el dominio en conflicto, sin que el Segundo Solicitante haya logrado acreditar un mejor derecho al mismo, y en especial por formar la expresión CONOSUR la parte más distintiva de la razón social del mismo.

 

SE RESUELVE:

 

Asígnese el nombre de dominio conosurchile.cl al Primer Solicitante, COMERCIALIZADORA CONOSUR LIMITADA.

 

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

 

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

 

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

 

Santiago, 24 de diciembre de 2004.-

 

 

Christian Ernst S.

ÁRBITRO