Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "caterpillar.cl"

JUICIO ARBITRAL

"DFA INC. & INB LTDA. vs. CATERPILLAR, INC."

 

Santiago, a 5 de Septiembre de 2003.

MAT: Revocación del nombre de dominio "caterpillar.cl".

Antecedentes:

Se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio OF02084 denominada "Arbitraje dominio CATERPILLAR.CL", con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por la revocación del nombre de dominio "caterpillar.cl".

Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

El día 8 de Agosto de 2002 se verificó el comparendo de conciliación, con la asistencia telefónica de don Pablo Donoso, quien dice representar a DFA INC. & INB LTDA.; y de don Luis Fernando Ureta Icaza, en representación de CATERPILLAR, INC., apoderado con poder suficiente. La conciliación no se produjo y se fijó procedimiento.

Con fecha 5 de Septiembre de 2002 CATERPILLAR, INC. ratificó su demanda. DFA INC. & INB LTDA. no presentó demanda.

                       

Con fecha 6 de Septiembre de 2002 CATERPILLAR, INC. acompañó el respectivo comprobante de depósito.

Con fecha 10 de Septiembre de 2002 DFA INC. & INB LTDA. presentó declaración jurada.

Con fecha 13 de Mayo de 2003 CATERPILLAR, INC. acompañó documentos, con citación.

Con fecha 13 de Junio de 2003 DFA INC. & INB LTDA. fue notificada de la demanda presentada por la contraparte, concediéndosele traslado por el término de 20 días hábiles.

No hubo presentaciones posteriores de las partes.

La causa quedó ipso facto en estado de ser fallada al vencer el término del traslado, de acuerdo a lo dispuesto por el acta del comparendo de 8 de Agosto de 2002.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

En su escrito de demanda CATERPILLAR, INC. expone como fundamentos los siguientes: a) CATERPILLAR, INC. inició sus actividades en 1890; b) CATERPILLAR, INC. es una empresa famosa a nivel mundial en el rubro de la construcción y, específicamente, en las máquinas de construcción; c) CATERPILLAR, INC. tiene inscrita la marca y el nombre comercial CATERPILLAR en numerosos países; d) La marca CATERPILLAR es usada extensivamente en el mundo entero; e) CATERPILLAR, INC. ha efectuado cuantiosa publicidad a nivel mundial; f) La contraparte debió conocer la fama del nombre CATERPILLAR al presentar su solicitud; g) La contraparte no tiene interés legítimo en el nombre y lo registró de mala fe; h) el demandado cobró $2.500.000 por transferir el nombre de dominio al demandante.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un titular de registro (DFA INC. & INB LTDA.), que inscribió el nombre de dominio "caterpillar.cl", y un revocante (CATERPILLAR, INC.), que alega tener un mejor derecho sobre ese nombre por las razones expuestas anteriormente.

Como aspecto fundamental en temas de revocación, cabe hacer presente que la regla general adoptada por Nic Chile es que todo registro de nombre de dominio debe permanecer protegido, salvo que el demandante de revocación demuestre que ha sido inscrito en forma abusiva o de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas, y no sólo como localizadores de direcciones IP.

En razón de la documentación aportada por CATERPILLAR, INC. y por el conocimiento personal que este árbitro tiene del término CATERPILLAR, este término constituye una expresión notoria a nivel mundial y notoria a nivel nacional en el rubro de las máquinas de construcción, a nombre de CATERPILLAR, INC., el cual se encuentra registrado como marca comercial a nombre de CATERPILLAR, INC. en diversas clases y países. Pretender registrarlo con fines comerciales, al menos como nombre de dominio en el rubro de la construcción, constituye un acto de mala fe, salvo que se cuente con una autorización o licencia concedida por CATERPILLAR, INC. lo que no consta en autos.

E hecho de haber ofrecido transferir el nombre de dominio al demandante por $2.500.000 constituye un abierto acto de mala fe.

DFA INC. & INB LTDA., sabiendo o debiendo saber que el nombre CATERPILLAR era y es famoso en el rubro de la construcción a nombre de CATERPILLAR, INC., no debió haber pedido el nombre de dominio "caterpillar.cl" y no está en condiciones de demostrar que posee interés legítimo alguno sobre el registro "caterpillar.cl".

 

Decisión del Asunto Controvertido:

Revócase el registro para el nombre de dominio "caterpillar.cl", a nombre de DFA INC. & INB LTDA. Condénase a DFA INC. & INB LTDA. al pago de las costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y transfiérase el registro a CATERPILLAR, INC.

Sentencia pronunciada por el Árbitro Luis Felipe Claro Swinburn.