Fallo de Arbitraje "biochile.cl", NIC Chile

En Santiago, a 9 de julio de 2003

Que la señora Paz Carolina Carreño Palacios, domiciliada en Manuela Errázuriz 4246, Pedro Aguirre Cerda, Santiago, siendo además contacto administrativo, solicitó, con fecha 20 de septiembre de 2001, el nombre del dominio biochile.cl, y a su vez, la sociedad Bio Chile Ingeniería Genética S.A., cuyo contacto administrativo es don Alex Severin Saavedra, ambos domiciliados en General del Canto Nº 105, Of. 314, Providencia, Santiago, solicitó, con fecha 3 de octubre de 2001, el mismo nombre del dominio biochile.cl;

Que mediante Oficio OF01853, de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto, sobre el referido nombre del dominio biochile.cl;

Que habiéndose aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución, de fecha 13 de agosto de 2002, que rola en autos, mediante carta certificada, a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 22 de agosto de 2002;

Que a la hora fijada, con fecha 3 de julio de 2002, se llevó a efecto la audiencia, con la asistencia de don Jorge Garay, en representación de doña Paz Carolina Carreño Palacios y de don Alex Severin, en representación de Bio Chile Ingeniería Genética S.A.;

Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, inciso 5, anexo 1, de Procedimiento de Mediación y Arbitraje, el Árbitro fijó el procedimiento arbitral a seguir y los montos de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificado personalmente a las partes, todo lo cual consta en esto autos;

Que a la documentación presentada por ambas partes, con la cual acreditan representación en virtud de la cual comparecen a la audiencia, este Tribunal tuvo por acompañados los documentos, con citación;

Que con fecha 11 de septiembre de 2002, comparece don Jorge Garay Pérez, en representación de doña Paz Carolina Carreño Palacios, realizando presentación de Demanda Arbitral en la cual manifiesta que Bio Chile es un proyecto de biotecnología agraria y forestal y de recurso fitogénicos, desarrollado y promovido por un gran número de jóvenes investigadores en varios países alrededor del mundo, los que se encuentran actualmente desarrollando estudios de post-grado y doctorado en prestigiosas universidades del mundo. En este momento se encuentra en etapa preliminar, desarrollándose principalmente por estudiantes de la Universidad de Complutense de Madrid, la Universidad de California, el Centro Nacional de Biotecnología, España y Laboratory of Plant Physiology and Biophysis, de la Universidad de Glasgow, señala que en apoyo de su dilatadísima actividad académica, como comercial tanto en el país como en el extranjero, procedieron oportunamente a inscribir la marca comercial "Biochile", solicitud Nº 544.885, de fecha 3 de octubre de 2001, así como los nombres del dominio "e-biochile.com" y "e-biochile.net". Manifiesta que tanto esta marca como el dominio son reflejos del giro en que desarrolla sus estudios su representada, por lo que no se le puede negar su carácter de titular y creadora de la marca y dominio en cuestión. Agrega que el hecho que el segundo solicitante Bio Chile Ingeniería Genética S.A., se haya opuesto a esta solicitud es absurdo ya que no se puede apropiar de uno y cada uno de los nombres de dominio que tengan las expresiones "bio" o "chile", puesto que pueden existir infinitas combinaciones de palabras que pueden llevar dicha expresión, más aún si el segundo solicitante ya es titular del nombre del dominio "bioschile.cl" y la marca comercial "bioschile" registrada bajo el Nº 615.793. Si fuera tanto el interés del segundo solicitante habría solicitado antes este nombre del dominio. Además, tampoco ha tenido la diligencia de solicitar el nombre del dominio "bioschile.com", el cual actualmente se encuentra en poder de su representada, quien de buena fe ha decidido no utilizarlo precisamente para no perjudicar al segundo solicitante. Manifiesta que su representada se encuentra en condiciones de ceder dicho dominio con el fin de dar una solución más rápida y efectiva a esta controversia. Señala que es su mandante quien realiza un proyecto importante de investigación científica; su mandante tiene dicha expresión en tramitación en el Departamento de Propiedad Industrial bajo el Nº 544.885, cuenta con protección bajo de la palabra "biochile", bajo otro GTLD y finalmente, es su mandante quien ha solicitado el dominio en primer lugar. Concluye, agregando, que la solicitud de dominio de autos constituye un acto abusivo de mala fe, contrario a los principios y normas de la Reglamentación para el funcionamiento y registro de nombre de dominio.cl y su respectivo Anexo, puesto que es difícil creer que se trate de una expresión "inventada" por el segundo solicitante, para distinguir sus servicios en Internet, ya que se trata de una expresión genérica que cualquier persona, sin ningún mayor esfuerzo intelectual y creativo, hubiese podido crear y registrar, a lo cual este sentenciador resolvió, téngase por presentada las argumentaciones en conformidad a lo dispuesto en la cláusula primera del Acta de Fijación de Procedimiento, traslado por el término de 5 días;

Que con fecha 11 de septiembre de 2002, comparece doña María Luisa Arregui Landaberea, en representación de Bio Chile Ingeniería Genética S.A., realizando presentación que, en lo principal, solicita: demanda mejor derecho de inscripción de nombre de dominio por razones que señala, manifestando que, la sociedad Bio Chile Ingeniería Genética S.A., es una empresa biotecnológica diversificada, fundada en 1986, por un grupo de científicos y empresarios chilenos dedicados a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos derivados de la biotecnología moderna, en el área de la salud humana y animal, agrícola y forestal, con esto se responde tanto a las necesidades del mercado nacional como internacional. Para esta finalidad Bio Chile cuenta con un selectivo grupo de científicos y consultores de vasta experiencia, quienes llevan a cabo investigaciones y desarrollos de tecnología. Igualmente participa en el área de la biotecnología vegetal, tanto en la parte comercial como en la asesoría científica e investigación en el área de plantas. Así, en el año 1990, esta empresa concretó un importante acuerdo tecnológico comercial con CHIRON CORPORATION, empresa biotecnológica líder en Norteamérica, quien a través de este acuerdo le entregó a Bio Chile la primera opción para coordinar en Latinoamérica los productos desarrollados y adquiridos por CHIRON y sus filiales, lo que permitió a su representada obtener la distribución exclusiva en Chile de importantes vacunas manufacturadas por esta empresa norteamericana y de los productos oncológicos proleukin y cardioxane para todo Latinoamérica. En 1991, Bio Chile estableció en San Ramón, capital de California, la filial "Austral Biologicals", con el objeto de comercializar reactivos biológicos para la investigación biomédica de punta; reactivos que son producidos tanto por Bio Chile como por terceros y que tiene un alto valor agregado. Actualmente, Austral Biologicals tiene en el mercado más de 150 productos que se vendan en Europa, Norteamérica, Japón e Israel. En 1992 su representada fue galardonada con el primer premio como la empresa más innovadora de Iberoamérica, premio otorgado por el programa Iberoamericano de Ciencias y Tecnologías para el Desarrollo (CITD), organismo que depende del estado español. Su representada tiene actividades de investigación, manufactura y comercialización en varias áreas principales como son: 1.- Reactivos y test de diagnóstico clínico y tamizaje de sangre. (Bios Chile); 2.- Reactivos y kits para diagnóstico en el área vegetal y animal; 3.- Productos biofarmaceúticos y vacunas para uso humano y animal. (Bios Chile-Laboratorios Prater); 4.- Productos Biotecnológicos para investigación de punta en el área biomédica. (Bios Chile - Austral Biologicals); 5.- Área de servicios (Bios Chile) que contempla: Servicios a pedido del cliente para la producción de oligonucleótidos, anticuerpos monoclonales y anticuerpos policlonales; representaciones; Centro de diagnóstico molecular; Así también Bio Chile ha obtenido acuerdos de representación con algunos de las mejores empresas que manufacturan reactivos y equipos para el área de biología celular y molecular, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: INVITROGEN: con su línea Invitrogen (GIBCO- BRL); NUNC: empresa dedicada a la producción de placas y botellas de cultivos celular, material plástico de alta calidad para investigación y uso clínico; M.J. RESEARCH INC.: dedicada a la fabricación de termoflicadores para uso en PCR; VILBER LOURMAT, fabricante de transiluminadores, lámparas germicidas, equipos radiomáticos y equipos de fotodocumentación; LIFECODES CORPORATION, empresa pionera y más importante en Estados Unidos en el desarrollo y manufactura de sistemas para identificación humana, mediante el análisis de DNA, en caso de paternidad y forense; AGDIA INCORPORATED, quien produce y comercializa tests de diagnósticos para agentes patogénicos de plantas, incluyen virus, hongos y bacterias; VENTANA MEDICAL SYSTEM, dedicada al desarrollo, manufactura y comercialización de sistemas automatizados y reactivos para técnicas inmunohistoquímicas e hibridización in situ para anatomía patológica; PHARMAGEN S.A., empresa española dedicada al desarrollo de ensayos de diagnósticos de enfermedades infecciosas, mediante la reacción de polimerasa en cadena; CHIRON DIAGNOSTIC, empresa biotecnológica americana quien ha desarrollado una moderna tecnología denominada bDNA o Branched DNA, para cuantificar virus en la sangre del paciente.

Señala que en materia de biotecnología vegetal, el 26 de julio de 2001, se firmó entre su parte y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, un acuerdo de confidencialidad para desarrollar un proyecto de investigación para ser presentado al FIA (Fundación para la Innovación Agropecuaria). En esta misma área, en conjunto con las Universidades de Chile, Católica y Fundación Ciencias para la Vida, desarrollaron un proyecto de investigación sobre estudios genómicos y expresión genética en vides, que fue aprobado por CONCYT. Todo esto será validado con la documentación que se acompaña en el otrosí.

A todo lo anterior agrega que su representada es dueña de la marca comercial "bioschile", según los registros Nº 615.791, para distinguir productos de la clase 1; registro Nº 615.792 para distinguir productos de la clase 5 y registro Nº 615.793 para distinguir servicios de investigaciones en ingeniería genética y biotecnología, clase 42 y posee los nombres del dominio "bioschile.cl"; "bios-chile.cl" y "bios.cl".

Doña Paz Carolina Carreño Palacios, por solicitud Nº 544.885, pidió el registro de la marca "biochile" para distinguir servicios de asesoría científica, servicio de certificaciones y servicios de investigación en ingeniería genética y biotecnología, clase 42, a la cual su representada interpuso oposición, la que aún no ha sido resuelta.

Según documentos que se adjuntan, don Manuel Paneque del Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, España, se dirigió a nuestra oficina, que representa a Bio Chile en relación a los nombre del dominio "biochile.cl" y "e-biochile.cl", señalando que las orientaciones de BiosChile y las de BioChile son diferentes, lo que ha quedado plenamente desvirtuado en el punto primero de esta presentación, por cuanto mi parte tiene amplia ingerencia en los aspectos agrícolas y forestales. Esta comunicación es 10/12/2001. La solicitante de autos es doña Paz Carolina Carreño Palacios, la que estamos seguros que está relacionada con el señor Paneque, de España. Por la pertenencia del señor Paneque al Centro Nacional de Biotecnología de España y el premio otorgado a mi parte en ese país, y ya indicado, no nos cabe duda el conocimiento que el señor Paneque tiene de Bios Chile. Además, consta del documento que se acompaña, que don Manuel Paneque, el 5 de octubre de 2001, pidió a su nombre, el dominio "bioschile.com", y no "biochile.com", hecho que demuestra la mala fe al solicitar un dominio en el cual con toda seguridad tenía conocimiento que está inscrito en Chile como "bioschile.cl", a nombre de mi parte. Esto demuestra que al solicitar "biochile" tanto como nombre de dominio y como marca comercial, es sin lugar a dudas un acto contrario a la ética comercial, pues va en contra de los principios elementales en este sentido, al tratar de asimilarse por la vía del nombre, a una empresa del prestigio y de la importancia que posee Bio Chile Ingeniería Genética S.A.. No nos cabe duda que la solicitud de dominio de autos por parte de la señora Carreño es un típico ejemplo de beneficio indebido y sin autorización de una empresa que goza del respeto y prestigio en muchos países del mundo, dentro de los cuales se encuentra España, donde reside precisamente el señor Paneque (socio de la señora Carreño); al otrosí. Acompaña con citación los siguientes documentos: fotocopia del poder que lo autoriza para actuar por Bios Chile Ingeniería Genética S.A., fotocopia de la patente profesional, fotocopia de los registros de la marca registrada "Bioschile", bajo los Nºs. 615.791, 615.792, 615.793, para distinguir productos de la clase 1, 5 y servicios de investigación en ingeniería genética y biotecnología, clase 42, todos del 8 de enero del 2002; copia del formulario de dominio "bioschile.cl", de fecha 15 de mayo de 2001, "bios-chile.cl", de 15 julio de 2002 y "bios" de 15 de mayo de 2001, todos a nombre de Bio Chile Ingeniería Genética S.A.,impreso bajado de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, del Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, que da cuenta que se ha presentado la solicitud de marca Nº 544.885, BIOCHILE, con fecha 3 de octubre de 2001, por doña Paz Carolina Carreño Palacios, para distinguir servicios de asesoría científica, servicios de certificación y servicio de investigación en ingeniería genética y biotecnología; copia de escrito presentado ante el Departamento de Propiedad Industrial, en el cual la empresa Bios Chile Ingeniería Genética S.A., interpone oposición a la marca Biochile, solicitud Nº 544.885, de doña Paz Carolina Carreño Palacios, copia de impresión de correo enviado mediante e-mail., por el señor Manuel Paneque Corrales desde la dirección mpaneque@xxxxx, a don Alex Severin Saavedra del Estudio Transglobo Ltda. a la dirección aseverin@xxxxx, con fecha 10 de diciembre de 2001, señalando en el asunto: conflicto de dominio, y en el que manifiesta referirse al problema surgido con el nombramiento de los dominio "biochile.cl" y "e-biochile.cl", que están siendo solicitados por Bio Chile Ingeniería Genética S.A. y nosotros. Expresa, consideramos que "Biochile" y "Bioschile" pueden coexistir en el mercado sin inducir a error a los consumidores, ya que "Biochile" está orientado a la investigación, producción y comercialización de productos derivados de a biotecnología moderna en el área de la salud humana y animal, por lo que Bio Chile representaría un área de estudio diferente, lo que serviría para enriquecer el universo científico de nuestro país. Nos gustaría llegar a un acuerdo con ustedes, sin necesitad de tener que acudir a audiencia de mediación o Arbitraje. Se identifica como Manuel Paneque, Centro Nacional de Biotecnología Canto Blanco, 28049, Madrid, España; copia de inscripción del dominio "biochile.com", bajado de la página web www.nic.com/cgi-in/ju...cgi, que da cuenta que el titular del nombre del dominio "biochile.com" es Manuel Paneque, Aguilar de Campo 5-13, Madrid, Madrid 28039,Es; diversos artículos de prensa acerca de Biochile I. G. S.A. entre los cuales están los siguientes: Biotechnology looks for niche that will profit local science, Nature. Vol 363.10 junio 1993; Chile Incorpora la Biotecnología a la Producción de Medicamentos, en El Mercurio, miércoles 24 de mayo 1989, página B5, El Mercurio; jueves 19 de enero de 1996, página B3, Según Empresa Bios Chile: Biogenética Puede Mejorar las Exportaciones Chilenas; El Mercurio, 18 de marzo de 1995, página B3; Bio Chile I. G. S. A.: Chile Inicia Exportaciones de Productos Biotecnológicos, El Mercurio, martes 12 de marzo de 1991; Bios Chile Convivir Con el Futuro, P&O julio- agosto 1992; Ejemplar de revista Bio Planet Nº 13, septiembre-octubre 2001, en la página 14 contiene un artículo titulado "Un Hito para la Ciencia Chilena, Descifran Genoma de Piscirickettsia Salmonis", que da cuenta que este logro científico es el fruto del trabajo de cooperación entre la Fundación Ciencia para la Vida, el Instituto Milenio de Biotecnología Fundamental Aplicada- perteneciente a la Iniciativa Científica Milenio (ICM) y la Empresa Biotecnológica Bios Chile; listado de publicaciones y presentaciones de Investigadores de Bios Chile Ingeniería Genética S.A., elaborado por la parte; copia de publicación científica Journal of Fish Diseases 2001, 24, 205-215 titulado "Characteristics of Monoclonal Antibodies Against Piscirickettsia Salmonis", se da cuenta que los autores son Bios Chile Ingeniería Genética S.A., Fundación Ciencias para la Vida y el Instituto MIFAB, Ñuñoa, Santiago, Chile; Publicación Oxford University Press, Nucleis Acids Research, 2002, Vol. 30, Nº 9, 1895-1901, titulado " A Putative RNA Editing from U to C in a Mouse Mitochondrial Transcript", que da cuenta los autores son de Bios Chile Ingeniería Genética S.A., Millennium Institute for Fundamental and Apllied Biology, y Fundación Ciencia para la Vida, Av. Maratón 1643, Santiago, Chile, y Laboratorio de Biología Celular y Molecular, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional Andrés Bello, Av. República 217, Santiago, Chile; publicación titulada "Detection of Piscirickettsia Salmonis in Fish Tissues by an Enzyme-Linked Inmunosorbent Assay Using Specific Monoclonal Antibodies", abril 24, Vol. 49:33-38, 2002, que da cuenta que los autores son de Bios Chile Ingeniería Genética S.A., Fundación Ciencia para la Vida, y Millennium Institute for Fundamental and Applied Biology, Av. Maratón 1643,Ñuñoa, Santiago, Chile; Catálogo de productos de Austral Biological, 2, ubicada en 125 Ryan Industrial Ct, Suite 207, San Ramón, California 94583, USA; folleto de la empresa Bios Chile Ingeniería Genética S.A., denominado Biotecnología en el Umbral del Siglo XXI; Investigación y Desarrollo; Productos y Servicios y Representaciones; Acuerdo de confidencialidad entre el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Bios Chile Ingeniería Genética S.A., de 26 de junio de 2001, que señalan que ambos tienen interés en el desarrollo de herramientas de diagnóstico para enfermedades de plantas, especialmente de tipo viroso; Carta de fecha 15 de mayo de 2002, enviada al gerente general de Bios Chile Santiago, por la señora Jenny Blamey A., Gerente Programa Genoma, de Conicyt, Gobierno de Chile, referida a primera convocatoria del Programa Genoma de Recursos Naturales Renovables, que da cuenta que se ha seleccionado el proyecto titulado "Estudio Genómica y Depresión Génica en Vides: Respuesta a la Infección Viral y Desarrollo del Sistema de Diagnóstico", y entre las beneficiarias esta la Universidad de Chile; Documento con membrete de Bio Chile Ingeniería Genética S.A., Fundación Ciencia para la Vida denominado "Curso Teórico-Práctico sobre Técnicas de PCR con Fines Diagnósticos para el Servicio Agrícola Ganadero"; copia de carta de fecha 17 de junio de 1999, emitida por Bio Chile Ingeniería Genética S.A. y dirigida al Servicio Agrícola y Ganadero, en la cual certifican que Bio Chile I. G. S.A., es distribuidor autorizado para Chile de la empresa francesa SANOFI, en todos los productos del área fitodiagnóstico, a la que se adjunta la copia de la tapa de la cartera de distribución; Copia del catálogo AGDIA que señala la primera página distribuido por Bio Chile, Av. Maratón 1943-Ñuñoa, Santiago, Chile; Copia de catálogo de Sanofi -Pasteur, denominado Plantest Elisa "Inmunoreactivos para la detección de enfermedades vegetales tests Elisa; Copia de las factura Nºs.: 1) 0065729, de 16 de mayo de 2002, 2) 0065888 de fecha 24 de mayo de 2002; 3) 0066241 de 18 de junio de 2002; 4) 0066733 de 3 de julio 2002; 5) 0067275, de 30 de julio de 2002; 6) 0067789, de 22 de agosto de 2002; 7) 0067805 de 23 de agosto de 2002, emitidas por Bios Chile Ingeniería Genética S.A., que dan cuenta de los productos comercializados por esta empresa; notas de Pedido de comercialización de productos de Bios Chile Ingeniería Genética S.A.,Nºs.: 1) 714285, de fecha 5 de septiembre de 2000; 2) 720779, de fecha 7 de mayo de 2001; 3) 720778, de fecha 7 de mayo de 2001; 4) 718019, de fecha 7 de abril de 2001; 5) 723336, de fecha 30 de junio de 2001; 6) 075353, de fecha 4 de marzo de 2002; al segundo otrosí: solicita se tenga presente patrocinio y poder a todo lo cual este sentenciador resolvió, a lo principal, téngase por presentadas las argumentaciones en conformidad a la cláusula primera del Acta de Fijación de Procedimiento, traslado por el término de 5 días; al primer otrosí: por acompañados, con citación; al segundo otrosí: téngase presente;

Que con fecha 16 de septiembre de 2002, comparece doña Maria Luisa Arregui Landaberea, por Bios Chile Ingeniería Genética S.A., quien evacuando el traslado conferido en autos manifiesta que en la demanda entablada por su parte se probó ampliamente la labor de investigación y desarrollo, en al área de la salud humana, animal, agrícola y forestal de su representada, la contraparte señala que su proyecto está en etapa preliminar, en cambio, su representada tiene ya un amplio reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional, además, no es la solicitante de autos quien procedió oportunamente a registrar los nombres de dominio "e-biochile.com" y "e-biochile.net" sino don Manuel Paneque, el mismo que registró "bioschile.com", demostrando verdadera mala fe a todo lo cual este Tribunal tuvo por evacuado el traslado;

Que con fecha 1 de octubre de 2002, comparece don Jorge Garay Pérez, en representación de doña Paz Carolina Carreño Palacios, evacuando el traslado conferido y para lo cual manifiesta que la razón social de la segunda solicitante es "Bios Chile Ingeniería Genética S.A.", no "Bio Chile". Por ello, no puede pretender, ni remotamente, apropiarse de todos y cada uno de los nombres de dominio que contenga alguno de los vocablos presentes en su razón social, ya que en ese caso estaríamos en presencia del absurdo de querer para sí una cantidad infinita de dominios, como podrían ser nombre tales como "biosingeniería, biosgenética, bioingeniería, biogenética, etc.". Además, el hecho de tener registrada la marca comercial "Bios Chile", y ser dueña de los nombres de dominio "bioschile.cl", "bios-chile.cl" y "bios.cl", resulta más que suficiente para impedir al público consumidor y a los usuarios de Internet caer en error o confusión respecto del origen de los servicios y productos que se quieren identificar mediante los nombres en cuestión. Así, el prestigio de Bio Chile Ingeniería Genética S.A., impide que vaya a ser confundida con un grupo de estudiantes de post-grado que intentan intercambiar sus proyectos a través de la red mundial. Además, el derecho de propiedad sobre una determinada expresión generalmente se encuentra determinada por el derecho marcario correspondiente, el cual es limitado exclusivamente a los productos protegidos por el registro correspondiente y no se puede pretender, un derecho absoluto sobre dicha denominación por el sólo hecho de tener esta marca comercial. Los nombres de dominio son identificadores de números IP, los cuales surgen como una manera de simplificar las forma de hacer búsquedas en Internet. Así, cada nombre de dominio es identificado por un determinado número IP, de modo que la diferencia de una sola letra entre un dominio y otro es completamente suficiente para distinguir un sitio de otro. Prueba de ello es la existencia de cientos de dominio cuya diferencia está constituida sólo por una letra, como es el caso, a modo de ejemplo, de expresiones como "agustino.cl" y "agustinos.cl" y "autocosmo.cl" y "autocosmos.cl", "poloni.cl" y "polonia.cl", "preciobajo.cl" y "preciosbajos.cl", todos los cuales pertenecen a distintos dueños. Respecto del nombre del dominio "bioschile.com" reitera que su mandante no tiene intención alguna de utilizarlo, sino que más bien es de la idea de transferirlo al segundo solicitante, con lo cual queda de manifiesto la buena fe que impulsa el actuar de su representada, a todo lo cual este Tribunal proveyó: téngase por evacuado el traslado.

Que con fecha 29 de octubre de 2002, comparece doña María Luisa Arregui, en representación del segundo solicitante, manifestando que con los documentos acompañados y manifestado por su parte, así como lo manifestado por la contraria, se ha reconocido el prestigio que tiene su mandante. Además, su mandante ha acompañado numerosa documentación que prueba que tiene mejor derecho en relación a doña Paz Carreño, quien aparte de decir que es la primera solicitante, no acredita el mejor derecho al dominio que se discute, a todo lo cual este Tribunal resolvió: téngase presente.

Que con fecha 26 de noviembre de 2002, este Tribunal recibe la causa a prueba fijándose como punto: acredítese la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

Que, con fecha 3 de diciembre de 2002, comparece doña María Luisa Arregui Landaberea, por Bios Chile Ingeniería Genética S.A., solicitando, en lo principal, se tenga por acreditado el punto de prueba con los documentos acompañados por su parte a esta causa y que solicita se tengan por acompañados dentro del probatorio, con los que ha quedado plenamente establecido y acreditado que su parte tiene mejor derecho y para ello acompañó abundante documentación, en cambio, la primera solicitante no ha acompañado ningún documento que demuestre mejor derecho y además, ha reconocido en su escrito de 1 de octubre de 2002, que su mandante es una empresa conocida con un prestigio irrefutable. En todas las presentaciones de la contraparte se habla de un grupo de estudiantes y en cambio, está pedido por una sola persona, por lo tanto, se concluye que el señor Paneque es parte de este grupo y es él quien pidió "bioschile.com", además, el señor Paneque ha intervenido en estos autos, aún cuando sea por un error en el envío de e-mails, a todo lo cual este Tribunal resolvió, a lo principal, se resolverá en su oportunidad y téngase por acompañados los documentos, con citación, y al otrosí: téngase presente.

Que con fecha 10 de diciembre de 2002, comparece don Jorge Garay Pérez, en representación de doña Paz Carolina Carreño Palacios, rindiendo prueba en la forma que indica, acompañando listado de dominios que su mandante tiene inscritos bajo distinto TLDS, tales como "biochile.com, biochile.net, biochile.org, e-biochile.com, e-biochile.net", listado de distintas personas que a través de diversas universidades del mundo están participando en el proyecto "biochile.cl" a través de un documento dirigido de una dirección electrónica denominada mpaneque@xxxxx, de Manuel Paneque Corrales a la dirección electrónica svillagran@xxxxx a nombre de Susana Villagrán, copia de e-mail de fecha martes 20 de agosto de 2002, de fecha 10 de diciembre de 2001 y otro, sin fecha, en los que se describen los aspectos del proyecto "e-biochile" y todos los e-mails enviados desde la dirección electrónica mpaneque@xxxxx y firmado por Manuel Paneque, copia de la solicitud Nº 544.885, de fecha 3 de octubre de 2002, correspondiente a la marca comercial Bio Chile, solicitado por la señora Paz Carolina Carreño Palacios, para distinguir servicios de la clase 42, de asesoría científica, servicios certificación y servicio de investigación en Ingeniería Genética y biotecnología, a todo lo cual este Tribunal resolvió, téngase por acompañados los documentos, con citación;

Que con fecha 20 de diciembre 2002, comparece doña María Luisa Arregui Landaberea, por Bios Chile Ingeniería Genética S.A., y objeta los documentos acompañados por la contraparte, por cuanto son simples documentos, no constando su autenticidad e integridad, además, por decir relación con terceros ajenos a este juicio, copia de solicitud de marca Nº 544.885, la objeta toda vez que consta en el expediente que su parte dedujo oposición a esa petición de registro, la cual no ha sido resuelta a la fecha, el listado de nombres de dominio lo objeta igualmente por no ser nombres de dominios pertenecientes a la contraparte, el e-mail dirigido por el señor Paneque a la señora Villagrán del Estudio Harnecker, por ser un mero detalle de nombres de personas que no tienen relación alguna con estos autos, las copias de e-mail en las que se describen aspectos del proyecto "e-biochile", por que son copias de e-mails en los cuales lo único que queda claro que son todos del señor Paneque, al primer otrosí, solicita se tenga presente la importancia de su representada tanto a nivel nacional como internacional, la dedicación de Bio Chile Ingeniería Genética S.A. a la investigación, desarrollo, producción y comercialización del área de tecnología moderna no sólo en el área de la salud humana y animal, sino también en los aspectos agrícolas y forestal y que Bio Chile Ingeniería Genética S.A. es una empresa biotecnológica diversificada, fundada en 1986, que las partes en este juicio son doña Paz Carolina Carreño Palacios; y Bios Chile Ingeniería Genética S.A., en consecuencia, don Manuel Paneque no es parte en este juicio pero en atención a su actuación y los documentos, queda establecido que existe una relación entre el señor Paneque y la contraparte, que el registro por parte del señor Paneque del dominio "bioschile.com", demuestra su mala fe puesto que como lo dicen sus propios e-mails, no le interesa, sólo lo tiene para negociar. Respecto de la marca solicitada se acompaña una etiqueta en la cual se menciona Bio Chile Ingeniería Genética y Biotecnológica S.A., la cual es muy similar al registro marcario del Nº 615.791, de Bios Chile, en consecuencia, ambas razones sociales Bio Chile Ingeniería Genética y Biotecnología S.A., y Bios Chile Ingeniería Genética S.A. tienen igual rubro y también los diseños son confundibles; al segundo otrosí, solicita se cite a oír sentencia; a todo lo cual este Tribunal resolvió a lo principal, se resolverá en su oportunidad; al primer otrosí, téngase presente y al segundo otrosí, como se pide.

Que con fecha 27 de mayo de 2003 este sentenciador resolvió, vistos y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 159, Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, como medida para mejor resolver, téngase por acompañados, con citación, documentos a que se alude en los otrosíes de los escritos de fecha 5 y 12 de mayo de 2003, de doña María Luisa Arregui L., en representación de Bios Chile Ingeniería Genética S.A., los que consisten en copia de informes del Subdepartamento Jurídico Nº 122088, de 7 de marzo de 2003, del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que da cuenta que la solicitud Nº 544.885, correspondiente a la marca biochile, para distinguir servicios de asesoría científica y certificaciones en ingeniería genética y biotecnología, relativos a las áreas agrícolas y forestal, clase 42, solicitada por doña Paz Carolina Carreño Palacios, fue rechazada a registro en virtud de oposición presentada por Bios Chile Genética S.A., por presentar cuasi- identidad, de manera que carece de identidad y fisonomía propia, con la marca bioschile, registro Nº 615.793, de la oponente; y copia de informes del Subdepartamento Jurídico Nº 122088, de 7 de marzo de 2003, del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que da cuenta que la solicitud Nº 565.379, correspondiente a la marca Importadora Biochile Ltda.., para distinguir servicios de importación y representación de toda clase de productos, en general, asesoría en la dirección de negocios vinculados a comercialización de productos químicos, en general, clase 35; solicitada por Importadora Biochile Ltda., fue rechazada a registro en lo que se refiere al servicio relacionado con los artículos de la clase 1 y 5, en virtud de oposición presentada por Bios Chile Ingeniería Genética S.A., por cuanto el único segmento distintivo de la marca pedida presenta cuasi- identidad, con la marca bioschile, registro Nº 615.793, de la oponente.

Que existe constancia en autos que la segunda solicitando ha pagado los honorarios arbitrales

TENIENDO PRESENTE

1.- Que en cuanto a las objeciones realizadas por el segundo solicitante a los documentos acompañados por el primer solicitante, por ser simples fotocopias procede desestimar éstas, atendido a que la reiterada jurisprudencia, en esta materia, ha determinado que las fotocopias llegan a constituir plena prueba, cuando logran el convencimiento del sentenciador;

2.- Que en cuanto a las restantes objeciones de documentos, no ha lugar, por no corresponder a causales legales de impugnación de instrumentos privados;

3.- Que consta en autos, que el segundo solicitante tiene registrada la marca mixta denominada "bioschile", consistente en una etiqueta que contiene una figura en espiral de ADN, en color celeste, al lado de la palabra "bios", en letras azules mayúsculas y al lado la palabra "Chile", en letras celestes minúsculas y abajo las palabras "Ingeniería Genética S.A.", en letras azules pequeñas, para distinguir productos de la clase 5, 1 y servicios de la clase 42, relativos a servicios de investigación en ingeniería genética y biotecnología, desde el 8 de enero de 2002, la que se encuentra registrada con la nota, con protección sólo a la etiqueta y "bios";

4.- Que igualmente consta en autos que los vocablos Bios Chile, forman parte de la razón social de la segunda solicitante;

5.- Que consta de documentos acompañados por el segundo solicitante, que usa como nombre distintivo de su empresa el vocablo "bioschile", sin establecer diferencias jerárquicas en cuanto al grado de importancia de cada uno de los vocablos que estructuran esta expresión;

6.- Que, asimismo, consta en autos, lo que además ha sido reconocido por el primer solicitante, que la segunda solicitante identificada por la expresión "bioschile", goza de un gran prestigio y conocimiento en su área, que ha trascendido las fronteras de su país de origen, relacionándose comercialmente con empresas que, a su vez, son ampliamente conocidas a nivel mundial;

7.- Que consta en autos que la primera solicitante del dominio "biochile", en conflicto en estos autos, es doña Paz Carolina Carreño Palacios;

8.- Que no obstante lo anterior, existe confesión de parte en autos, en el sentido que si bien este dominio ha sido solicitado por doña Paz Carreño Palacios, ella es parte de un grupo de personas que tienen un proyecto relacionado con el área de la biotecnología, del cual, forma parte don Manuel Paneque Aguilar, quien además, ha realizado presentaciones en este juicio;

9.- Que, en consecuencia, lo anterior denota, que si bien no existe un vínculo formal entre el primer solicitante de autos y el señor Manuel Paneque si existe un vínculo de hecho, que amerita ser considerado en estos autos;

10.- Que, por lo demás, ambas partes están contestes en el hecho que existe una relación entre le señor Manuel Paneque Aguilar y la primera solicitante de autos;

11.- Que en tal calidad, según lo ha declarado el primer solicitante, el señor Paneque tendría asignado a su nombre los dominios "biochile.com, biochile.net, biochile.org, e-biochile.com, e-biochile.net" y además, tiene asignado el dominio "bioschile.com";

12.- Que de confesión de parte que rola en estos autos, consta que, el señor Paneque no tiene interés en el dominio "bioschile.com" y que lo ha registrado con el fin de negociar con el segundo solicitante, la empresa Bios Chile Ingeniería Genética S.A.;

13.- Que consta en autos que la primera solicitante, señora Paz Carolina Carreño Palacios, ha solicitado como marca la expresión "biochile", consistente en una etiqueta en elipse grande con la mitad izquierda blanca con un rectángulo negro y la mitad derecha verde, al centro de la elipse pequeña con la mitad izquierda verde y la derecha blanca, al lado la palabra "biochile", en letras negras mayúsculas y abajo entre dos líneas negras paralelas palabras "Ingeniería Genética Biotecnología S.A.", en letras más pequeñas, para servicios de la clase 42, consistente en servicios de asesoría científica, de certificaciones, de investigaciones en ingeniería genética y biotecnología;

14.- Que, igualmente, consta que a esta solicitud de marca, interpuso oposición la segunda solicitante de autos, los señores Bios Chile Ingeniería Genética S.A., la cual con fecha 7 de marzo de 2003, fue acogida, declarando el tribunal competente en la materia, que al confrontar los signos "biochile", solicitado por la señora Paz Carolina Carreño Palacios, con "bioschile" de propiedad de Bios Chile Ingeniería Genética S.A., se puede advertir una cuasi-identidad, toda vez que la marca pedida se encuentra completamente comprendida en el registro oponente, sin que la sustracción de la letra "s" resulte suficiente para crear una marca novedosa, con un grado de identidad y fisonomía propia, lo que hace que sea susceptible de inducir en error o engaño respecto de la procedencia de los servicios a distinguir;

15.- Que consta en autos, en particular de las actividades que ha acreditado desarrollar el segundo solicitante y la cobertura para la cual tiene registrada su marca y solicitó la suya el primer solicitante, que ambas partes desarrollan sus actividades en el campo de la ingeniería genética y/o biotecnología;

16.- Que el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes, respecto de un mismo nombre del dominio, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Reglamentación para el Funcionamiento de Registro de nombre de Dominio y no un conflicto de revocación;

17.- Que en materia de nombres de dominio se ha desarrollado un principio especial resumido en la expresión inglesa "First come, First Served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo solicitante, el derecho del dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

18.- Que, igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de arbitrador, de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

19.- Que al aplicar el principio especial, resumido en la expresión inglesa "First come, First Served" y las normas de prudencia y equidad, a este sentenciador le corresponde determinar si existe mala fe del primer solicitante o mejor derecho del segundo solicitante;

20.- Que respecto a la mala fe, en el caso sublite, se presume la buena fe del primer solicitante en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico;

21.- Que no obstante lo anterior y considerando que existe confesión de parte en el sentido que existiría una relación entre doña Paz Carolina Carreño Palacios y el señor Manuel Paneque, quien tiene asignado a su nombre el dominio "bioschile.com" y que el primer solicitante a través de su representante ha confesado, expresamente, en esto autos, que la inscripción de dicho dominio se ha hecho con el fin de negociar y transferir dicho dominio al segundo solicitante, reconociendo de esta forma un derecho de este segundo solicitante sobre dicha expresión, si bien este tribunal estima que esta conducta amerita reproche y no puede ser admitida, en los principios de la buena fe, tampoco es suficiente para configurar mala fe en esta causa;

22.- Que, por tanto, cabe, a continuación, considerar si los derechos de Bios Chile Ingeniería Genética S.A., sobre el signo "biochile.cl", constituyen un mejor derecho al dominio en cuestión, en relación al primer solicitante;

23.- Que al respecto, le parece a este Tribunal que, habiéndose establecido en estos autos, que, el segundo solicitante ha registrado como marca mixta "bioschile", que además, esta expresión corresponde a la parte distintiva de su razón social, que por la actividad que desarrolla, desde hace bastante tiempo, se identifica por el nombre "bioschile" en el mercado, que goza de amplio prestigio tanto a nivel nacional e internacional, que este prestigio ha sido reconocido en autos por el primer solicitante, que ambas partes desarrollan actividades en el área de la biotecnología e ingeniería genética, que existe jurisprudencia del organismo nacional competente para resolver conflictos en materias de marcas comerciales, Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, quien ha declarado que existe una cuasi-identidad entre las expresiones "bioschile" y "biochile", este sentenciador estima que en el caso de autos, al igual que en materia de marcas comerciales, atendidos los antecedentes que rolan en este proceso, la simple eliminación de la letra "s", no es suficiente elemento diferenciador del nombre de dominio, agregado al hecho que el primer solicitante no ha objetado los antecedentes acompañados por el segundo solicitante, al contrario, ha reconocido el prestigio que "bioschile" tiene en el mercado de que se trata, este Tribunal estima que la concurrencia del conjunto de hechos de esta causa, demuestran un mejor derecho del segundo solicitante para el dominio "biochile", en relación al primer solicitante, que ameritan dejar sin efecto el principio desarrollado por la costumbre, en materia de nombres del dominio, como es, la expresión inglesa "first come, first served";

Que por lo expuesto y visto en el artículos 10, del Reglamentación para el Funcionamiento de Registro de nombre Dominio CL, anexo 1, de la misma reglamentación, se resuelve: asígnese el dominio "biochile.cl", al segundo solicitante Bios Chile Ingeniería Genética S.A.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por la Árbitro y Secretario Abogado designado, don Héctor Bertolotto Villouta y por doña Lourdes Valdovinos Julio, ambos en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Héctor Bertolotto Villouta Jacqueline Abarza T.

Secretario Abogado - Testigo Juez Árbitro

Lourdes Valdovinos J.

Testigo

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos