NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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avisosclasificados.cl

En Santiago, a veintisiete de Agosto de Dos mil uno.

VISTOS:

1.- El oficio NIC 064/1999, de 17 de Noviembre de 1999, en el cual se designa suscrito como árbitro del conflicto entre COPESA y OSCAR MERINO MORALES para la inscripción del nombre de dominio avisosclasificados, agregado a fs. 1.

2.- La declaración de fs.3, por la cual el señor Juan Carlos Larraín Gorldmad, representante legal de COPESA, declara conocer y aceptar sin reserva lo dispuesto en la reglamentación del registro de nombres del dominio cl.

3.- El documento de fs. 4 en el cual doña Alejandra Alfaro Larraguibel, en representación del señor Oscar Merino Morales, declara conocer y aceptar sin ninguna reserva lo dispuesto en la reglamentación del registro de nombres del dominio cl.

4.- La solicitud agregada a fs. 6, mediante al cual el señor Oscar Merino Morales solicita el registro del dominio avisosclasificados con fecha 4 de Mayo de 1999.

5.- La solicitud de fs. 8 mediante la cual los señores COPESA solicitan la inscripción del nombre de dominio avisos clasificados, con fecha 1º de Junio de 1999.

6.- A fs. 1, rola la comunicación del suscrito a las partes citando a las partes a constituir el compromiso y a un comparendo de avenimiento y fijación del procedimiento.

7.- A fs. 14, la parte de COPESA efectúa su consignación para constituir el compromiso.

8.- A fs. 15 rola una resolución en la cual el suscrito acepta el cargo de árbitro arbitrador y se cita a las partes a un comparendo de conciliación y de fijación de normas de procedimiento, haciéndose presente a las partes la disposición del inciso 4º del Artículo 8º del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en el Anexo 1 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl. que establece que en el evento que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro debe ordenar que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante.

9.- A fs. 16 a 19 rolan los certificados en los que consta que dicha resolución fue notificada a las partes por correo certificado.

10.- A fs. 20 rola un certificado en el que consta que dicha resolución le fue enviada a las partes por correo electrónico.

11.- A fs. 21 rola copia de un mensaje por correo electrónico que aparece suscrito por el señor William Lydiatt, quien dice actuar en representación del señor Oscar Merino Morales, solicitando el envío de los documentos en formato TXT.

12.- Entre fs. 24 y 29 rolan los documentos que acreditan la personería de los abogados de la oficina Beuchatt, Barros y Pfenniger, para actuar en representación del Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA.

13.- A fs. 30 rola el comparendo, que tuvo lugar el 12 de Junio de 2000, al que compareció exclusivamente la parte de COPESA, y donde se fijaron las reglas de procedimiento.

14.- A fs. 32 existe la constancia de que el suscrito envió copia de lo actuado en el comparendo, a las partes, por correo electrónico.

15.- A fs. 33, rola la carta en la cual consta la consignación de los honorarios periciales, por la parte de COPESA.

16.- A fs. 35 los señores Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA, hacen su oposición al registro del dominio avisosclasificados.cl, de la cual se da traslado a fs. 37.

17.- A fs. 39 consta la notificación a las partes de la resolución anterior.

18.- De fs. 40 a 53, se han agregado diversas páginas del Diario La Tercera, entre el 10 de Marzo de 1998 y el 16 de Enero de 2001, correspondiente a la sección Avisos Clasificados Económicos.

19.- A fs. 55 rola el escrito mediante el cual COPESA acompaña los documentos referidos en el punto anterior.

20.- A fs. 56 se ordenó, con fecha 31 de Enero de 2001 recibir la causa a prueba y se fijó como único punto de prueba el siguiente:

Mejor derecho de las partes al uso del nombre de dominio avisosclasificados.cl.

21.- A fs. 57 rola la notificación a las partes de dicha resolución.

22.- A fs. 58 se agrega fotocopia del registro No. 405.253 de la marca "AVISOS CLASIFICADOS (ECONOMICOS) 3ra. DE LA HORA" etiqueta, perteneciente al Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA.

23.- A fs. 59 rola fotocopia del registro No. 398.189 de la marca etiqueta "AVISOS CLASIFCADOS TELEFONICOS DE LA 3ra. DE LA HORA", perteneciente a Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA.

24.- A fs. 60 a 66, se agregan copias impresas de la información contenida en las bases de datos del Departamento de Propiedad Industrial, a las que se accede mediante la internet.

25.- De fs. 67 a fs. 90 se agregan diversas páginas correspondientes a la sección Avisos Clasificados Económicos del Diario La Tercera, entre el 7 de Marzo de 2001 y el 12 de Marzo de 2001.

26.- A fs. 106 se agrega un escrito de la parte de COPESA, acompañando documentos.

27.- A fs. 109, se tuvieron por acompañados los referidos documentos.

28.- A fs. 111, se dispuso traer los autos para fallo.

29.- A fs. 112, se notificó a las partes la resolución precedente, por correo electrónico de fecha 28 de junio de 2001.-

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que la materia objeto de este procedimiento dice relación con el derecho a utilizar como un nombre de dominio para Internet, la expresión "avisosclasificados.cl"; derecho que es disputado entre don Oscar Merino Morales, quien presentó su solicitud con fecha 4 de Mayo de 1999 y los Srs. COPESA, quienes presentaron su solicitud con fecha 1 de Junio de 1999.

SEGUNDO: Que a este arbitraje no ha comparecido formalmente la parte de don Oscar Merino Morales, sin perjuicio de haber sido notificada de todas las resoluciones dictadas en autos.

TERCERO: Que en su escrito de fs. 35 y siguientes, la parte de COPESA sostiene tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa por tratarse de una "casilla electrónica" por medio de la cual las personas pueden tener acceso a todo tipo de información y en la identificación de la misma no se puede escoger un nombre que pueda transgredir derechos ya establecidos.

Agrega que son titulares de las marcas registradas AVISOS CLASEFICADOS TELEFONICOS DE LA 3RA. DE LA HORA, Registro N° 398.189 y AVISOS CLASIFICADOS ECONOMICOS DE LA 3RA. DE LA HORA N° 405.253.

Argumenta que estas marcas se utilizan en el mercado en medios de comunicación, al igual como lo es la Internet, por lo cual la contraparte no puede alegar que el nombre de dominio en disputa sea una creación novedosa de su parte. Añade que los derechos de la propiedad intelectual son otorgados a aquellas personas que crean el mismo y a falta de creador a aquellas personas que los usan.

Finaliza sosteniendo que al ser una empresa dedicada a los medios de comunicación existe la certeza que no desea el nombre de dominio para ganar una ventaja comercial ilegítima sino, por el contrario, ha actuado de buena fe y tiene los medios y la capacidad para organizar un sistema de avisos en Internet.

CUARTO: Que desde el momento en que la normativa que aplica Nic Chile concibe una forma de "oposición" a la presentación de una solicitud de dominio, concediendo un plazo de 30 días para que cualquier interesado solicite a su nombre el mismo dominio, estableciéndose un procedimiento para resolver esa controversia, está simplemente derogando el principio del "first to file" como algo primordial y absoluto.

El principio según el cual el primer solicitante es el que tiene un derecho prioritario sobre el nombre de dominio pedido, sólo puede ser aplicado si ninguno de los solicitantes demuestran tener un mejor derecho que otro, toda vez que de otra forma no puede entenderse la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl, ya que, si así no fuera, no tendría sentido conceder un plazo para que los que se estimen afectados con una solicitud, puedan también pedir el mismo nombre de dominio para sí.

En consecuencia, trabada la litis, lo que corresponde en cada caso es considerar a todos los solicitantes en una situación completamente equivalente y, sobre un plano de absoluta igualdad, estudiar si alguno de ellos tiene un mejor derecho sobre los otros, a la titularidad del nombre de dominio materia del arbitraje. Solo en el caso que ninguno de ellos acredite tener un mejor derecho, o que todos sus derechos sean básicamente equivalentes y no exista un criterio justo para sostener que alguno de ellos prime sobre los demás; entonces, debe aplicarse el principio del "first to file" y resolver el asunto a favor del primer solicitante.

Ahora bien, para establecer quien tiene el mejor derecho a un nombre de dominio, pueden existir innumerables criterios, y tal vez sean tantos como la imaginación humana lo permita.

En todo caso, tales criterios deben ser, en cuanto sea posible, lo mas objetivos que se pueda; deben correspondan a parámetros de justicia y equidad; que reflejen los sentimientos de lo que es justo, generalmente aceptado en la comunidad; y no situaciones meramente arbitrarias.

Ante estas circunstancias, para emitir su fallo, el sentenciador debe indagar cuales serían los criterios posibles de considerar a fin de determinar qué constituye un mejor derecho a un cierto nombre de dominio y, sin que esto constituya un orden de prioridades, se analizarán los siguientes, sin perjuicio de la existencia de otros criterios adicionales, pero que se estima no son atingentes en la especie:

1.- Actuación de buena fe. Este es un punto esencial sobre el cual el Arbitro debe formarse un criterio.

En concepto del sentenciador, atenta contra un sentimiento esencial de justicia y equidad y, en definitiva, daña seriamente la credibilidad, la seriedad y la permanencia en el tiempo de un sistema autorregulado de asignación de nombres de dominio, el simple principio de que quien actúa mas rápido, es quien reciba la asignación de un elemento con el potencial de identificación (y de eventuales confusión y daño) que tienen los nombres de dominio.

Es muy importante conocer la motivación de los solicitantes y, de ser posible, su grado de conocimiento del nombre, previo a la presentación de la solicitud.

En este caso no se han aportado mayores antecedentes al respecto, sin perjuicio de lo cual, es un hecho público y notorio que la expresión "Avisos Clasificados" es de uso general en el comercio de avisos pequeños y de bajo precio; donde mas que atraer la atención del público en general, se pretende aportar una información para aquél público específico que está buscando un producto o servicio determinado.

En este caso, no se ha rendido prueba respecto de la pretensión planteada por el solicitante Sr. Oscar Merino Morales, por lo que no es posible arribar a ninguna conclusión respecto a sus posibles motivaciones; sin perjuicio de que lo único consistente con el razonamiento del párrafo anterior, es concluir que conoció o debió conocer el uso que en el mercado nacional se hace de la expresión solicitada.

En el caso del solicitante COPESA, su motivación está expresada en el escrito de fs. 35 y se refiere al uso que ya hace de esta expresión en medios de comunicación. En dicha presentación se señala textualmente: "Al ser una empresa de conocida trayectoria y al ya usar el término AVISOS CLASIFICADOS esta claro que mi mandante está actuando de buena fe y que tiene los medios y la capacidad para organizar un sistema de avisos en Internet".

2.- Creación intelectual. Muy asociado con lo anterior, parece completamente diferente la situación de quien demuestra haber sido el creador de una determinada expresión, frente a aquel que solo se la apropia, porque le pareció atractiva y cree que puede obtener provecho ella.

En el escrito de fs. 35 y siguientes, en el cual COPESA se opone a la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte del solicitante Sr. Oscar Merino Morales, se sostiene que la empresa periodística "imprime varios diarios y en cada uno de esos diarios existe un sector denominado AVISOS CLASIFICADOS. Por ende, ya existe y es usado el término AVISOS CLASIFICADOS para un medio de comunicación por lo que no puede ser considerado novedoso en otro medio de comunicación paralelo".

Al respecto cabe hacer notar que no se ha rendido prueba alguna en autos que permita inferir que los Srs. COPESA hayan sido los creadores intelectuales de la expresión "Avisos Clasificados".

Mas bien, por el contrario, es un hecho público y notorio que la Empresa Periodística El Mercurio utiliza desde muy antiguo la denominación AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS, la que guarda significativa semejanza con la marca AVISOS CLASIFICADOS (ECONOMICOS) 3RA DE LA HORA de propiedad de COPESA.

Adicionalmente, en autos no se rindió prueba en el sentido de que en diversas publicaciones la actora utilizara una sección AVISOS CLASIFICADOS. Únicamente se acompañaron páginas del Diario La Tercera, en el cual existe una sección denominada 3ra AVISOS CLASIFICADOS ECONOMICOS.

En consecuencia, en la especie, se trata mas bien, como ya se ha señalado, de una expresión de uso común, no estando demostrado que ninguno de los solicitantes hayan desarrollado una actividad inventiva en su elaboración.

En todo caso, de los antecedentes aportados y de los hechos que son públicos y notorios, se desprende claramente que el uso que COPESA hace de la expresión "avisos clasificados", es pública, en un medio de comunicación de alto tiraje y, a todas luces, anterior a las peticiones de este nombre de dominio formulada ante el Nic Chile, por lo que inequívocamente debe concluirse que este nombre de dominio no corresponde a una creación intelectual del primer solicitante.

3.- Tiempo de uso. Tratándose de expresiones propias del lenguaje habitual, su uso simultáneo por distintos interesados, será lo habitual en el comercio.

Pero, ¿qué ocurre con el nombre de dominio que solo puede ser usado por un titular? Pareciera que, en igualdad de condiciones, el mejor derecho lo tendría quien ha utilizado la expresión por mas largo tiempo y no por el que recién la comienza a utilizar, aun cuando haya sido mas diligente en solicitar primero el dominio.

En el caso en estudio, con los documentos de fs. 40 y 41, se acredita que el uso que los Srs. Copesa hacen de la expresión Avisos Clasificados, es anterior a la presentación de las solicitudes del nombre de dominio en disputa; no habiendo acreditado uso de la misma, la parte del Sr. Oscar Merino Morales.

4.- Lealtad en la competencia. En principio, debería estimarse que tiene un mejor derecho para la titularidad de un dominio aquel respecto al cual hay menos posibilidades que incurra en actos de competencia desleal mediante el uso del mismo, o cuya posesión no le otorgue un privilegio indebido frente a competidores.

Sin embargo, este aspecto no ha sido debatido en autos y de la prueba rendida tampoco se puede extraer una conclusión al respecto.

5.- Derechos preexistentes legalmente constituidos. Progresivamente se ha ido aceptando universalmente que en el registro de nombres de dominio debe respetarse los derechos legalmente constituidos, tales como marcas comerciales u otros que podrían tener una protección legal de cualquier naturaleza.

En este caso, con los documentos agregados de fs. 58 a 61, se acredita que los señores Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA son y han sido titulares de distintas marcas comerciales registradas en las que, junto a otros elementos, se contienen las expresiones "Avisos Clasificados".

Sobre este particular, se considera atendible el que no exista una marca compuesta exclusivamente por las expresiones "Avisos Clasificados", por ser esos términos que, para el derecho de propiedad industrial, se consideren irregistrables por ser genéricos, descriptivos o de uso común.

Cabe preguntarse entonces qué alcance debe darse a la circunstancia de que una marca registrada contenga expresiones de uso común y cual sería el grado de protección que emanaría de tal título, con respecto a las referidas expresiones.

Para dar respuesta a esa interrogante, analizaremos los siguientes antecedentes del proceso:

Todo lo anterior debe ser también visto a la luz del llamado principio de integridad de las marcas comerciales, según el cual, lo que constituye el signo distintivo es el conjunto de la marca registrada y no ninguno de sus elementos aisladamente considerados.

Bajo esta perspectiva, solo cabe concluir que las expresiones "Avisos Clasificados", aisladamente consideradas, no gozan de protección de marca comercial registrada y no puede, por esta vía, fundarse un derecho irrefutable al dominio en disputa, por parte de los Srs. COPESA.

Ahora bien, ¿es dable exigir una marca registrada para acreditar derechos sobre una expresión que, en el ámbito de la propiedad industrial y para el uso específico al que la destina COPESA, sería genérica y de uso común y, por ende, irregistrable?

Eso parecería ser exigir una condición imposible de cumplir y, por ende, cabe valorar aquel grado de protección posible que los Srs. COPESA obtuvieron para los términos "avisos clasificados"; de modo tal que, en este caso, debe estimarse suficiente la protección de los signos marcarios hechos valer por el segundo solicitante, dado que esa era la única protección posible de obtener.

6.- Protección a los signos famosos y notorios. Al igual que en el caso de la protección a los derechos legalmente establecidos, precedentes, un criterio a considerar para establecer quien tiene un mejor derecho sobre un determinado nombre de dominio, debe ser la fama y notoriedad del signo en cuestión, si ello fuere procedente.

Esa alegación no fue formulada en autos, ni tampoco se rindió prueba que permita inferir fama y notoriedad, atribuible a COPESA, sobre la denominación Avisos Clasificados.

Al respecto, cabe hacer presente que la única prueba de uso anterior a las solicitudes del nombre de dominio en disputa, es la página del Diario La Tercera, de 10 de Marzo de 1998. Todas las demás, son posteriores; aun cuando el sentenciador no puede dejar de reconocer que esta sección del Diario La tercera, es un hecho público y notorio.

En cualquier caso, no puede dejar de considerarse que el concepto de signo famoso y notorio, solo podría aplicarse a verdaderos signos distintivos y no a expresiones del lenguaje habitual que sean de uso común.

QUINTO: De lo señalado se desprende que los señores COPESA tienen mejores derechos al nombre de dominio en disputa, consistentes en haber hecho uso con anterioridad en un medio de comunicación de circulación nacional de expresiones coincidentes con el dominio en disputa, lo cual descarta que el nombre solicitado pueda ser una creación intelectual del primer solicitante; en que en este caso que el tiempo de uso de tales expresiones es muy significativo; y en que oportunamente los Srs. COPESA obtuvieron el grado de protección marcaria posible de acuerdo a la legislación chilena para un producto de la clase 16 de estas características, dando forma a un conjunto de mayor extensión, en el que figuran incorporados los términos que constituyen el nombre de dominio materia de esta controversia.

RESUELVO:

1.- Aceptar a registro la solicitud presentada en segundo lugar para el nombre de dominio "avisosclasificados.cl", por Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA, y asignar a éste el nombre de dominio pedido.

2.- Rechazar la solicitud presentada por el primer solicitante, don Oscar Merino Morales.

3.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

 

Andrés Echeverría Bunster
Arbitro