NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "amarillasempresariales.cl"



Santiago, a 17 de junio de 2003.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF02317 de 30 de julio de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio amarillasempresariales.cl.

Segundo: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto las sociedades Chilnet S.A., sociedad comercial, representada por su contacto administrativo don James Brierley Basagoitía, ambos domiciliados en avenida Las Torres 1355 C, Huechuraba, Santiago, quien tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio referido, el cual solicitó a su favor el día 14 de mayo de 2002 a las 18:34:45 e Impresora y Comercial Publiguías S.A., sociedad del giro de su denominación, representada por su contacto administrativo don Pablo Iensen Cuadros, ambos domiciliados en avenida Santa María 0792, comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio antedicho, el cual solicitó a su favor el día 16 de mayo de 2002 a las 14:27:12 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 1º de agosto de 2002, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio amarillasempresariales.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 14 de agosto de 2002, a las 9:00 horas.

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 5 de agosto de 2002, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.

Quinto: Que el día 14 de agosto de 2002, a las 9:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de ambas partes, procediendo los comparecientes a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia y quedando notificados de lo obrado, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 10 de autos.

Sexto: Que por escrito de fecha 30 de agosto de 2002, el cual rola a fojas 13 de autos, la parte de Impresora y Comercial Publiguías S.A. dedujo demanda arbitral de asignación del nombre de dominio "amarillasempresariales.cl" invocando los siguientes argumentos: que, en términos generales, Impresora y Comercial Publiguías S.A. posee un mejor derecho al nombre de dominio en cuestión, y que su otorgamiento a Chilnet S.A. vulneraría derechos válidamente adquiridos que le competen. En relación con ellos, la parte expresa ser una compañía legalmente constituida en el año 1974 llevando por tanto en el mercado 28 años en el giro de Edición de Guías Telefónicas imprimiendo su publicación LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS, dedicada a la prestación de servicios en el área de la publicidad e información, mediante la creación de una gran base de datos constituída por aquellas personas naturales o jurídicas interesadas en figurar en la misma. Esa gran fuente de información fue primeramente puesta a disposición del público consumidor y ya desde largo tiempo en una guía gratuita para el usuario en formato papel, por todos conocida denominada "Las Amarillas de Publiguías" también conocida popularmente como "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS".  Dicha famosa publicación circula en la actualidad en más de 3.100.000 ejemplares a nivel nacional conjuntamente con la guía telefónica y es la principal fuente de información a la cual recurren los consumidores en materias de datos comerciales. A dicha publicación se le conoce hoy principalmente por el nombre coloquial de "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS" dado que a oídos del consumidor dicha expresión ha pasado a ser más natural y obvia y con la cual se ha popularizado y masificado la publicación en asunto.  Posteriormente, con la llegada de nuevas tecnologías y la necesidad de complementar el servicio de publicación en papel ya reconocido por el público, la parte comenzó, con gran éxito, a prestar sus servicios de entrega de datos e información comercial a través de Internet bajo el dominio que es la vez marca comercial WWW.AMARILLAS.CL y también LAS AMARILLAS.CL, pudiendo accederse a su sitio desde cualesquiera de estos nombres de dominio, acumulando mensualmente 9.048.461 de páginas vistas según estadísticas de la Asociación de Medios en Internet (AMI, www.ami.cl).  De esta manera, la parte lleva ya 7 años (septiembre de 1996) operando su sitio en Internet, el cual es ampliamente identificado por el público consumidor, y ha sido considerado por los usuarios de Internet de "Las Amarillas" como una prolongación natural en el uso de sus servicios  del formato en papel. De otra parte, aduce la parte ser un hecho que el público consumidor asocia e identifica la expresión "AMARILLAS" o "AMARILLAS.CL" con el producto y servicios otorgados por ella, lo cual no ha sido obtenido en forma gratuita ni por obra de la casualidad, sino que se debe al hecho de que Publiguías S.A. ha realizado un continuo trabajo potenciador de la expresión, tanto desde el punto de vista de los hechos, a través de una enorme inversión publicitaria, que al día de hoy sitúa a Publiguías S.A. en el lugar número 66 de las primeras mil empresas que invierten en publicidad en Chile, tanto como desde el punto de vista jurídico, obteniendo protección mediante su registro marcario y en el ámbito de Internet, en donde es titular de la marca WWW.AMARILLAS.CL. Por lo anterior es que es posible afirmar que la familia que gira en torno a la expresión LAS AMARILLAS ha alcanzado fama y notoriedad, y dicha fama es tal que prácticamente ningún chileno de nivel cultural medio desconoce la existencia de la publicación LAS AMARILLAS de Impresora y Comercial Publiguías S.A. Continúa la parte aduciendo ser titular de numerosos registros marcarios sobre una serie de marcas con la expresión LAS AMARILLAS, todos ellos activamente usados y publicados. Entre otros cita los siguientes:

ClaseN° RegistroMarca
16 385284 CONSULTE CONSULTE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 385285 TODO TODO LO QUE A UD. SE LE OCURRA LO ENCONTRARA EN LAS AMARILLA DE
9 572898 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 572899 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
35 576041 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38 4756 71 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
42 475672 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 572900 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS: LA MEJOR Y MAS COMPLETA GUIA CLASIFICADA COM.
16 582864 LAS AMARILLAS INTELIGENTES, PUBLIGUIAS S.A.
35 582623 LAS AMARILLAS INTELIGENTES, PUBLIGUIAS S.A.
16 582622 LAS AMARILLAS INTERACTIVAS, PUBLIGUIAS S.A.
35 582621 LAS AMARLLAS INTERACTIVAS, PUBLIGUIAS S.A.
16 570701 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 570681 LAS AMARILLAS COMUNALES
16 553022 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 564386 LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
35 575018 LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38 564387 LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
41 564388 LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38 580218 GUIA UTIL DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 580213 GUIAS UTIL DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38 588635 LAS AMARILLAS HABLADAS DE PUBLIGUIAS
38 588636 LAS AMARILLAS POR TELEFONO DE PUBLIGUIAS
16 595935 CUALQUIER COSA LO QUE A UD SE LE OCURRA LO ENCONTRARA EN LAS PAGINAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38 615872 AMARILLAS PLUS
35 615871 AMARILLAS PLUS
16 615870 AMARILLAS PLUS
38 615851 WWW.AMARILLAS PLUS.CL
16 626095 CONSULTE...CONSULTE, LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 632086 TODO, TODO LO QUE A UD. SE LE OCURRA LO ENCONTRARA EN LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS

Hace notar la parte que, en todos esos registros, es la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS" la que se ha constituido en parte importante de su imagen corporativa y que ella se encuentra en la totalidad de los registros marcarios citados, puesto que dicha expresión es precisamente la que se constituye en el elemento principal, rector y diferenciador de los registros. Incluso en su registro "LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS" la expresión LAS AMARILLAS va unida a su razón social, otro motivo por el cual el público consumidor identifica plenamente sus servicios y productos, de lo cual se desprende que la parte es dueña de una familia de marcas que identifican su posición comercial y que giran en torno al concepto de "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS". Acto seguido, la parte explica que, coincidente con sus registros marcarios, en la red internet cuenta con una familia de nombres de dominio que la identifican y que cuentan en su denominación con la expresión identificadora LAS AMARILLAS, los cuales se derivan y corresponden a sub-clasificaciones precisamente del dominio AMARILLAS.CL registrado a su nombre. Dichos dominios han sido solicitados exclusivamente con el objeto de potenciar su negocio y de responder a lo que el público espera, ya que sin duda el público espera encontrar bajo dichos dominios la base de datos o la información que ella entrega y no la de un tercero que nunca se ha identificado con dicha expresión, prestando un mejor servicio a los consumidores, y a su vez, como una forma de proteger su proyecto comercial. A continuación, la parte desarrolla su convicción en orden a que Internet no es una realidad distinta o separada del mundo real, lo cual, en la especie, provoca que se produzcan confusiones en el público consumidor, dado que un tercero absolutamente ajeno a Impresora y Comercial Publiguías S.A. comenzará a utilizar la expresión LAS AMARILLAS o AMARILLAS en su mismo rubro, pudiendo configurarse incluso una suplantación de empresa.  Además la expresión AMARILLASEMPRESARIALES necesariamente se publicitará y se dará a conocer en el mundo real con la consiguiente violación de derechos marcarios involucrados. De esta manera, y teniendo presente que Internet es considerando como un medio más de comunicación social, y que por sus características tales como la rapidez en la circulación de información, acceso ilimitado a  la información contenida y porque de una manera relativamente fácil llega a gran parte del público consumidor, es un medio que se desarrolla de una manera más eficaz que los medios de comunicación tradicionales, razón por la cual la confusión que por este medio se producirá en el público consumidor será de tal magnitud, que no cabe duda de que la expresión LAS AMARILLAS o AMARILLAS perderá toda la posición y significancia que la parte le ha otorgado durante todos los años de uso. Hace notar la parte que, del análisis de la composición del nombre de dominio amarillasempresariales.cl puede apreciarse que tanto desde el punto de vista marcario como de la internet este nombre se compone de una única expresión novedosa y con fuerza distintiva como es AMARILLAS, resultando la expresión  EMPRESARIALES un mero complemento que será difícilmente recordado por el público consumidor y que además les hará creer que se trata de un servicio o sub-clasificación de servicios hecho por Impresora y Comercial Publiguías S.A.   De hecho, desde el año 1974 hasta la fecha, Publiguías S.A. ha usado como frase publicitaria "Guía Clasificada Comercial, Industrial y Profesional", razón por la cual la expresión "empresariales" no agrega novedad ni hace distingo sobre la naturaleza y esencia de los servicios por ella prestados.  En referencia al mismo concepto, Publiguías es en esencia una guía de empresas, publicando en todos sus aportes información de cerca de 120.000 empresas nacionales. En consecuencia, es posible afirmar que el Nombre de Dominio AMARILLASEMPRESARIALES.CL, es en realidad sólo una sub-clasificación del Dominio AMARILLAS.CL de Impresora y Comercial Publiguías S.A. Por lo anterior, es que tal empresa procedió a solicitar el dominio "amarillasempresariales.cl" con el objeto de evitar el perjuicio y la distorsión de mercado que le provocaría la concesión del dominio en disputa a Chilnet S.A. a raíz del aprovechamiento de esta sociedad de un concepto potenciado en el mercado chileno y exclusivamente ella, como forma de proteger la identidad de sus productos y servicios, y en definitiva, como una forma de proteger los intereses del público consumidor en general, puesto que éstos entrarían a dicho sitio esperando encontrar la calidad por años certificada de los servicios otorgados por Publiguías S.A. encontrándose con un tercero que no tiene relación alguna con la parte. Denuncia también la demandante que Chilnet S.A., con su proceder, produce la dilución de sus derechos marcarios, con el consiguiente menoscabo de su derecho de propiedad y de su derecho a la imagen y a ser identificada tanto en Internet como en todas las esferas de la actividad económica. En cuanto a los fundamentos de Derecho, denuncia una infracción al artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile, el cual impone al solicitante responsabilidad porque su solicitud no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros, y para el evento de que su contraparte invoque a su favor el criterio"First Come, First Served" estima que, de acuerdo a la jurisprudencia en esta materia, el mismo sólo cabe ser aplicado para el caso de que ninguna de las solicitudes competitivas presente un mejor derecho sobre un cierto dominio objeto de disputa, criterio acorde por lo demás con los principios que inspiran la legislación de Propiedad Industrial. Concluye que tal criterio no puede ni debe ser aplicado al caso de autos toda vez que, como queda dicho, la solicitud del primer solicitante infringió abiertamente el artículo 14 de Nic Chile, más aún cuando no es posible pensar que el primer solicitante, una empresa competidora y de su mismo rubro, haya desconocido la posición que la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS" tiene en el público consumidor. Al respecto, la parte explica que la demandada, Chilnet S.A., lleva aproximadamente 12 años en el mercado prestando servicios de publicidad e información, esto es, presta los mismo servicios y desarrolla su actividad económica en el mismo giro de Impresora y Comercial Publiguías S.A., por lo que mal pudo haber desconocido el impulso y desarrollo que ella le ha otorgado a la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS", lo cual lleva a suponer que la pretensión del primer solicitante es atraer al público consumidor a su página mediante la utilización de una expresión que se ha convertido en famosa y notoria precisamente por la acción desplegada por la parte en la misma actividad comercial. Imputa también mala fé a la primera solicitante pues, teniendo en cuenta que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido la cosa por medios legítimos y exentos de todo fraude o vicio, no puede Chilnet S.A. haber desconocido el significado que la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS" posee en el mercado chileno dentro del giro desarrollado por las partes en disputa. Sobre el particular, trae a colación rechazos de solicitudes de marcas de Chilnet y jurisprudencia marcaria que reconoce a Publiguías S.A. el uso de la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS", dado que, en el año 1997, Chilnet S.A. intentó solicitar mediante la solicitud N° 368.556 la frase de propaganda LAS AMARILLAS DE CHILNET, la cual fue denegada de oficio, en virtud de la existencia del Registro N° 475.672 de LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS. Esto es, ya en esos años incluso el Departamento de Propiedad Industrial impidió a Chinet S.A. el uso de la expresión LAS AMARILLAS para cubrir el mismo giro cubierto por ella, precisamente por que la parte ya contaba con el derecho para usar esa expresión, lo cual es tambien un reconocimiento de los derechos de propiedad y exclusividad de la parte sobre la misma. Invoca también mejor derecho sobre la expresión "LAS AMARILLAS", y fama y notoriedad de la misma, razón por la cual debe protegerse a sí misma y al público consumidor, defendiendo su identidad comercial y evitando que el público incurra en error o engaño respecto a la naturaleza, procedencia o calidad de los productos y servicios ofrecidos en dichos sitios. Invoca también los principios inspiradores de la Ley de Propiedad Industrial, la cual, en su artículo 20 letra h) protege las denominaciones registradas respecto de "cualquier solicitud que sea igual o que gráfica o fonéticamente se asemeje, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase".  Esto es y en definitiva, la ley pretende evitar que existan registros iguales o parecidos para distinguir unos mismos servicios, con el objeto de proteger el privilegio otorgado, evitando en definitiva que el público consumidor se vea afectado por la confusión que se generaría en el mercado por la existencia de dos o más signos iguales o parecidos, cubriendo mismos servicios a nombre de distintos titulares.  Lo mismo la letra f) del artículo 20 de la misma Ley prohibe el registro de expresiones que puedan causar confusión en el público consumidor. Respecto de la relación de esta normativa con los nombres de dominio, plantea la parte ser cierto que los nombres de dominio en Chile se rigen por el reglamento específicamente establecido al efecto por Nic Chile, pero no ser menos cierto que dicho Reglamento tiene la misma finalidad que nuestra Ley de Marcas, esto es, la conservación de un mercado limpio y la protección final del público consumidor y la debida garantía de identificación de la fuente productora de bienes o prestadora de los servicios. Solicita tener presente además que, y de acuerdo a la postura mayoritaria en la materia, sobre los nombres de dominio se tienen derechos personales que emanan del contrato celebrado entre el Nic Chile y el solicitante, y que como cualquier otro contrato, se debe respetar el derecho público chileno; por tanto, cada vez que exista una controversia entre los nombres de dominios y las marcas comerciales, deben prevalecer las normas de derecho público que protegen a estas últimas. Esto ha resultado indiscutido en el ámbito de las marcas famosas sobre el cual existe abundante jurisprudencia tanto en Chile y en la UDRP, que ha favorecido a los titulares de estas marcas, frente a terceros que las han solicitado como nombres de dominio o las han incluido en ellos. Alega entera buena fé de su parte y que estima incomprensible el hecho de que el primer solicitante, en lugar de desarrollar un concepto propio que lo distinga de la competencia, intente usufructuar de la fama y notoriedad de la expresión desarrollada por ella, produciendo en definitiva una confusión en el mercado y diluyendo todo el esfuerzo desplegado en torno a hacer de la expresión LAS AMARILLAS y AMARILLAS lo que hoy es. Por todo lo antes expuesto, estima que debe otorgársele el nombre de dominio disputado, como un reconocimiento al hecho de ser quien desarrolló, potenció, es conocido e identificado por el público bajo este concepto y además es titular de derechos marcarios y usa profusamente la expresión LAS AMARILLAS en el mercado chileno, el tratarse de una expresión ya afamada y ampliamente reconocida por el público consumidor en el marco de su giro, derechos marcarios sobre la expresión, lo que unido a su buena fe, le otorgan el mejor derecho sobre el dominio AMARILLASEMPRESARIALES.CL. y al mismo tiempo hacen que la primera solicitud de Chilnet vulnere válidamente derechos adquiridos por ella. Solicita, en la parte petitoria de su libelo, se le otorgue dicho nombre de dominio con expresa condenación en costas para la primera solicitante.

Séptimo: Que en el mismo libelo de fojas 13, la parte de Impresora y Comercial Publiguías S.A. se reservó las acciones civiles y criminales, así como los derechos que pudiera ejercer, especialmente el derecho a solicitar indemnización de daños y perjuicios y que emanaran como consecuencia de la infracción de todo tipo de derecho de propiedad intelectual e industrial, especialmente que emanen como consecuencia de la infracción de derechos marcarios que le corresponden.

Octavo: Que por resolución de fecha 2 de septiembre de 2002, la cual rola a fojas 20 de autos, el Tribunal dio traslado de la demanda y tuvo presente la reserva de derechos y acciones solicitada.

Noveno: Que por escrito de fecha 16 de septiembre de 2002, el cual rola a fojas 21 y siguientes de autos, la parte de Chilnet S.A. contestó la demanda en los términos siguientes: la demanda de Impresora y Comercial Publiguías S.A. se ha interpuesto para impedir la libre competencia en el rubro de guías comerciales, empresariales y demás productos relacionados con estos servicios en Internet. Plantea esta parte que, en definitiva, en esta litis deberá resolverse la controversia entre diversos bienes jurídicos protegidos por la legislación chilena: por una parte, el derecho a propiedad industrial, y más precisamente las marcas como signos distintivos para denominar productos o servicios, con la libertad de emprender y la libre competencia en la actividad económica, entendida como la posibilidad que tiene cualquier persona de participar en determinada actividad económica como oferente o demandante, con libertad de decidir cuando entrar y salir del mercado sin que exista nadie que pueda imponer, individual o conjuntamente, condiciones en las relaciones de intercambio. Frente a esta controversia, en los términos de la parte, Publiguías S.A., relacionada con Telefónica CTC Chile, tiene una posición dominante, la que se ha traducido en el intento de apropiarse denominaciones comunes o genéricas con el propósito de desplazar a otras empresas que pudieran hacerles competencia, lo cual quedó de manifiesto, en una oportunidad anterior, cuando telefónica CTC Chile quiso apropiarse de la expresión "Telefónica", lo cual fue impedido por la Corte Suprema, la que invocó al efecto el artículo 20 de la ley Nª 19.039, estimando que no pueden registrarse como marcas las expresiones genéricas o de uso común, las que, por tal motivo, pueden ser usadas libremente por cualquier persona. En relación con esa proposición, estima la demandada que la expresión "Amarillas" pertenece a todos, es común y genérica, y designa a las guías comerciales, profesionales, de industria, etc. y en todo el mundo se las conoce como páginas amarillas, yellow pages o abreviadamente como amarillas, lo cual se ve corroborado por la circunstancia de que, de digitarse la expresión "Amarillas" en el buscador WWW.GOOGLE.COM se obtienen 225.000 resultados, y en el mundo existen 12.000 directorios diferentes, los cuales distribuyen mas de 1.200 millones de copias anualmente. De hecho, Publiguías S.A. contempla en su portal www.amarillas.cl un link denominado "Guías del mundo" a través del cual se puede conectar con guías de todo el mundo, bajo la denominación "Las amarillas internacionales", y cuyos nombres casi en su mayoría contemplan la palabra "amarilla" en todos los idiomas, reconociendo que se trata de un rubro y no del nombre de una compañía. A su vez, en Chile, la expresión "amarillas" está presente en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares, tales como Páginas Amarillas, registro Nº 581.434, Las amarillas de Publiguías, Registro Nº 570.701, Chilnet Yellow Pages, Registro Nº 553.311 y 553.312 y Las hojas amarillas, Registro Nº 373.497. En cuanto a la marca "las amarillas de publiguías", Reconoce la demandada que dicha marca pertenece a la actora, pero la protección marcaria se extiende al conjunto y no a sus componentes individualmente considerados. Algo similar sucedió con las expresiones "Frutera Sudamericana" y "Cablexpress", cuya jurisprudencia cita.  Adicionalmente, menciona la demandada el caso sucedido ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial con fecha 31 de marzo de 2000, en los autos rol Nº 1.443-98, que debió seguir Publiguías S.A. para lograr inscribir su marca "las amarillas de Publiguías" que le había sido denegada. Invoca la demandada también buena fé, llevando más de 10 años de dedicación en el rubro de Directorios, apela al principio "First come, first served", que la ampara al haber solicitado el nombre de dominio con anterioridad a la demandante, así como poseer registradas varias marcas relacionadas, tales como Chilnet yellow pages, clase 16, denominativa de productos, registrada el 17.11.99; Chilnet, clase 38, mixta, servicios, de 17.11.99; Chilnet yellow pages, clase 38, denominativa servicios, de 17.11.99 y Chilnet Chile en Internet, clase 42, Propaganda frase de 17.11.99, y más de 70 nombres de dominio tales como amarillasdelsur.com; empresa.cl; guiadeempresas.com; malldeempresas.cl; mallempresarial.cl; mallempresarial.com; amarillasempresariales.com. En cuanto al dominio "amarillasgratis.cl", se encuentra inscrito a nombre de un tercero ajeno a este proceso, sin que haya habido oposición de parte de Impresora y Comercial Publiguías.cl. En mérito de todo lo anterior, la parte de Chilnet S.A. solicita se rechace la demanda, con costas, negando lugar a la asignación del nombre de dominio a la demandante por carecer de derecho a él y solicitándolo para sí, con expresa reserva de derechos.

Décimo: Que por resolución de fecha 23 de septiembre de 2002, notificada a las partes con esa misma fecha, se tuvo por contestada la demanda por la parte de Chilnet S.A.

Undécimo: Que por resolución de fecha 10 de octubre de 2002, modificada con fecha 31 de octubre de 2002 y notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 47 de autos, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre o denominación "amarillasempresariales" o en sus componentes; utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación "amarillasempresariales" o de sus componentes; efectividad de ser las palabras "amarillas", "paginas amarillas" o "secciones amarillas" expresiones genéricas, indicativas o comunes para distinguir los productos guías de empresas, comercio, industrias o de otro tipo; mala fé de las partes en este proceso, hechos y circunstancias concretos que la constituyen; rubro y giro comercial en que se desempeñan y/o negocios que desarrollan las partes litigantes, sólo en cuanto se relacionan con el nombre de dominio en disputa; significado de la expresión amarillas en el público consumidor chileno; notoriedad y fama de la expresión amarillas y similares en el mercado nacional.

Duodécimo:Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas:

     Por la parte demandante, los siguientes documentos: 1.- Copias de Portadas de las Guías de "Las Amarillas de Publiguías" de los años 1975 a 2002, 2.- Estudio "Hábitos de Consumo de 'Las Amarillas de Publiguías', Región Metropolitana", elaborado por Media Direction en el mes de Abril del año 2002. 3.- Estudio "Hábitos de Consumo "Las Amarillas de Publiguías, Región Metropolitana", elaborado por The Media Group en el mes de Diciembre del año 2001, 4.- Estudios "Hábitos de Consumo 'Las Amarillas de Publiguías', Regiones", elaborado por The Media Group en el mes de Mayo del año 2002; 5.- "Publitracking Publiguías-Estudio de Monitoreo de Publicidad y Marcas", elaborado por Punto de Vista en Junio del año 2002; 6.- "Test de Logo 'Perrito' de Publiguías Chile" elaborado por EMER GFK en Julio del 2002; 7.- Impresión de Certificado de Audiencia Sitio www.amarillas.cl - AMI, obtenido en la Asociación de Medios On Line, correspondiente al mes de Octubre del 2002; 8.- Campaña Usuarios TV-"Circulo" correspondiente al año 2002; 9.- Campaña TV-Cierre de Ventas, Guía Región Metropolitana correspondiente al año 2002; 10.- Selección de Piezas Promocionales, Impresos y Material de Audio, elaborado entre los años 1997 y 2002; 11.- 10 Títulos Marcarios de los registros cuya titularidad pertenecen a Impresora y Comercial Publiguías S.A. y que acreditan los derechos marcarios sobre la expresión AMARILLAS o LAS AMARILLAS.  Los títulos acompañados son:

Clase N° Marca
9 572898 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 572899 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
35 576041 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38 475671 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
42 475672 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
14 497360 LAS AMARILLITAS DE PUBLIGUIAS
16 572900 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS: LA MEJOR Y MAS COMPLETA CLASIFICACION COM.
16 570701 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16 553022 LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38 615851 WWW.AMARILLAS.CL

12.- Impresiones de Dominio registrados por Impresora y Comercial Publiguías en Chile, obtenidos desde la Base de datos de Nic Chile desde el año 1996 y que acreditan dominios relacionados con el giro de la parte y que contienen la expresion amarillas. Los dominios acompañados son:

13.- Impresión de la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial que acredita el rechazo de oficio de marcas solicitadas por Chilnet S.A. o su representante Sr. James Brierley por contener la expresión "Las Amarillas" en virtud de la existencia del registro N° 475.672 "Las Amarillas de Publiguías" cuya titularidad pertenece a la parte.  14.- Recibo de Inscripción, Declaración Unica y de Iniciación de Actividades de Impresora y Comercial Publiguías S.A. de fecha 23 de septiembre de 1974; 15.- 3 impresiones de páginas del whois de www.networksolution.com de fecha 29 de Noviembre ante el Notario Suplente de Santiago Mercedes Moreno Guemes, por el cual constata que los nombre de Dominio: lasamarillasdepubliguias.com, publiguias.net y amarillasdepubliguias.com son de propiedad de doña Adriana Nixon, y certificado de matrimonio de doña Adriana Nixon y de don James Brierley acreditando su relación conyugal; 16.- Impresión del sitio web www.chilnet.cl/empresa/fundada.htm donde figura el testigo Juan Carlos de Larraechea como Fundador de Chilnet autorizado ante el Notario de Santiago Alvaro Bianchi Rosas con fecha 20 de Noviembre de 2002; 17.- Impresión del sitio web www.chilnet.cl/empresa/directorio.htm donde figura el testigo Juan Carlos de Larraechea como Director de Chilnet, autorizado ante el Notario de Santiago Alvaro Bianchi Rosas con fecha 20 de noviembre de 2002; 18.- Impresiones del sitio web www.jardinpumpin.cl en donde figura banner publicitario de Chilnet.cl e impresión de la base NIC Chile relacionado con el dominio florespumpin.cl, donde aparece como contacto administrativo, Juan Andrés Pumpin y como organización del contacto técnico Chilnet.cl, dominio que apunta al sitio www.jardinpumpin.cl.

Por la parte demandada, se acompañaron los siguientes documentos: 1.- Lista de dominios.com y .cl registrados a nombre de Chilnet S.A. o de mercantil Inc. Que contienen la expresión "amarillas" y el concepto "empresas", respaldados con información entregada por los sitios www.opensrs.org y www.nic.cl, a saber: amarillasdelsur.com, empresa.cl; guiadeempresas.com; malldeempresas.cl; mallempresarial.cl; mallempresarial.com; amarillasempresariales.com; yellowsouth.com; amarillas.com; malldeempresas.com; mallempresarial.net; malldeempresas.net; 2.- Información entregada por la página web de Nic Chile que contempla los nombres de dominio actualmente en conflicto entre las partes, a saber: amarillasdechilnet.cl; amarillasdeempresas.cl; amarillasempresariales.cl; amarillasmercantil.cl; lasamarillasdechilnet.cl; asamarillasempresariales.cl; paginasamarillaschilnet.cl; 3.- Ejemplares impresos de la guía de empresas Chilnet años 2001-2002 y 2002-2003; 4.- Material publicitario consistente en avisos publicitarios y diskettes; 5.- Lista de marcas concedidas a Chilnet S.A. que contienen la expresión "amarillas" en los idiomas español e inglés: Mundo de los negocios, Chilnet, Chilnet ubíquese y sea ubicado, Chilnet para vender más, para comprar mejor, Chilnet Yellow Pages, Chilnet publicidad efectiva, Chilnet Chile en Internet, Chilnet.cl miembro de amarillas.com; 6.- Páginas con información en diversos países de Latinoamérica de empresas que contemplan la expresón "amarillas"; 7.- Información de diferentes web sites indicando que Chilnet S.A. o su relacionada Mercantil son empresas de Business Directory; 8.- Información de diferentes web sites indicando que a través del sitio web de Chilnet (www.chilnet.cl) se obtiene información comercial; 9.- Información entregada por el sitio web www.yppa.com, de la asociación de páginas amarillas de EEUU; 10.- Información entregada por el sitio www.amarillas.cl relativa a páginas amarillas de todo el mundo; 11.- Certificado emitido por Chilnet S.A.; 12.- Certificado emitido por Deloitte & Touche Auditores y Consultores. 

Adicionalmente, la parte demandada rindió la prueba testimonial consistente en las declaraciones de los testigos señores Juan Carlos de Larraechea Chadwick, Juan Andrés Pumpin Ruff y Rubén Méndez Saffie, en el comparendo citado especialmente al efecto con fecha 20 de noviembre de 2002, cuya acta rola a fojas 59 a 67 de autos.

Décimo tercero: Que ambas partes hicieron por escrito observaciones a la prueba, mediante presentaciones efectuadas con fecha 20 de diciembre de 2002, las cuales rolan a fojas 79 a 83 para la parte de Chilnet S.A. y 84 a 89 para la parte de Impresora y Comercial Publiguías S.A..

Décimo cuarto: Que por resolución de fecha 24 de diciembre de 2002 se citó a las partes a comparendo de conciliación para el día 10 de enero de 2003, a las 9:00 horas, la cual se llevó a cabo finalmente el día 29 de enero de 2003, sin resultados positivos.

Décimo quinto: Que por resolución de fecha 29 de enero de 2003, notificada a las partes con esa fecha, la cual rola a fojas 105, se citó a las partes para oir sentencia.

Décimo sexto: Que por resolución de fecha 17 de marzo de 2003, la cual rola a fojas 106 de autos, se decretó la medida para mejor resolver de consultar en la red Internet por el nombre de dominio "amarillasempresariales", sus componentes y los sitios asociados al mismo, designándose para tal efecto al buscador Google y fijándose para la práctica de la diligencia la audiencia del día martes 25 de marzo de 2003, a las 9:15 horas, en la oficina del Arbitro.

Décimo séptimo: Que con fecha 25 de marzo de 2003, a las 9:15 horas, tuvo lugar la diligencia para mejor resolver, con la asistencia de ambas partes, levantándose el acta que rola a fojas 147 y 148 de autos.

Décimo octavo: Que, en forma previa a esta sentencia, se han conducido diversas gestiones de conciliación entre las partes, sin que se lograran resultados positivos, razón por la cual ha correspondido resolver la controversia mediante sentencia arbitral.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero: En lo correspondiente a las tachas deducidas en tiempo y forma contra los testigos de la parte demandada, es previo entrar a considerarlas con el objeto de resolverlas en esta sentencia definitiva, lo que se hará en distintos capítulos de este considerando primero: (1) En lo referente al testigo señor Juan Carlos Larraechea Chadwick, se dedujeron a su respecto las causales de los números 1 y 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, las que la parte intentó probar con los dichos del testigo y con documentos que prueban su calidad de Director de la compañía Chilnet S.A. Ponderada la prueba al respecto, el Tribunal tiene en especial consideración el documento aportado por la parte consistente en el impreso de la página de Chilnet con la composición del Directorio de dicha compañía, de fecha 20 de noviembre de 2002, con certificado de esa misma fecha del Notario Público señor Alvaro Bianchi Rosas, en el cual figura el testigo como Director, para estimar que, no obstante los dichos del testigo en orden a que no le consta tener la calidad de testigo de esa empresa, es razonable considerar que sí la tiene, para lo cual se hace presente que el documento en cuestión no fue objetado, y que por ende el testigo está afectado de un interés en el juicio que lo priva de la necesaria imparcialidad para declarar, razón por la cual esta tacha será acogida en definitiva, privándose de valor a su testimonio; (2) En lo referente al testigo señor Juan Andrés Pumpin Ruff, la parte de Impresora y Comercial Publiguías S.A. dedujo a su respecto la causal de tacha del artículo 358 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil, atendida la existencia de una relación comercial entre la sociedad Pumpin e Hijo y Cía, de la que es socio, con la parte de Chilnet S.A., consistente en existir en el sitio web de aquella, florespumpin.cl, un banner de Mercantil.com. No obstante lo anterior, y aparecer establecida la relación comercial en cuestión, el Tribunal, llamado a ponderar en los términos de la ley si el testigo carece de la necesaria imparcialidad para declarar, estima  que la referida relación comercial no tiene la fuerza suficiente para alterar la imparcialidad del testigo, razón por la cual la tacha será rechazada en definitiva.

Segundo: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite duodécimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni se invocó a su respecto causa legal que provocara su invalidez, inoponibilidad u otro vicio cualquiera, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos, sin perjuicio del valor probatorio que éste Tribunal les asignará en definitiva y de tomarse en consideración las observaciones efectuados por las partes y que les atañen.

Tercero: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando segundo anterior y de lo alegado por la parte demandante en cuanto no ha sido controvertido, que la sociedad Impresora y Comercial Publiguías S.A. es una compañía legalmente constituida  en el año 1974 llevando 28 años  en el giro de Edición de Guías Telefónicas, imprimiendo su publicación LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS, dedicada a la prestación de servicios en el área de la publicidad e información, mediante la creación de una gran base de datos constituída por aquellas personas naturales o jurídicas interesadas en figurar en esa base de datos. Dicha publicación circula en la actualidad en más de 3.100.000 ejemplares a nivel nacional conjuntamente con la guía telefónica y es una importante fuente de información a la cual recurren los consumidores en materias de datos comerciales. A dicha publicación se la conoce hoy por numeroso público por el nombre coloquial de "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS". Que, con la llegada de nuevas tecnologías y la necesidad de complementar el servicio de publicación en papel, ha desarrollado desde septiembre del año 1996 servicios de entrega de datos e información comercial a través de Internet bajo el dominio que es la vez marca comercial WWW.AMARILLAS.CL y también LAS AMARILLAS.CL, pudiendo accederse a su sitio desde cualesquiera de estos nombres de dominio, acumulando mensualmente 9.048.461, páginas vistas según estadísticas de la Asociación de Medios en Internet. Que numeroso público consumidor asocia e identifica la expresión "AMARILLAS" o "AMARILLAS,CL" con el producto y servicios otorgados por ella, lo cual ha sido obtenido como resultado de un continuo trabajo potenciador de la expresión y de una importante inversión publicitaria, poseyendo numerosas marcas comerciales y nombres de dominio asociados a la palabra "amarillas" y que tal expresión es famosa y notoria.

Cuarto: A su vez, consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando segundo anterior, de las declaraciones de dos testigos y de lo alegado por la parte demandada en cuanto no ha sido controvertido, que la sociedad Chilnet S.A. lleva más de 10 años de dedicación en el rubro de Directorios, que fue la primera en solicitar el nombre de dominio "amarillasempresariales.cl", que posee registradas varias marcas y nombres de dominio relacionados con la expresión "amarillas" en idiomas castellano e inglés.

Quinto: Que ha recaído controversia sobre los siguientes hechos substanciales y pertinentes, la cual el tribunal debe dilucidar en este momento: a)"Derechos y/o interés de las partes en el nombre o denominación "amarillasempresariales" o en sus componentes. Respecto de este punto, el Tribunal estima acreditado el interés de ambas partes tanto en la denominación como en sus componentes, puesto que, por parte de Impresora y Comercial Publiguías S.A., ha demostrado un ostensible interés y derechos marcarios protegidos en la expresión "amarillas" y en su guía clasificada comercial, industrial y profesional. En cuanto a Chilnet S.A., Ha desarrollado la "guía de empresas Chilnet" y es poseedora de nombres de dominio indisputados en el exterior con la expresión "amarillas". 2.- En cuanto a la utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación "amarillasempresariales" o de sus componentes, ambas partes han desarrollado tanto la expresión como sus componentes; 3.- en cuanto a la efectividad de ser las palabras "amarillas", "paginas amarillas" o "secciones amarillas" expresiones genéricas, indicativas o comunes para distinguir los productos guías de empresas, comercio, industrias o de otro tipo, el Tribunal se referirá a este punto en el considerando séptimo. 4.- En cuanto a supuesta mala fé de las partes en este proceso, hechos y circunstancias concretos que la constituyen, el Tribunal estima reprochable la actitud de Chilnet S.A., que ésta no ha negado, en orden a inscribir para personas relacionadas (la esposa del contacto administrativo de Chilnet S.A.) los nombres claramente relacionados con su contraparte lasamarillasdepubliguías.com, publiguias.net y amarillasdepubliguias.com. Sin embargo, tales nombres de dominio corresponden a un universo legal que escapa a la competencia de este Arbitro y no fue acreditado que la contraparte hiciera objeción formal -como cabría esperar- a tal atentado a sus derechos. En mérito de tales razones, no se estimará suficientemente probada mala fé respecto de Chilnet S.A. Tampoco se estimarán probadas las imputaciones que Chilnet S.A. ha formulado en contra de Impresora y Comercial Publiguías en orden de abusar de su posición dominante o de atentar contra la libre competencia, tanto por cuanto no se rindieron probanzas que llevaran a esa conclusión, como por cuanto los aspectos jurídicos comprendidos en tales acusaciones escapan de la competencia de este Arbitro. 5.- En cuanto al rubro y giro comercial en que se desempeñan y/o negocios que desarrollan las partes litigantes, sólo en cuanto se relacionan con el nombre de dominio en disputa, ha quedado esclarecido, como se ha hecho ver en la parte expositiva y en los considerandos precedentes, tanto el giro de las partes litigantes como su coincidencia, que lleva a ambas partes a ser competencia en el rubro de guías comerciales; 6.- En cuanto al significado de la expresión amarillas en el público consumidor chileno, la prueba aportada permite relacionar dicha expresión primordialmente, pero no exclusivamente, con los productos de Impresora y Comercial Publiguías S.A.; 7.- En cuanto a la notoriedad y fama de la expresión amarillas y similares en el mercado nacional, se ha comprobado que se trata de una expresión pública y notoria.

Sexto: El punto esencial de esta controversia lo constituye el saber cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Confluye a favor de la demandada el haber impetrado el nombre de dominio en primer lugar y con anterioridad a cualquier otro solicitante, el desarrollar productos que se relacionan con el nombre de dominio y con sus componentes individualmente considerados y el tener derechos marcarios y en especial nombres de dominio relacionados. A favor de la demandante, confluye el corresponder la parte distintiva del nombre en disputa a uno de los nombres con los cuales es conocida y comercia activamente, y el cual goza de fama y notoriedad, y sobre la cual posee derechos marcarios y nombres de dominio anteriores a la solicitud de nombre de dominio presentada por la demandada.

Séptimo: Especial importancia tiene en este momento el dilucidar el tercer punto de prueba fijado en el auto de prueba de fojas 47, en orden a saber si la expresión "amarillas", "páginas amarillas" o "secciones amarillas" son expresiones genéricas, indicativas o comunes para distinguir los productos guías de empresas, comercio, industrias o de otro tipo. Resolviendo sobre el particular, el Tribunal revisa la prueba rendida al respecto y es la siguiente: las declaraciones de los testigos señores Juan Andrés Pumpin Ruff, quien a fojas 63 declara que, en su concepto, amarillas es una expresión genérica, relacionada con guías de productos, y Rubén Mauricio Méndez Saffie, quien a fojas 67 declara que para él la expresión amarillas es genérica, y que equivale a "enciclopedia" (enciclopedia Larousse, enciclopedia Salvat) y que así él ocupa los conceptos de amarillas de publiguías, amarillas de Chilnet y guías de Chile. El Tribunal, no obstante, no estima concluyentes las declaraciones de los testigos para acreditar este punto, por cuanto ellas parecen ser apreciaciones personales más que hechos comprobados y percibidos por sí mismos. El Tribunal considera, adicionalmente, la prueba instrumental rendida por la parte de Impresora y Comercial Publiguías S.A. en orden a demostrar que la expresión "Amarillas" le está relacionada, ha sido desarrollada y monitoreada por ella y que se trata de un concepto específico.

Octavo: Con el objeto de esclarecer el punto de prueba mencionado en el considerando anterior, se efectuó la diligencia de búsqueda en la red Internet de expresiones relacionadas con "Amarillasempresariales" y sus componentes. Al efecto, el Tribunal estima especialmente ilustrativa la consulta a Google.cl por las palabras amarillas+chile, donde aparecen aproximadamente 40.900 resultados, entre los cuales, en la página figuran páginas adicionales a las de las partes, y al consultar por amarillasempresariales+chile arrojó aproximadamente 1.230 resultados. Los números anteriores sugieren que la palabra "amarillas" es hoy en Chile una palabra genérica, indicativa de guías de empresas, comercio, industrias o de otro tipo.

Noveno: Tampoco puede el Tribunal dejar de considerar que perjudica a la actora el no haber solicitado, pudiendo hacerlo, el nombre "amarillasempresariales.cl" con anterioridad a cualquiera otro solicitante, pues, para proteger un nombre o una marca, es posible intuir los nombres relacionados que pueden atentar contra ella. Es efectivo que, al contrario de lo que sucede con las marcas comerciales, los nombres de dominio no tienen clasificación, pero tal carencia puede justamente suplirse con la inscripción de todos aquellos nombres relacionados, máxime si se considera la facilidad de las inscripciones, su período de vigencia y su  módico costo.

Décimo: Los razonamientos anteriores llevan a este Tribunal a concluír que, no obstante el ostensible interés y derechos de la demandante en el nombre de dominio en disputa, no se dan los supuestos para privar a la demandada del nombre de dominio inscrito primeramente por ella, pues, además de haber demostrado también interés en dicho nombre, es a su respecto primera solicitante y se trata de un nombre genérico. 

Undécimo: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, invoca, además de las normas legales mencionadas en las partes precedentes de esta sentencia, los artículos 10, 12 y 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile.

 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de mediación y Arbitaje, de Nic Chile,

 

RESUELVO:

 

Primero: Que se acoge la tacha deducida contra el testigo señor Juan Carlos de Larraechea Chadwick.

Segundo: Que se rechaza la tacha deducida contra el testigo señor Juan Andrés Pumpin Ruff.

Tercero: Que se rechaza la demanda deducida por parte de Impresora y Comercial Publiguías S.A. en contra de Chilnet S.A. y se asigna el nombre de dominio amarillasempresariales.cl al primer  solicitante,  Chilnet S.A.   

Cuarto: Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile.  

 

 

 

Juan Agustín Castellón Munita

    Juez Arbitro