Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "123-wap.cl"

Santiago, a 8 de noviembre de 2002.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF01470 de 28 de Junio de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio 123-wap.cl

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto la sociedad Vipnet soc. com. Vision, imagen y publicidad Ltda., del giro de su denominación, representada por su contacto administrativo don Mauricio Domingo, ambos domiciliados en calle Salinas 352, San Felipe, quien tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio 123-wap.cl, el cual pidió a su favor el día 26 de marzo de 2001 a las 19:28:35 GMT y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., del giro de su denominación, representada por Domain Master Entel Internet, ambos domiciliados en avenida Alameda 1409, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio 123-wap.cl, el cual pidió a su favor el día 2 de abril de 2001 a las 22:04:16 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 3 de julio de 2002, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 19 de julio de 2002 a las 13:00 horas.

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 6 y 6 vta. de autos.

Quinto: Que el día 19 de julio de 2002 tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia de la segunda solicitante del nombre de dominio, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., y en rebeldía del primer solicitante, la parte de Vipnet soc.com.vision, imagen y publicidad Ltda., procediendo el Arbitro a calificar la personería del compareciente y  la consignación decretada, estimando ambas bastantes, y acto seguido a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 13 de autos.

Sexto: Que por resolución de fecha 19 de julio de 2002, la cual rola a fojas 15 de autos,  se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en el.

Séptimo: Que por escrito de fecha 30 de julio de 2002, la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. solicitó la asignación del nombre de dominio 123-wap.cl a su favor aduciendo las siguientes razones: a) que dicha empresa ha creado e identificado con 123 una identidad asertiva, dinámica, sólidamente posicionada y ampliamente reconocida en el medio chileno, cuyo signo único y distintivo es 123, el cual no puede ni debe ser compartido; b) que la expresión 123 dimana a su favor atendida la calidad de asignataria a su respecto de una concesión del Estado de Chile, el cual efectuó mediante un sorteo público entre las diferentes empresas de Telecomunicaciones que operaban en el país la asignación de los códigos que permitirían a los usuarios acceder al servicio de telecomunicación denominado "multicarrier", siendo Entel favorecido con el código 123. C) El hecho de que el Estado de Chile haya considerado al código 123, al igual que todos los demás códigos multicarrier, como un derecho concesible, necesariamente implica su condición de "explotable" y "exclusivo", cuyo beneficio debe favorecer al concesionario, por lo que éste puede y debe ejercer las acciones que propendan a la protección de su inversión y de los frutos resultantes; d) Entel, haciendo uso de sus legítimas prerrogativas, al igual que el resto de las empresas de telecomunicaciones, difundió y propició el uso de este código mediante el empleo de todos los medios de publicidad a su alcance, convirtiendo de paso a 123 en mucho más que un simple código de acceso a un servicio, en sinónimo de su propio nombre; e) el solo hecho de solicitar un registro de dominio  CL implica que el solicitante suscribe el reglamento de Nic Chile, en cuyo artículo 14 se contiene la obligación de respetar las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. F) en relación con lo anterior, no es posible suponer ignorancia de parte de la primera solicitante del significado comercial de 123, puesto que la campaña de publicidad que impulsa Entel para 123 abarca todos los medios de comunicación al alcance de cualquier persona del país y la permanente celebración de eventos promocionales en los principales centros de atracción turística masiva de Chile hacen imposible el no relacionar 123 con Entel. Por tales motivos, y por cuanto la segunda solicitante estima tener un mejor derecho al nombre de dominio "123-wap.cl", solicita la asignación del mismo a su favor.

Octavo: Que por resolución de fecha 31 de julio de 2002, notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 19 de autos, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. y se confirió traslado al primer solicitante, Vipnet soc.com.vision, imagen y publicidad Ltda., el cual fue evacuado en rebeldía.

Noveno: Que con fecha 21 de agosto de 2002, mediante resolución que rola a fojas 20 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre o denominación "123-wap.cl o en sus componentes" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre 123-wap o de sus componentes".

Décimo: Que durante el término probatorio no se rindieron pruebas por las partes.

Décimo primero: Que por resolución de fecha 10 de octubre de 2002, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 21 de autos, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el sentido de que ella ha creado e identificado con 123 una identidad asertiva, dinámica, sólidamente posicionada y ampliamente reconocida en el medio chileno, con la cual se identifica fuertemente; que esa expresión dimana a su favor de una concesión del Estado de Chile; que la concesión sobre la expresión necesariamente implica su condición de "explotable" y "exclusiva"; que la demandante ha difundido y propiciado el uso de este código mediante el empleo de todos los medios de publicidad a su alcance, convirtiendo a 123 en mucho más que un simple código de acceso a un servicio, en sinónimo de su propio nombre; que la demandada no puede haber ignorado el significado comercial de 123, atendida la publicidad masiva de que aquél es objeto por parte de la demandada, no fueron objeto de controversia por esta última.

Segundo: Que, de los hechos antes expuestos, tienen la calidad de públicos y notorios, y por ende no necesitan de prueba para ser acreditados, la identificación de la demandante con el signo 123; el que esa expresión dimana a su favor de una concesión del Estado de Chile y que la demandante hace publicidad masiva de ese signo.

Tercero: En cuanto a la afirmación de la demandante de que la concesión sobre la expresión 123 otorgada por el Estado de Chile necesariamente implica su condición de "explotable" y "exclusiva", el Tribunal estima que se trata de una deducción lógica y la comparte. En la especie, ello viene a significar que la concesión sobre el código de acceso multicarrier 123 otorga a su titular un derecho a esa expresión, el que puede y debe ser ejercido por su titular y puede y debe ser amparado por los tribunales de justicia.

Cuarto: Por el contrario, no es posible suponer que la demandada no pueda haber ignorado el significado comercial del signo 123, pues esa suposición formulada por la demandante desea significar en la especie que la demandada ha procedido de mala fé, lo cual debe ser necesariamente probado.

Quinto: No obstante lo anterior, el análisis de la composición del nombre de dominio en cuestión lleva a conclusiones que tienen importancia en este proceso: en primer lugar, la expresión 123 tiene un rol principal y distintivo en la denominación, y ella sería la sigla dominante en las búsquedas que se realizaran al interior de la red Internet, lo cual ocasionaría con seguridad equívocos en los usuarios de la misma. En segundo lugar, la expresión "wap" no tiene significado en idioma castellano, ni existe tampoco en idioma inglés, salvo tal vez como sigla o como diminutivo de "wapiti" que es sinónimo del mamífero alce americano.  

Sexto: Al momento de fallar esta demanda por mejor derecho al nombre de dominio 123-wap.cl, el Tribunal debe tener en especial consideración los siguientes elementos: a) Que el primer solicitante goza de una presunción a su favor que lo libera del peso de la prueba de su interés en el nombre de dominio, y b) que el segundo solicitante debe demostrar un mejor derecho al nombre de dominio que el que posee el primer solicitante, pues de lo contrario se debe favorecer a éste.

Séptimo: En lo que atañe al primer elemento, se atribuye al primer solicitante interés en el nombre de dominio en disputa, pero al momento de confrontar ese interés con el de la segunda solicitante, obran en su desmedro su silencio total frente a los argumentos de la actora, su falta absoluta de elementos que refuercen su interés en el nombre de dominio objeto de la litis y la ostensible desvinculación de aquél nombre de dominio con su nombre y con su giro, cuando el Tribunal, en ejercicio de sus facultades jurisdiciccionales, desmenuza y analiza los distintos componentes del nombre de dominio.

Octavo: Por el contrario, aún resintiendo la falta de pruebas sobre el derecho de la demandante al nombre de dominio en disputa y su utilización de él, favorecen a ésta una serie de hechos públicos y notorios que acreditan su estrecha vinculación, ostensible interés y masiva utilización y desarrollo de el.

Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional  se interpreta en la especie, en que colisiona una expresión otorgada en concesión a una de las partes por el Estado de Chile y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que la expresión otorgada en concesión goza de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que la amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.

Décimo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "123-wap.cl", que se identifica fuertemente con su imagen corporativa y que es objeto por ella de una actividad comercial y publicitaria de gran envergadura, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se asigna el nombre de dominio 123-wap.cl al segundo solicitante, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Segundo: Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, sin perjuicio de su notificación por correo electrónico, para sólos efectos informativos;  fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

               Juez Arbitro