VISTOS:

1. Que con fecha 9 de septiembre de 2000, TIGRE CHILE S/A, representada en calidad de contacto administrativo por don GILNEI TRELLES, solicita la inscripción del nombre de dominio tigre.cl. Posteriormente, con fecha 29 de septiembre de 2000, SOCIEDAD ANONIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A., representada en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio tigre.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF00872, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 29 de junio de 2001, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación para el día viernes 27 de julio de 2001, a las 18:45 horas, en Amunátegui 277, Piso 3, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 27 de julio de 2001, se efectúa el comparendo fijado al que asisten por un lado los señores GILBERTO BORGES FILHO y HUMBERTO ROLANDO CARRASCO BLANC, quienes exhiben poder para representar al Primer Solicitante, TIGRE CHILE S/A., y por el otro doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, SOCIEDAD ANONIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A. Las partes señalan su intención de llegar a un acuerdo que pondría fin al conflicto de nombre de dominio, y el árbitro resuelve otorgar un plazo de 10 días hábiles en el cual las partes pueden acompañar el avenimiento correspondiente, bajo apercibimiento de fijar él árbitro las normas de procedimiento en el caso de no acompañarse el documento oportunamente;

5. Que dado que transcurre el plazo establecido sin que se haya acompañado el avenimiento firmado entre las partes y sin haberse solicitado una prórroga del plazo establecido, con fecha 30 de agosto de 2001 el árbitro fija las normas de procedimiento que regirán el conflicto sobre el nombre de dominio tigre.cl, notificándose éstas a las partes por correo electrónico;

6. Que con fecha 12 de septiembre de 2001, el Primer Solicitante notifica al árbitro de la consignación de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 13 de septiembre de 2001. Asimismo, con fecha 20 de septiembre de 2001, el Segundo Solicitante le notifica al árbitro de la consignación de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de la misma fecha notificada a las partes por correo electrónico;

7. Que con fecha 4 de octubre de 2001, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, SOCIEDAD ANOMINA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A., presenta demanda de asignación del dominio tigre.cl, exponiendo como fundamento de su demanda que la empresa SOCIEDAD ANOMINA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A. es una sociedad relacionada con BATA, y que en Chile dicha empresa es una filial de BATA CHILE, consistiendo su giro en fabricar los zapatos que se comercializan a través de las tiendas BATA ubicadas a lo largo del país. Agrega que el Segundo Solicitante es dueño de una línea de zapatos y zapatillas de gran fama conocidos como TIGRE y que se comercializan desde hace mucho tiempo en Chile, por lo que con la finalidad de publicitar y comercializar los productos de esa marca es que el Segundo Solicitante se opuso a la solicitud presentada por TIGRE CHILE S/A.

Señala el Segundo Solicitante que en el caso de que el nombre de dominio materia de este arbitraje se le adjudicara a TIGRE CHILE S/A, lo que ocurrirá es que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio web ubicado bajo el mencionado nombre de dominio, se encontrarán con información relativa a otra empresa, lo que le acarreará un perjuicio irreparable al Segundo Solicitante, ya que serían clientes de dicha empresa los que ingresarían a la página web mencionada, y además produciría confusión en los usuarios de Internet. Agrega el Segundo Solicitante que es una actitud reconocida de los usuarios de Internet el ingresar a los sitios mediante los nombres que le son familiares, por lo que en este caso un usuario buscaría bajo el nombre de dominio tigre.cl información relativa a los artículos de la empresa SOCIEDAD ANOMINA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A., ya que generalmente los consumidores hacen referencia a TIGRE o a las zapatillastigre.cl por la brevedad del término. Respecto a esto último, agregan que la empresa TIGRE CHILE S/A solicitó el nombre de dominio zapatillastigre.cl con fecha 26 de julio de 2001, a lo cual el Segundo Solicitante se opuso atendida la importancia que tiene la marca TIGRE para sus intereses.

El Segundo Solicitante señala que en los últimos años, tanto en el derecho comparado como en Chile, se ha efectuado una relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, compartiendo ambos muchos aspectos, características y propósitos que permitirían sostener que los nombres de dominio no sólo cumplen una función técnica, sino que además juegan un papel fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y servicios que se ofrecen a través de Internet. En atención a esto, la doctrina extranjera ha considerado que la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales es estrecha, y en consecuencia en la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe utilizarse, entre otros criterios, la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Segundo Solicitante señala que es dueño de diversas marcas comerciales que contienen el término TIGRE, tales como el Registro N° 596.227 de la marca TIGRE que distingue todos los productos de la clase 25, el Registro N° 455.430 de la marca TIGRE que distingue “calzado en general y todos los demás artículos que correspondan a la clase 25” y el Registro N° 564.624 de la marca TIGRE que distingue “zapatillas de gimnasia, calzado en general, menos calzado impermeable y los destinados a proteger contra la lluvia y el agua” de la clase 25. Los registros marcarios mencionados corresponden a renovaciones de registros marcarios solicitados con anterioridad y se refieren a la expresión TIGRE, por lo que según el Segundo Solicitante, es más fácil para el usuario recordarlo mediante el nombre de dominio tigre.cl.

Agrega el Segundo Solicitante que la finalidad que tienen los nombres de dominio es la identificación adecuada del titular y como consecuencia lógica, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado “virtual de la red Internet”, y asimismo la finalidad de las marcas comerciales es precisamente, el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado “real”, y en este contexto señala que el Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) de ICANN reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión.

SOCIEDADANÓNIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A. acredita la existencia de estos registros marcarios a través de copias simples de los Certificados de Registro correspondientes que se acompañan por un Otrosí de su presentación.

Agrega el Segundo Solicitante que otro criterio aplicable a la resolución de este conflicto es aquel que efectúa una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y el uso, fama y notoriedad que se le haya dado a la marca. Agrega que el Segundo Solicitante “tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio tigre.cl, toda vez que le ha conferido al signo pedido fama a través de un uso continuado en el tiempo, lo que se avala por el hecho de presentar registros marcarios que corresponden a renovaciones y por estar presente en el mercado Chileno desde hace muchos años.

Asimismo, el Segundo Solicitante señala que “el nombre de dominio tigre.cl es de gran importancia ya que en el mundo real mi mandante es conocido simplemente como TIGRE y cuenta con registros marcarios que no se pueden modificar, porque de hacerlo, le causaría grandes perjuicios, y que la única manera de hacerlo constar en el mundo virtual es mediante los nombres de dominio. A esto hay que añadir que Tigre Chile S/A ya cuenta con los nombres de dominio tigrechile.cl y tigreonline.cl, por lo cual de ninguna manera mi mandante le está impidiendo publicitar y comercializar sus productos y/o servicios”.

En definitiva, SOCIEDAD ANÓNIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A. señala que es titular de varias marcas registradas para TIGRE distinguiendo productos de la clase 25, que la utilización del nombre de dominio tigre.cl no afectará los negocios del Primer Solicitante, que ha autorizado y publicitado los productos que comercializa bajo la denominación TIGRE por muchos años en el mercado chileno y que por ende, es el que le ha conferido fama y distintividad al signo TIGRE en el mercado nacional y, por último, que el nombre de dominio tigre.cl fue pedido por el Segundo Solicitante de absoluta buena fe. Asimismo, el Segundo Solicitante señala que Tigre Chile S/A no tiene ningún derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ya que los registros marcarios de la misma son recientes y además no puede pertenecer un derecho per se sobre un nombre de dominio sólo por el hecho de tener una marca comercial sobre la cual también tiene derecho el Segundo Solicitante.

Concluye el Segundo Solicitante que en atención a los argumentos esgrimidos, queda en evidencia que de otorgarse el nombre de dominio tigre.cl al Primer Solicitante, esto constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, lo que no se condice con los criterios aplicables en materia de nombres de dominio, por lo que señalan que el legítimo uso del nombre de dominio tigre.cl en Chile corresponde al Segundo Solicitante, y agregan que las ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo llevan a concluir que la asignación del dominio en conflicto al Segundo Solicitante sea fundamental para los intereses de la misma;

9. Que con fecha 8 de octubre de 2001, el Primer Solicitante, TIGRE CHILE S/A, representado por don HUMBERTO CARRASCO BLANC, solicita la asignación del nombre de dominio tigre.cl. Fundamenta su demanda en que el Primer Solicitante solicitó el dominio en conflicto con el objeto de poder desarrollar su portal web concebido con la finalidad de mostrar los diversos productos fabricados por la empresa TIGRE CHILE S/A , y asimismo con el objeto de crear un sistema de intranet para los trabajadores de la empresa, logrando así una mayor eficiencia en su trabajo. Agrega que se desarrolló un proyecto denominado “Tigre Intranet”, que busca informatizar toda la gestión de ventas, distribución e informes económicos, proyecto que ha sido de gran envergadura y que se ha demorado alrededor de un año en desarrollarse, y aprovechando el desarrollo de este portal, se implementó adicionalmente un proyecto denominado “Tigre Online”, el cual le permite a los clientes comprar los productos fabricados por TIGRE CHILE S/A a través de este sitio web, invirtiéndose grandes sumas de dinero en la implementación de este software, lo que se prueba a través de la documentación acompañada en un Otrosí de la presentación.

Respecto al mejor derecho que puede tener TIGRE CHILE S/A sobre el nombre de dominio tigre.cl, el Primer Solicitante señala que dicho nombre de dominio está en concordancia con la razón social y con diversas marcas comerciales. Agregan que TIGRE CHILE S/A se ha comportado de buena fe en el proceso de registro del nombre de dominio en conflicto, apreciándose dicha buena fe en las diversas instancias relativas al procedimiento de mediación y arbitraje, y agregan que la finalidad de solicitar el nombre de dominio tigre.cl era el poder desarrollar sus proyectos web y de comercio B2B.

Señala el Primer Solicitante que ha desarrollado un sólido portal con una inversión superior a los quince millones de pesos en los distintos proyectos, lo que puede apreciarse con sólo ingresar al sitio www.tigre.cl , lo que se demuestra que dicho sitio web está actualmente en funcionamiento. Con la finalidad de probar el funcionamiento del sitio web que funciona bajo el nombre de dominio en conflicto, el Primer Solicitante pide la inspección personal del tribunal.

TIGRE CHILE S/A señala que tiene inscritas diversas marcas comerciales que incluyen la expresión TIGRE, lo que prueba a través de Certificados de Registros marcarios que se acompañan por un Otrosí de la presentación, a saber, GEOTIGRE Registro N° 586.749 para productos de la clase 17, TIGRE Registro N° 562.548 para servicios de la clase 39, TIGRE Registro N° 586.739 para servicios de la clase 42, TIGRE Registro N° 586.740 para servicios de la clase 37, WWW.TIGRE.CL Registro N° 586.741 para servicios de la clase 42, WWW.TIGRE.CL Registro N° 586.742 para servicios de la clase 35. Cabe agregar que el Primer Solicitante ha acompañado además otros Certificados de Registro de marcas de propiedad de terceros con razones sociales similares, pero cuya relación con el Primer Solicitante no se ha acreditado en autos, tales como las marcas WWW.TIGRE.CL Registro N° 516.986 para servicios de la clase 38 de propiedad de TIGRE PARTICIPACOES S.A., TIGRE Registro N° 388.746 para productos de las clases 11 y 19 a nombre de TIGRE S.A. TUBO E CONEXOES; WWW.TUBOSYCONEXIONESTIGRE.CL Registro N° 516.988 para servicios de la clase 38 a nombre de TIGRE PARTICIPACOES S.A.

El Primer Solicitante cita al autor Fernando Carbajo Cascón y su obra Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet, quien señala que “sólo se obtiene protección como signo distintivo (derecho de exclusiva) si se registra como marca, momento en el que dejara de ser simplemente un nombre de dominio (el cual, por el momento, no goza de un reconocimiento jurídico expreso, sino sólo técnico, función que obviamente no abandona) para convertirse en una marca de servicios a los ojos de la Ley, marca que podrá exhibirse también fuera de la red, en publicidad, en los propios productos publicitados y ofertados a través de Internet, en etiquetas, en embalajes o en documentación comercial de la empresa, y que tendrá la forma de un simple nombre de dominio (“x.com” o “x.es”) o del completo protocolo de comunicaciones en Internet ( http://www.x.com o www.x.com)”. Señala además que la razón social del Primer Solicitante es justamente TIGRE CHILE S/A, por lo que la solicitud de autos no sólo pretende amparar las marcas citadas, sino que también corresponder el dominio en conflicto a la razón social del solicitante. Por último, TIGRE CHILE S/A señala que si no fueran suficientes los argumentos esgrimidos, igual debiera el sentenciador fallar a favor del Primer Solicitante aplicando el principio “First come, first served”, al ser los primeros solicitantes del dominio en conflicto, y que concluye que es TIGRE CHILE S/A el que tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio tigre.cl;

10. Por resolución de fecha 9 de octubre de 2001, se da traslado a las partes de las demandas arbitrales correspondientes;

11. Con fecha 29 de octubre de 2001, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, actuando en representación del Segundo Solicitante, SOCIEDAD ANONIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A., evacúa el traslado, señalando que no está de acuerdo con la afirmación del Primer Solicitante en que su solicitud del nombre de dominio tigre.cl ha sido realizada de buena fe, debido a que una manera de presionar al Segundo Solicitante, fue a través de la presentación de la solicitud del nombre de dominio zapatillastigre.cl, en circunstancias que el giro del Primer Solicitante no tiene relación alguna con las zapatillas, sino que dicho negocio corresponde al Segundo Solicitante.

Agrega que el proyecto del sitio web de TIGRE CHILE S/A podría realizarse sin problemas a través de otros nombres de dominio, como podrían ser tigreonline.cl o tigrechile.cl, los cuales ya se encuentran a nombre del Primer Solicitante. En cambio, el Segundo Solicitante no puede tener una página web con sus productos, dado que hay una solicitud competitiva del nombre de dominio zapatillastigre.cl pendiente, lo que de acuerdo al Reglamento de NIC Chile impediría que el Segundo Solicitante levante una página web a través de la cual podría publicitar y comercializar su línea de calzado, lo que le produce al Segundo Solicitante un perjuicio económico irreparable.

El Segundo Solicitante señala además que las tiendas BATA a través de las cuales se comercializan los productos del Segundo Solicitante, se encuentran ubicadas en todo Chile y por lo tanto el público consumidor asocia la expresión TIGRE a las marca de propiedad de SOCIEDAD ANONIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A., lo que prueba a través de publicidad realizada por dicha empresa en relación a la marca TIGRE y la que se exhibe en todo el país. Agrega que los registros marcarios del Segundo Solicitante se han ido renovando a través del tiempo y son anteriores a los del Primer Solicitante, por lo que se prueba que es el Segundo Solicitante el que le ha dado fama y renombre en Chile a la expresión TIGRE;

12. Por resolución de fecha 29 de octubre de 2001, se provee el escrito del Segundo Solicitante a través del cual evacúa el traslado;

13. Con fecha 10 de enero de 2002, don HUMBERTO CARRASCO BLANC, en representación de TIGRE CHILE S/A, evacúa el traslado, mencionando que el Primer Solicitante inscribió como marca comercial el término www.tigre.cl para servicios de la clase 42, pretendiéndose ahora extender la protección del ámbito marcario a este nombre de dominio, por lo que de asignarse el nombre de dominio en disputa al Segundo Solicitante, se estarían violando las marcas comerciales de TIGRE CHILE S/A.

Agrega el Primer Solicitante que SOCIEDAD ANONIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A., podría desarrollar su negocio en Internet a través de otro dominio tal como zapatillatigre.cl. Sin embargo, el Primer Solicitante destaca que la expresión “zapatilla” no sólo dice relación con el calzado, sino que también de acuerdo a la quinta acepción del Diccionario de La Real Academia de la Lengua Española, corresponde a un accesorio que une a dos tubos de cañería, y señala que se está diseñando una página Web en la cual se muestran los distintos tipos de accesorios que constituyen zapatillas y que sirven para unir dos cañerías, por lo que no existe mala fe en el registro del nombre de dominio zapatillastigre.cl, ya que se le dará una utilidad. Incluso, aparece un banner haciendo publicidad a este tipo de zapatillas. Sin perjuicio de lo anterior, señala el Primer Solicitante que no le corresponde a este tribunal pronunciarse respecto a la buena o mala fe del registro del nombre de dominio zapatillastigre.cl, al estar radicado ante otro tribunal.

Por último, TIGRE CHILE S/A formula la pregunta “¿cuál es el proyecto web que pretende desarrollar o está desarrollando nuestra contraparte?”. Hace presente que los nombres de dominio son para identificarse en la red y utilizarlos;

14. Con fecha 19 de marzo de 2002, el Primer Solicitante acompaña una copia del fallo relativo al conflicto sobre el nombre de dominio zapatillastigre.cl otorgado a TIGRE CHILE S/A.;

15. Con fecha 21 de marzo de 2002, se proveen los escritos de fecha 10 de enero de 2002 y 19 de marzo de 2002 presentados por don HUMBERTO CARRASCO BLANC en representación de TIGRE CHILE S/A.;

16. Con fecha 30 de octubre de 2001, don HUMBERTO CARRASCO BLANC evacúa el traslado que TIGRE CHILE S/A forma parte de un grupo internacional cuya sede principal está en Brasil, y que tiene su origen el año 1941, teniendo presencia hoy en a lo menos cinco países latinoamericanos, y que en las empresas del grupo trabajan empleados tanto nacionales como internacionales, lo que demuestra la seriedad de los negocios que lleva a cabo tanto en el mundo real como en el virtual.

Agrega el Primer Solicitante que con la inscripción del nombre de dominio en conflicto busca no sólo proteger las marcas comerciales que tienen incluido el término TIGRE, sino que también la razón social, e invoca el artículo octavo del Convenio de París señalando que de fallarse a favor del Segundo Solicitante, no se protegería el nombre comercial del Primer Solicitante que es lo que pretende el Convenio mencionado.

Señala TIGRE CHILE S/A que el Segundo Solicitante en ningún momento ha mencionado que está en el proceso de preparar un sitio web o que ya ha desarrollado uno, y al ser esta la finalidad que tiene el ser asignatario de un nombre de dominio, utilizándolo como un identificador en la red., aparentemente el Segundo Solicitante no tiene pensado desarrollar un sitio web. Al contrario, el Primer Solicitante reitera que han gastado mas de 15 millones de pesos en la construcción de los proyectos tigreonline y tigreintranet.

El Primer Solicitante reitera que uno de los accionistas de TIGRE CHILE S/A es dueño de la marca comercial www.tigre.cl registrado bajo el N° 516.986 y además numerosas otras marcas que incluyen la expresión TIGRE. Señala que deben tenerse presente también fallos en juicios arbitrales sobre nombres de dominio que pueden ser de interés en este caso, tales como los recaidos sobre los conflictos por los nombres de dominio multiopticas.cl, lasbrisas.cl y lanservice.cl.

Señala TIGRE CHILE S/A que el Segundo Solicitante no ha dado argumentos de peso para la asignación del nombre de dominio en disputa, y se ha limitado a utilizar argumentos marcarios. En cambio, el Primer Solicitante no sólo utiliza argumentos marcarios, sino que se fundamenta en la existencia de una razón social o nombre comercial idéntico al término solicitado, la buena fe y, a juicio del Primer Solicitante, lo mas importante sería que tiene un sitio web desarrollado y en pleno funcionamiento cuyos costos han sido muy elevados. Por esta razón señala, cobrarían vigencia las normas de los artículos 20 y siguientes del Reglamento de NIC Chile, y en especial el artículo 22 en el cual se establecen los criterios para establecer la buena fe en la revocación de nombres de dominio.

Con posterioridad, el Primer Solicitante se refiere a la petición subsidiaria de SOCIEDAD ANONIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A., en el sentido de que el suscrito limite el uso que podría darle el Primer Solicitante al nombre de dominio en conflicto, a objeto que no pueda publicitar o comercializar en la página web productos de la clase 25. Señala el Primer Solicitante que no debiera darse lugar a esa petición, dado que una limitación en los términos señalados constituiría una petición que excede los limites del arbitraje. Señala que el procedimiento de mediación y arbitraje en su artículo octavo inciso cuarto da claros indicios sobre el objeto del arbitraje, y que ello es la asignación del dominio. Además, la carta de aceptación del arbitraje encomendado se refiere a la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio tigre.cl y por ende fija la competencia del suscrito. Entonces, la petición subsidiaria hecha por el Segundo Solicitante sólo podría acogerse en el caso de que las partes lleguen a un acuerdo judicial o extra judicial;

17. Con fecha 31 de octubre de 2001, se provee el escrito a través del cual el Primer Solicitante evacúa el traslado;

18. Con fecha 26 de marzo de 2002, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación de SOCIEDAD ANONIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A., hace presente que don Patricio Aylwin Azocar, en su libro titulado “Juicio Arbitral”, señala que “el Amigable Componedor no debe resolver la controversia declarando el derecho que a él la Ley le otorga. Debe hacerlo imponiendo la solución que considere más justa y más prudente; puede, en esta forma, desentenderse en absoluto de los derechos pre-existentes que se hayan comprometido en el pleito y hacer nacer sus fallos nuevos títulos para las partes”. Además, agrega lo dispuesto en el artículo 6 de la Reglamentación de NIC Chile en lo relativo a que el solicitante, al presentar su solicitud del nombre de dominio .CL, “acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie”, y asimismo lo dispuesto en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje y en particular en su N° 7 que señala que “los árbitros tendrán el carácter de “arbitrador”, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción incluyendo la fijación de las costas del arbitraje y la forma de pago de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8° párrafo final”.

Entonces, el árbitro arbitrador deberá resolver el conflicto sobre un nombre de dominio .CL de la manera que considere mas justo y mas prudente, por lo que la petición subsidiaria relativa al otorgamiento del nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante con una limitación expresa de la prohibición de publicitar o comercializar en la página web productos de la clase 25, sería un asunto de la competencia y jurisdicción del árbitro, y por lo tanto es plenamente aplicable al caso de autos, por lo que en definitiva los argumentos de que esto constituiría una petición que excede los limites del arbitraje encomendado, no es compartido por el Segundo Solicitante, en particular teniendo en cuenta que el arbitraje de autos no es relativo a una revocación, y por lo tanto no sería aplicable lo dispuesto en el artículo 8° inciso cuarto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Asimismo, la carta de aceptación del arbitraje encomendado se limita a señalar que el suscrito ha sido asignado para la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio tigre.cl, y no señala de forma expresa cómo debe resolverse este conflicto, por lo que esta carta de aceptación tampoco sería aplicable en este caso, por lo que resulta de toda lógica que el árbitro arbitrador debe resolver este conflicto sobre el nombre de dominio tigre.cl de acuerdo con su equidad y prudencia, estando facultado para limitar la aplicación de un nombre de dominio dentro de su competencia y jurisdicción;

19. Con fecha 26 de marzo de 2002, se provee la presentación de SOCIEDAD ANONIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A.;

20. Con fecha 31 de octubre de 2002, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que se notifica a las partes por correo electrónico y carta certificada;

Y CONSIDERANDO:

21. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de “arbitrador” y que por ende deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

22. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

23. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

24. Que el Segundo Solicitante ha pedido que se le asigne el dominio en conflicto, o en su defecto, y en el caso de asignársele el dominio al Primer Solicitante, se limite el uso del mismo, con el objeto de que no pueda publicitar ni comercializar bajo el dominio disputado productos de la clase 25. Que frente a esta solicitud, el Primer Solicitante ha manifestado que dicha petición subsidiaria excede los límites de la competencia del árbitro, y que sólo es posible en el caso de que las partes lleguen a un acuerdo judicial o extrajudicial. Que frente a esto, el Segundo Solicitante señala que la petición subsidiaria es efectivamente un asunto de la competencia y jurisdicción del árbitro, y por lo tanto, plenamente aplicable al caso de autos. Al respecto, es necesario establecer a través de este fallo que si bien como juez árbitro el infrascrito debe resolver el arbitraje encomendado de acuerdo con su equidad y prudencia, la Reglamentación de NIC Chile establece en el Nº 7 de su Anexo sobre el Procedimiento de Mediación y Arbitraje que el árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción, incluyendo la fijación de las costas de arbitraje y la forma de pago de ellas. En consecuencia, el árbitro tiene plena competencia no sólo para asignar el dominio en disputa a la parte que probare tener mejor derecho, sino que puede además establecer limitaciones en el uso o gravámenes obligatorios para las partes;

25. Que no obstante lo anterior, este sentenciador considera que las limitaciones tales como las que ha pedido el Segundo Solicitante, aunque puedan ser impuestas por él mismo, debieran idealmente ser acordadas entre las partes y aprobadas por el tribunal, ya sea como transacción o avenimiento;

26. Que a juicio de este árbitro, la existencia de un sitio Web desarrollado y en funcionamiento no es un argumento de peso a favor del que lo ha desarrollado, ni hace diferencia alguna al momento de dirimirse un conflicto de nombre de dominio, ya que los sitios Web son por su naturaleza misma dinámicos y cambiantes, de tal forma que si bien en un momento determinado puede funcionar un sitio Web al amparo de un nombre de dominio determinado, éste puede con igualdad rapidez modificarse sustancialmente, teniendo en materia de días, si es que no en horas, una apariencia y una finalidad completamente distinta;

27. Que si bien es cierto que el artículo 22 letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL establece circunstancias que pueden servir para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe, estos criterios deben ser utilizados única y exclusivamente cuando se analiza una revocación de nombre de dominio y no una solicitud competitiva, donde debe determinarse cuál de los solicitantes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En cualquier caso, la norma citada por el Segundo Solicitante demuestra que el espíritu de la Reglamentación es proteger a aquellos solicitantes que son “comúnmente conocidos” por el nombre de dominio en conflicto, a pesar de no tener una marca registrada idéntica al mismo. En este caso, ambas partes en el litigio tienen marcas registradas, y son comúnmente conocidos por el nombre de dominio en conflicto;

28. Que en la resolución de los conflictos entre nombres de dominio deben tenerse en cuenta diversos elementos, siendo uno de ellos, si es del caso, la titularidad de los registros marcarios que coincidan con el signo pedido como nombre de dominio;

29. A través de las pruebas acompañadas en este proceso, podemos concluir que no sólo tienen ambos solicitantes registros marcarios para la expresión TIGRE, sino que además, cada uno ha publicitado sus productos en el mercado, otorgándole a sus marcas fama y notoriedad en los campos operativos respectivos. Teniendo ambos solicitantes registros marcarios, no corresponde entonces analizar cuáles registros son anteriores a los otros, dado que al coincidir el nombre de dominio en conflicto con los registros marcarios de propiedad de cada uno de los solicitantes, este solo hecho basta para concluir que ambos solicitantes tienen legítimos derechos sobre el dominio en conflicto;

30. Que a pesar de que Chile no es parte del Arreglo de Niza, igualmente se aplica en este país la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas establecida en virtud de dicho tratado, y que por lo mismo, es perfectamente posible y legítimo que coexistan marcas completamente idénticas en clases distintas. En el caso de autos, tanto el Primer Solicitante, TIGRE CHILE S/A, como el Segundo Solicitante, SOCIEDAD ANONIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A., son titulares de registros marcarios para el término TIGRE, y así las cosas, de asignarse el nombre de dominio en conflicto a una de las partes, esto no debiera traducirse en un perjuicio irreparable para la contraparte, ya que es tan probable que los clientes de una parte como de la otra busquen productos ingresando a la página web tigre.cl. Asimismo, es efectivo que los usuarios de la red tienden a ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares, pero en el caso de autos, el nombre TIGRE es utilizado tanto por el Primer como por el Segundo Solicitante, por lo que este argumento es insuficiente y no puede ser concluyente;

31. Que a pesar de que ambas partes en este proceso han acreditado registros marcarios sobre la expresión TIGRE y asimismo la fama y notoriedad que le han otorgado a la misma y de la que gozan las respectivas marcas, ninguna de las partes ha acredito el primer uso de la expresión TIGRE en el mercado;

32. Que la razón social del Primer Solicitante es TIGRE CHILE S/A, y en cambio la razón social del Segundo Solicitante es SOCIEDAD ANONIMA MANUFACTURERA DE CAUCHO, TEJIDOS Y CUEROS CATECU S.A.;

33. Que el solo hecho de tener registradas marcas comerciales idénticas al nombre de dominio en disputa, no le otorga al Segundo Solicitante un mejor derecho, dado que el Primer Solicitante también es titular de diversos registros marcarios que incluyen la expresión TIGRE. En cambio, sí le asiste un mejor derecho a TIGRE CHILE S/A por ser el primero en solicitar el dominio en conflicto, sin que el Segundo Solicitante haya logrado acreditar un mejor derecho al mismo y, en especial, por formar la expresión TIGRE parte de la razón social del mismo;

34. Que el principio “first come, first served” es normalmente aplicado cuando de los antecedentes proporcionados en el proceso se concluye que ambas partes tienen igualdad de derechos. A pesar de que en el presente caso el Primer Solicitante tienen mejores derechos que el Segundo Solicitante, el principio referido sirve, a juicio de este árbitro, como argumento adicional a favor del Primer Solicitante;

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio tigre.cl al Primer Solicitante, TIGRE CHILE S/A.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada, pudiendo enviarse correo electrónico para el sólo efecto informativo.

Sentencia pronunciada por el árbitro don Christian Ernst Suárez

Santiago, 27 de diciembre de 2002.-

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos