Fallo de Arbitraje "moser.cl", NIC Chile

Fallo por Arbitraje de dominio "Moser.cl"

Santiago, 1 de marzo de 2004

VISTOS:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "Moser.cl", siendo partes Joshua Thomas Moser Sharp, Rut 19.456.971-8,representado por Jorge Delgado Gunckel, con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 108, oficina 128, comuna de Santiago, Santiago, y Diebold Incorporated, representada por Rodrigo Puchi Zurita, -Beuchat, Barros y Pfenniger-, con domicilio en calle en Europa 2035, Providencia, Santiago.

SEGUNDO : Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 5 y siguientes.

TERCERO : Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron por el primer solicitante Jessie Vivian Sharp Pittet, en representación de su hijo Joshua Moser Sharp, asistida por el egresado de Derecho don Jorge Enrique Delgado Gunckel y el segundo solicitante, representado por el abogado Rodrigo Puchi Zurita, quienes exhibieron los poderes respectivos. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO : Que, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa, decretándose abierto el período de planteamientos de mejor derecho, el día 29 de diciembre de 2003, lo cual fue notificado debidamente a las partes, como consta en el expediente a fojas 164 bis.

NOVENO :Que, dentro de plazo, a fs. 30, el segundo solicitante dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio acompañando documentos con citación, señalando que el dominio "Moser.Cl" debe serle asignado, fundamentando su petición en los siguientes argumentos:

a. En primer lugar, señala que su representada es la adjudicataria de todos los activos de la empresa Mosler, titular de los registros de la marca Mosler, cediendo la empresa Mosler todos sus derechos, tanto de las marcas registradas en Estados Unidos como a través del mundo, así como cualquier interés que pudiera tener dicha empresa sobre la expresión Mosler a Diebold Incorporated.

b. Señala, por otra parte, que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación a través de Internet, cobrando vital importancia la definición dada por la OMPI en su "Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet" (artículo 1), en donde se señala que Internet es un "medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de su ubicación territorial, para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan". Dichos criterios han sido recogidos por el artículo 14 del Reglamento que regula estos asuntos, señalando que será de responsabilidad exclusiva del solicitante que la inscripción de un nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como también de derechos válidamente adquiridos por terceros.

c. Hace presente que estas situaciones llevarían a la conclusión de que a su representada debe amparársele en la protección de su distintivo mercantil, como consecuencia directa e inmediata de la existencia de un sinnúmero de registros con la expresión Mosler en Chile, como por ejemplo:

-Marca Mosler (etiqueta), registro N° 554.193, distintivo de productos de la clase 6.

-Marca Mosler, registro N° 548.033, distintivo de productos de la clase 6.

d. Argumenta que estos registros dejan establecido que su representada está amparada en nuestro país por un derecho absoluto y excluyente, consistente en la exclusividad de operar mercantilmente con dicha expresión y que partiendo de esta premisa, deben evitarse los actos que supongan una afectación a dicha expresión, como sería la concesión de un nombre de dominio, o distintivo en Internet, a una persona diferente.

e. En quinto lugar establece que estas situaciones deben ser evitadas, pues existe un principio de orden público que consiste en que no puede crearse perjuicio a través de actos de autoridad. Afirmación que también sería consecuencia de las normas contenidas en el Código Civil en los artículos 2.314 y siguientes.

f. Señalan que lo anteriormente expuesto es consecuencia directa de las normas de NIC Chile, en lo que dice relación con las prescripciones sobre revocaciones de dominio, pues la hipótesis o premisas que deben ser acreditadas por el demandante, contenidas en la letra a del artículo 22, dejarían ver que la autoridad tiene la intención de que no puede crearse un perjuicio de un titular registral previo, por lo que dicha norma señala en su numeral a que una inscripción es abusiva cuando: El nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Agrega que en este caso se configuraría este supuesto, pues el término Mosler - agrega - es exactamente igual al término Moser.

g. Como séptimo argumento señala que su mandante detenta un derecho exclusivo que le debe ser reconocido, como una manifestación concreta de un derecho garantizado por la Constitución, así como también por la existencia de diversos registros marcarios en diversos países del mundo, documentos que se acompañan en el primer otrosí. Los citados documentos dejarían en clara evidencia que el distintivo Mosler es de aquella clase de marcas que debe ser calificada de notorias, debiendo ser protegida, haciendo presente que el legislador nacional en la Ley 19.039, dentro de las causales de prohibición de marcas en su artículo 20, letra g) prohíbe el registro de signos que se asemejen a otros registrados en otros países, siempre que goce de fama y notoriedad.

h. Se argumenta que el artículo 6 bis del Convenio de París estatuye la obligación de proteger los registros famosos y notorios, norma que se encontraría en perfecta armonía con el artículo 16 de los acuerdos ADPIC, donde se reafirma la idea de protección de estos registros famosos. Por otra parte, señala, el artículo 10 bis, Nº3, subnúmero 1 que entiende como acto desleal "Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

Para probar sus asertos, el segundo solicitante acompaña, con citación, los siguientes documentos:

1) Copia de la orden de quiebra dictada en Estados Unidos para la empresa Mosler, Inc. y Documento de cesión de Mosler, Inc. a Diebold Incorporated.

2) Traducción del Documento de Cesión de la empresa Mosler, Inc. a Diebold Incorporated, cumpliéndose con las bases compromisorias establecidas en el numeral 4, letra f).

3) Copia del registro N° 554.193, marca MOSLER (etiqueta), distintivo de productos de la clase 6, en Chile.

4) Copia registro N° 548.033, marca MOSLER, distintivo de productos de la clase 6, en Chile.

5) Copia del registro N° 1.619.109, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 6, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Argentina.

6) Copia del registro N° 1.635.423, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 6, registrada ante la Dirección de la Propiedad Industrial de la República de Argentina.

7) Copia del registro N° 6802, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 13, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de Bahamas.

8) Copia del certificado de fusión entre The Mosler Safe Company y Mosler Inc.

9) Copia de la renovación del registro Nº 6934, marca MOSLER para distinguir productos de la clase 9.

10)Copia del registro 002515772, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 6, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República Federativa de Brasil.

11)Copia del registro N° UCA09199, marca MOSLER, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de Canadá.

12) Copia del certificado de renovación del registro Nº 111, 901, marca MOSLER DESIGN, registrada a nombre de Mosler Inc., ante el Registro de Propiedad Industrial de Canadá.

13) Copia del certificado de renovación del registro N° 199,032, marca MOSLER, registrada a nombre de Mosler Inc., ante el Registro de la Propiedad Industrial de Canadá.

14) Copia del registro N° 92 370393, MOSLER, distintiva de productos de la clase 6, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Colombia.

15) Copia del certificado de renovación del registro N° 45499, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 6, registrada ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Costa Rica.

16) Copia del certificado de renovación del registro N° 45.499, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 6, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Costa Rica.

17)Copia del registro N° 45.499, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 9, registrada ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la República Costa Rica.

18) Copia del registro N° 45.499, MOSLER, distintiva de productos de la clase 9, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Costa Rica.

19) Copia del certificado de renovación del registro N° 110964, marca MOSLER, distintiva de servicios de la clase 6, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Cuba.

20) Copia del certificado de renovación del registro N° 21428, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 31, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial y Comercial de la República Dominicana.

21) Copia del registro N° 2740-93, marca MOSLER, registrada ante el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador.

22) Copia del registro N° 20729, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 6, registrada ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de El Salvador.

23) Copia del registro Nº 22183, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 9, registrada ente el Registro de la Propiedad Industrial de la República el Guatemala.

24) Copia del certificado de renovación del registro Nº 30.478, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 6, registrada ente el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Honduras.

25) Copia del certificado de renovación del registro Nº 30.479, marca MOSLER, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Honduras.

26) Copia del registro Nº 15,945, marca MOSLER distintiva de productos de las clases 6, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de Jamaica.

27) Copia del certificado de renovación del registro Nº 56271, marca MOSLER, registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de México.

28) Copia del certificado de renovación del registro Nº 25,277, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 6, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de San Juan, Puerto Rico.

29) Copia del registro Nº 352,592, marca MOSLER, distintiva de productos de las clases 6 y 14, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos de América.

30) Copia del certificado de renovación del registro Nº 588237, marca MOSLER, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos de América.

31) Copia del registro Nº 954,842, marca MOSLER, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos de América.

32) Copia del registro Nº 61.359, marca MOSLER, registrada por The Mosler Safe Company, distintiva de productos de la clase 6, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Venezuela.

33) Copia del registro Nº 37533-C, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 37, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Venezuela.

34) Copia del registro Nº 37534-C, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 23, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Venezuela.

35) Listado de países dentro de los cuales se encuentra registrada la marca MOSLER, por su representada.

36) Publicidad en la cual aparece la marca MOSLER.

DÉCIMO :Que, también dentro de plazo, a fs. 165, el primer solicitante dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio, acompañando documentos con citación, sosteniendo que el dominio en disputa debe serle asignado, sustentando su pretensión en argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. En primer lugar, señala que los nombres de dominio son identificadores de un IP (Internet Protocol), que define la dirección o localizador de un servidor de Internet, funcionando como un directorio al que un dominio corresponde un número único que identifica un computador en la red (dirección IP), por lo que puede hablarse de varios sistemas de identificación, aparte del sistema que tradicionalmente se conoce. Argumenta que los dominios se componen de un TLD (top level domain) y un SLD (second level domain), los TLD se dividen en los gTLD (global o generis top level domain) y los ccTLD (country code top level domain), haciendo presente que la importancia de esta clasificación es el régimen jurídico que le es aplicable. Los ccTLD corresponden a cada país y son administrados localmente por un NIC, siendo administrado estos en Chile por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DCC), por delegación de la Internet Assigned Numbers Authority, denominado NIC Chile.

b. En segundo lugar señala que el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DCC) no puede dar un nombre de dominio en propiedad, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, ya que ni el DCC, ni el procedimiento de asignación de dominios están autorizados por una ley, por lo que no podrían otorgar el dominio o propiedad sobre un nombre para que sea usado en Internet. Por lo tanto nadie podría alegar ser dueño del nombre de dominio Moser.cl, ni de ningún otro. Ello nos haría concluir que la asignación que hace el DCC de un nombre de dominio a un número IP, no se constituye en un derecho de propiedad distinto al de su titular, sino que una forma de uso y goce que éste efectúa.

c. Además, aduce que el artículo 19 Nº 25 de la Constitución garantiza la propiedad industrial sobre patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establezca la ley. Materias que se encuentran reguladas en la Ley 19.039.

d. En cuarto lugar señala que las normas relativas a la inscripción de dominios contenidas en la "reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl", se puede afirmar que no existen causales inhabilitantes para que una persona realice una inscripción de un nombre de dominio, siempre y cuando respete el artículo 14 del citado reglamento.

e. Posteriormente aduce que el artículo 22 del reglamento no puede aplicarse por analogía a la inscripción de un nombre de dominio, ya que proceden para el caso de la revocación. De lo anterior se deduciría que las causales de inscripción abusiva o inscripción de mala fe contenidas en el citado artículo no pueden ser consideradas como causales de inhabilitación del primer solicitante.

f. Que para que se produzca una infracción a la propiedad marcaria, el nombre de dominio debe infringir íntegramente la marca comercial.

g. Agrega que, de acuerdo al Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas Comerciales, la Marca Registrada para la clase 6 que posee el segundo solicitante, no guarda identidad formal con el dominio en disputa. Por lo cual, estando disponible el nombre de dominio Moser.cl, este fue inscrito por Joshua Thomas Moser Sharp.

h. Además, hace presente que los representantes del segundo solicitante, mediante comunicación electrónica, hicieron llegar a su representada copia de un contrato de transacción, lo que da a conocer el claro e indiscutido reconocimiento tácito del derecho de su representada por parte de este segundo solicitante.

i. Expresa que el interés que motivó a su representada a inscribir el dominio en cuestión fue y sigue siendo el de tener un nombre de dominio en el cual se refleje claramente su nombre patronímico en Internet, como ocurre con muchos otros nombres en Chile y con ello evitar que posteriormente alguien ocupe este nombre.

j. Cita como normas aplicables a este caso el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley 19.733 sobre libertades de expresión e información.

k. Agrega que la circunstancia de que el primer solicitante no tenga registro marcario que hacer valer no es obstáculo para que pueda defender un interés legítimo, pues cualquiera tiene derecho a expresar y divulgar información sobre lo que le convenga y por el medio que sea.

l. Señala que este tribunal debe tener presente la doctrina reconocida internacionalmente por los tribunales arbitrales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que indica, en relación a las disputas por nombres de dominio y que dice relación con que se reconoce la protección a los nombres de personas físicas, con el propósito de impedir una explotación abusiva o de mala fe por parte de terceros.

m. Aduce que la Política Uniforme de Solución de Controversias, que sirve de base para el reglamento de NIC Chile asigna a la expresión "marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", una interpretación amplia, y en este sentido han fallado los árbitros de la OMPI, reconociendo la existencia de derechos por el sólo hecho de que los nombres patronímicos sean parte del atributo de la personalidad de aquél solicitante a quien se le asignó en definitiva el nombre de dominio. Extendiéndose la tutela que esta Política confiere a los signos distintivos registrados se extiende a las llamadas "Marcas de Hecho" constituidas por denominaciones coincidentes con nombres de personas físicas, sin perjuicio de que dichos nombres no estén protegidos por una marca registrada.

n. Por último señala que en este caso se haría aplicable el principio "First come, first served" en conjunto con la "Marca de Hecho" antes mencionada.

El primer solicitante acompañó en el segundo otrosí, con citación, los siguientes documentos:

1. Listado de casos tramitados por la OMPI relativos a nombres de personas.

2. Copia de la transacción ofrecida por el segundo solicitante.

DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 184 este Tribunal da por iniciado el periodo de respuestas evacuándose estas a fs. 187, por parte del segundo solicitante y, a fs. 189, por parte del primer solicitante.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 185, el abogado Jorge Delgado Gunckel, por el primer solicitante, presenta escrito solicitando se tengan por objetados los documentos que señala, resolviendo este tribunal, a fojas 217, tener presente la objeción de los señalados documentos, resolviendo sobre el fondo en definitiva.

DÉCIMO TERCERO:En sus observaciones a los argumentos de la contraparte, a fs. 187, el segundo solicitante expone:

a) Que en cuanto al mejor derecho, que alega tener su representada, se reafirma todo lo expuesto en el escrito de mejor derecho.

DÉCIMO CUARTO: Que, a fs. 189, el abogado Jorge Delgado Gunckel, por el primer solicitante evacua el escrito de observaciones a los argumentos y pruebas de la contraparte, ideas que pueden sintetizarse en las siguientes:

a. En primer lugar, señala que la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, con fecha 3 de octubre de 2001, citada por el segundo solicitante en su escrito señala que en su parte I "Generalidades", artículo 1º "se entenderá por derecho, un derecho de propiedad industrial sobre un signo en virtud de la legislación aplicable, esté o no registrado", con lo cual la misma OMPI estaría reconociendo las mencionadas "Marcas de Hecho", que le darían a su representada un mejor derecho para usar la marca "Moser" en Internet.

b. Como segunda observación señala el artículo 2 de la citada Recomendación: "El uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro", por lo que la página web en cuestión ha de ser de carácter comercial, pero no siendo así, no le son aplicables estas normas.

c. Posteriormente se analizan cada una de las conductas contenidas en el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, señalando que su representada no incurre en ninguna de ellas y, agrega, que los términos "Moser" y "Mosler" no son exactamente iguales, asunto que no requiere de mayor análisis.

d. Argumenta que el segundo solicitante no puede alegar dilución de la capacidad distintiva del signo Mosler en Internet, ya que existen en la red de Internet numerosas páginas que dan cuenta de este signo y que no pertenecen al segundo solicitante, señalando algunas a modo de ejemplo.

e. Hace presente que en virtud del principio de especialidad, cuando se solicita el registro de dos signos iguales (sin perjuicio que en el caso no son idénticos) en dos clases distintas no suele haber riesgo de confusión, ya que cada marca se relacionaría con un producto distinto.

f. Existencia de la expresión "Moser" inscrita bajo el registro 439955, para distinguir productos de la clase 8, coexistiendo con "Mosler" sin que se vulneren derechos de unos u otros.

g. Señala que el nombre patronímico Moser es un apellido de larga data en nuestro país, de lo cual da cuenta el genealogista chileno don Mauricio Enrique Pilleux Cepeda, dando cuenta de ello a través de la página web http://www.pilleux.cl/genealogía/Alemanes/M.htlm#MOSER, que acompaña, la que da cuenta de que el apellido en cuestión existiría ya desde el año 1850 en Chile.

El primer solicitante, además, en el primer otrosí, acompaña los siguientes documentos, con citación:

1. Copia autorizada ante notario de impresión de página web www.moser.cz

2. Copia autorizada ante notario de impresión de página web www.moser.de

3. Copia autorizada ante notario de impresión de página web www.villa-mosler.de

4. Copia autorizada ante notario de impresión de página web www.moslerauto.de

5. Copia autorizada ante notario de impresión de página web www.mosler-dr.de

6. Copia autorizada ante notario de impresión de página web www.mosler.de

7. Copia autorizada ante notario de impresión de página web www.mosler-schoeder.de

8. Copia autorizada ante notario de impresión de página web www.mosler.org

9. Copia de impresión de página web www.mosler.net

10. Copia de impresión de página web www.moser.com

11. Copia de impresión de página web www.moser.net

12. Copia de impresión de página web www.moser.org

13. Copia de impresión de página web http://www.pilleux.cl/genealogía/Alemanes/M.html#MOSER

14. Copia de impresión de página web del DPI, que da cuenta de la marca MOSER, registro Nº 439955, para distinguir productos de la clase 8.

15. Copia de impresión de página web de "Las amarillas de publiguias", que da cuenta que la marca Mosler no se encuentra entre las empresas del rubro cajas de seguridad.

DÉCIMO QUINTO:Con fecha 29 de Enero de 2004, a fs. 218, se citó a oír sentencia, resolución que fue notificada en la misma fecha por correo electrónico a las partes.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS:

PRIMERO: Que, en cuanto a la objeción formulada a fojas 185, por el abogado Jorge Delgado Gunckel, por el primer solicitante, de los siguientes documentos y por las siguientes causales.

1. Documento acompañado en escrito de fecha 09 de enero de 2004, N° 1 "Copia de la orden de quiebra dictada en Estados Unidos para la empresa Mosler, Inc. y documento de cesión de Mosler, Inc., a Diebold Incorporated. En atención a lo preceptuado en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, esto es no han sido presentados debidamente legalizados, no constando a esta parte su autenticidad y veracidad.

2. Documento acompañado en escrito de fecha 09 de enero de 2004, N° 2 "Traducción del Documento de cesión de la empresa Mosler, Inc., a Diebold Incorporated". En atención a lo preceptuado en el Artículo 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil, por falta de integridad y emanar de la parte que lo presenta.

3. Documento acompañado en escrito de fecha 09 de enero de 2004, bajo numeral 5 "Copia registro Número 1.619.109, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 6, registrada ante el registro de la PropiedadIndustrial de la República de Argentina", En atención a lo preceptuado en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

4. Documento acompañado en escrito de fecha 09 de enero de 2004, N° 6 "Copia registro Número 1.635.423, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 6, registrada ante el registro de la Propiedad Industrial de la República de Argentina". En atención a lo preceptuado en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

5. Documento acompañado en escrito de fecha 09 de enero de 2004, N° 7 "Copia del Registro Número 6802, marca MOSLER, distintiva de productos de la clase 13, registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial de Bahamas". En atención al Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

6. Documentos acompañados en escrito de fecha 09 de enero de 2004, N° 8 y 9. En atención al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

7. Documentos acompañados en escrito de fecha 09 de enero de 2004, números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, en razón del Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

8. Documentos acompañados en escrito de fecha 09 de enero de 2004, bajo numeral 35. En atención a lo preceptuado en el Artículo 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil, esto es su falta de integridad y emanar de la parte que lo presenta.

El Tribunal no hará lugar a la objeción de documentos interpuesta respecto de los documentos antes enunciados, dado que las copias simples acompañadas se encuentran materialmente íntegras y resultan del todo concordantes con los demás documentos de índole publicitaria acompañados por el segundo solicitante. Por otra parte, si bien han sido presentadas por una de las partes, los documentos se originan en organismos oficiales, cuya verificación de autenticidad es relativamente sencilla, y su adulteración puede constituir delito, por lo que, no es lógico pensar que se trate de documentos alterados o fraudulentos.

EN CUANTO AL FONDO

SEGUNDO: Que, en cuanto a la calificación de la motivación interna de las partes, y dada la gran cantidad de pruebas presentadas tanto por el primer solicitante como por el segundo solicitante, que acredita encontrarse utilizando nombres mercantiles semejantes al nombre de dominio en disputa, en el caso del segundo solicitante, y en el del primer solicitante, usar un nombre que coincide plenamente con el nombre patronímico moser, es que este tribunal considera que asiste a ambas partes razones auténticas para disputar tal dominio, por lo que la conducta de ambos litigantes no puede sino ser calificada de buena fe.

TERCERO: Que, producto de la prueba y argumentación esgrimida por el segundo solicitante puede darse por acreditada la existencia de registros de marcas comerciales con la expresión Mosler, los que confieren determinados derechos al titular de los mismos. Entre ellos, en al ámbito nacional se encuentran:

- Marca Mosler (etiqueta), registro N° 554.193, distintivo de productos de la clase 6.

- Marca Mosler, registro N° 548.033, distintivo de productos de la clase 6.

CUARTO: Que, tal como afirma el segundo solicitante,tales inscripciones marcarias le otorgan a su representado facultades consistentes en la exclusividad de operar mercantilmente con dicha expresión, en la misma clase y con la marca para la cual se ha obtenido tal protección.

QUINTO: Que, al contrario de lo expresado por el segundo solicitante tal facultad no constituye un derecho absoluto y excluyente, sino relativo a la clase y al nombre preciso al cual la autoridad ha concedido la protección marcaria.

SEXTO: Que, en todo caso el resguardo legal a una marca alcanza, en principio, a la utilización del mismo nombre con idénticos propósitos comerciales, por lo que en casos como el que se juzga, en que no existe identidad sino que semejanza, el determinar o no si se han visto afectados tales derechos implica la resolución de cuestiones de hecho que deben ser falladas caso a caso, conociendo las circunstancias particulares que puedan hacer llegar a la conclusión de que existe o no existe un derecho en concreto que pueda considerarse lesionado.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la pretensión del segundo solicitante de que se utilice para resolver el presente caso el criterio contenido en la letra a) del artículo 22, de la Reglamentación de NIC-Chile, relativo a las revocaciones de dominio, tal pretensión no es procedente, toda vez que dicha prescripción se encuentra prevista para otros supuestos normativos -revocación-, y que si bien es cierto que puede deducirse, en general, de toda la normativa de NIC-Chile el principio de que no puede crearse un perjuicio a un titular de un dominio registrado previamente, tal perjuicio -en caso de existir- debe ser probado así como también la mala fe, en el caso de que se intente una acción de revocación, debiendo ser tales supuestos objeto de prueba directa, lo que en la especie no ha sucedido.

OCTAVO: Que, respecto de la afirmación del segundo solicitante de que la marca Mosler es en Chile famosa y notoria, es una circunstancia que sin negarla este árbitro no puede dar por acreditada en virtud de la prueba aportada cuestión que, por lo demás, no incide en la decisión final del asunto, pues tampoco se ha acreditado que la voluntad del primer solicitante sea llevar -a través de sus acciones- a confusión a los consumidores u otros comerciantes, como tampoco -según se ha dicho- se ha probado mala fe del primer solicitante.

NOVENO: Que, en cuanto a lo sostenido por el primer solicitante, puede aceptarse en su beneficio la procedencia del denominado principio "First come, first served", el que de acuerdo a su naturaleza jurídica de principio debe ser reconocido, salvo que existan argumentos y pruebas de mejor derecho que desvirtúen su aplicación.

DÉCIMO: Que, efectivamente como afirma el primer solicitante para proceder a la inscripción de un nuevo dominio INTERNET deben cumplirse -esencialmente- las prescripciones del artículo 14 del citado reglamento siendo, en consecuencia, de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo los derechos válidamente adquiridos por terceros, principios que no pueden considerarse vulnerados por la prueba presentada, lo que no obsta a que los afectados en el futuro ante supuestas infracciones puedan ejercer las acciones de responsabilidad que les franquea la Ley, así como el caso específico del Nic-Chile, puedan ejercitar la acción de revocación si se acreditaren los supuestos que la hacen procedente.

DÉCIMO PRIMERO: Que, también puede darse por probado que el dominio Moser.cl, corresponde al nombre patronímico de Joshua Thomas Moser Sharp quien ostenta en autos la calidad de, precisamente, primer solicitante.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, de la afirmación que hace el primer solicitante de que los representantes del segundo solicitante mediante comunicación electrónica, le habrían hecho llegar a su representada copia de un contrato de transacción, no puede concluirse, como pretende el primer solicitante, un reconocimiento tácito de un derecho de ninguna especie por parte del segundo solicitante. Las propuestas de transacción son herramientas válidas, utilizadas frecuentemente en la abogacía, cuyas causas pueden ser de las más variadas, desarrollándose las más de las veces en el ámbito privado, y de su existencia no puede darse por acreditada más voluntad que la de transar, voluntad que muchas veces le asiste a partes que tienen la certeza más absoluta de la validez de sus pretensiones.

DÉCIMO TERCERO: Que, el interés expresado por el primer solicitante de tener un nombre de dominio en el cual se refleje su nombre patronímico en Internet, como ocurre con otros nombres en Chile, es un interés que puede ser reconocido y amparado por este árbitro, toda vez que no se probado que con tal pretensión se lesione derecho ajeno alguno.

DÉCIMO CUARTO: Que, a este Tribunal le asiste la más íntima convicción de que en el caso que se falla, la diferencia de una letra entre las expresiones MOSLER y MOSER, el ámbito comercial en que se desarrolla la actividad del segundo solicitante y la calidad de civil -personal o familiar- que ha señalado es el propósito del primer solicitante al solicitar el dominio moser.cl, así como la absoluta diferenciación de ámbitos y rubros de actividad de ambos solicitantes, no generará confusión ni perjuicio alguno al segundo solicitante, debiendo ampararse en este caso la libertad de emprender, así como la libertad de usar el nombre patronímico propio, ya sea en forma privada como pública, como una manifestación de atributos esenciales de la personalidad, hoy entendido también como derecho de la personalidad, así como elemento integrante de los derechos esenciales que amparan al ser humano lo anterior, en virtud de numerosos pactos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por nuestro país.

DÉCIMO QUINTO: Que, por tanto, entre el legítimo derecho que posee el segundo solicitante para ejercitar las acciones que estime convenientes para la mejor defensa de sus derechos comerciales, al no haberse acreditado mala fe, colisión de intereses, ni que se vaya a producir una situación de confusión o incertidumbre entre los consumidores, comerciantes o usuarios de Internet;

RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada en el primer lugar por el nombre de dominio "moser.cl" asignándose, en consecuencia, a Joshua Moser Sharp, cédula nacional de identidad 19.456.971-8.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

TERCERO: Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Pinochet Olave, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan las testigos Claudia Cornejo Kock y Alondra Claudina Santibañez Casanova, rut 15.139.706-9.

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos