Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "avocadooil.cl"

Santiago, quince de septiembre de dos mil cuatro.

 

VISTOS:

 

PRIMERO:Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "avocadooil.cl", siendo partes don Jorge Eduardo Schirmer Llorente, domiciliado en Los Plátanos Nº 2268, Miraflores Bajo, Viña del Mar y Exportadora Santa Cruz S.A., con domicilio en Alcántara Nº 200, Oficina 406, Las Condes, Chile.

 

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

 

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió solamente el Segundo Solicitante por lo que no se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

 

CUARTO:Que, constando a fojas 23 que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

 

QUINTO:Que, dentro de plazo, a fs. 25, el Primer Solicitante presenta al Tribunal  sus pretensiones y argumentos, acompañando documentos, con citación. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

 

a)    El Sr. JORGE SCHIRMER es gerente general de la sociedad OILS & FOODS CHILE S.A., al solicitar la inscripción del nombre de dominio en litigio, ha actuado en interés de la sociedad que representa.

b)    La empresa OILS & FOODS CHILE S.A. tiene por objeto, entre otros, la "experimentación, fabricación, elaboración, importación, exportación, distribución y comercialización, al por mayor y al por menor, de toda clase de productos agroindustriales, vegetales, alimenticios y nutritivos". 

c)     Como es de conocimiento público, el objeto social es mucho más amplio que el proyecto empresarial real de las empresas. El proyecto empresarial específico de OILS & FOODS CHILE S.A. es producir exclusivamente "Aceite de Palta" y comercializarlo tanto a nivel nacional como internacional.

d)    Para corroborar lo anterior, acompaña copia autorizada del "Contrato de Compraventa de Planta Industrial Productora de Aceite de Palta". Este contrato data del 4 de febrero del año 2004.

e)     La denominación "avocadooil" se compone de dos palabras inglesas que significan "PALTA" y "ACEITE". Como se podrá apreciar, ésta es una denominación indicativa del género de los productos, motivo por el cual, según la legislación de propiedad industrial, la denominación en comento es irregistrable en la clase 29.

f)      La denominación de autos no ha podido ser registrada cada vez que se ha intentado hacerlo. Por ejemplo, el 5 de agosto del año 2003 se presentó la marca "AVOCADO OIL" (solicitud 616.549) en la clase 29, pero fue rechazada el 14 de noviembre del 2003. Asimismo, el 21 de octubre del mismo año se pidió la marca "HASS AVOCADO OIL" (solicitud 625.332) en la clase 29, pero la misma fue rechazada el 27 de enero del año 2004.

g)    La carga de la prueba respecto del uso de la denominación "avocadooil" corresponde al Segundo Solicitante.

h)     No se ha podido verificar que el Segundo Solicitante, Exportadora Santa Cruz, utilice el nombre de dominio en cuestión.

i)       El Segundo Solicitante no usa la denominación "avocado oil"

j)       El consumidor mal puede asociar dicha denominación al Segundo   Solicitante.

k)     Su parte tiene un interés legítimo empresarial legítimo en la denominación "AVOCADOOIL".

l)       Su parte no tiene un ánimo especulativo en la denominación en disputa.

m)    Su parte ha solicitado el dominio en disputa de buena fe.

n)      La denominación en litigio es inapropiable de conformidad al derecho de propiedad industrial.

o)     El Segundo Solicitante no tiene derechos de ningún tipo sobre la denominación en litigio.

p)     No se ha podido comprobar ni siquiera el uso de la denominación por parte del Segundo Solicitante.

q)     El consumidor no asocia dicha expresión al Segundo Solicitante.

r)       Su parte no intenta aprovecharse de una reputación ajena, ni menos de lucrar con un nombre ajeno o que se pueda asociar al Segundo Solicitante u otro industrial.

s)       Su parte no compite  deslealmente.

t)      En este caso es plenamente aplicable el principio FIRST COME FIRST SERVED, motivo por el cual el dominio debe asignarse a su parte.

u)     El Primer Solicitante acompaño los siguientes documentos, con citación:

 

1. Copia autorizada de la primera sesión del directorio de la sociedad que designa como gerente general de la sociedad al primer solicitante
2. Certificado que acredita la constitución de la sociedad Oils & Foods Chile S.A.
3. Copia autorizada de Contrato de Compraventa de Planta Industrial Productora de Aceite de Palta.
4. Copia de todas las pantallas de la página Web del segundo solicitante.
5. Resultados de las búsquedas en Google a partir del término "avocado oil".
6. Resultados de las búsquedas en Google a partir del término "avocado oil exportadora santa cruz".

 

SEXTO: Que, a fojas 59 el Segundo Solicitante presenta escrito solicitando la asignación del nombre de dominio, acompañando documentos con citación. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

 

a)    Este caso debe ser evaluado más allá de la aplicación simplista del principio "First come First served".

b)    Su representada forma parte del Comité de Productores y Exportadores de Palta, la cual reúne a representantes de los productores y a las principales empresas comercializadoras del producto tanto en el ámbito nacional como de exportación.

c)    Su mandante tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe emplear todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la confusión y dilución marcaria.

d)    El Primer Solicitante ha incurrido en conductas que producen confusión y dilución marcaria al concebir el nombre de dominio en función de su representado.

e)    El concepto avocadooil se identifica con el comité del cual forma parte su representada, por lo que la sola confundibilidad de conceptos, es antecedente suficiente para que el dominio en conflicto sea asignado a su mandante.

f)     En el presente caso debe rescatarse el espíritu del artículo 22 del reglamento NIC Chile.

g)    El otorgamiento del nombre de dominio al Primer Solicitante creará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto "avocadooil", dado que los consumidores lo identificaran, casi de manera automática con su mandante.

h)    De ser asignado el nombre de dominio al Primer Solicitante todo el capital de posicionamiento adquirido, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones.

i)      Buena Fe, interés legítimo, marcas, dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son los elementos que perfilan a su mandante como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión.

j)      El Segundo Solicitante acompaño los siguientes documentos, con citación:

 

1. Fotocopia simple del poder en que consta que la demandante ha otorgado poder para representarla.
2. Fotocopia simple de la patente de abogado.

 

SÉPTIMO: Que, a fojas 66 este Tribunal da traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas. El Primer Solicitante evacuó el traslado a fojas 68, esgrimiendo los siguientes argumentos:

 

a)       El segundo solicitante no tiene derecho a capitalizar la denominación AVOCADOOIL, y, el principio first come first served debe ser aplicado en beneficio de mi parte en conformidad a derecho.

b)       El escrito del Segundo Solicitante señala la existencia de un Comité de Productores y Exportadores de Palta, se describen las actividades de dicho Comité, se dice además que dicho Comité garantiza calidades y se mencionan otros aspectos. Además el Segundo solicitante afirma ser miembro del Comité, pretendiendo con este desarrollo argumental el Segundo Solicitante atribuirse los intereses del supuesto Comité como suyos propios,

c)       No consta en autos ni la existencia del Comité, ni sus actividades, ni que el segundo solicitante sea miembro, ni nada de lo allí afirmado.

d)       Aún en el evento de que dicho Comité exista y en el evento de que dicho Comité tuviera algún derecho sobre el nombre de dominio en disputa, debemos señalar que este supuesto Comité no es parte en la litis, y que por consecuencia, todo lo anterior no resulta atingente en autos. En definitiva, el segundo solicitante debe fundar sus argumentos en su propio interés y no en intereses de terceros.

e)       Los principios del derecho de marcas no se aplican a la presente litis, por cuanto la denominación AVOCADOOIL no puede apropiarse por la vía del derecho de marcas, en razón de su carácter indicativo del género del producto.

f)         Ni el Segundo Solicitante ni el supuesto comité han sido conocidos o son conocidos como "AVODADOOIL".

g)       Lo pretendido por el Segundo Solicitante es que toda denominación, en cualquier idioma que esté expresada, que conlleve una asociación a la "palta", debe ser propiedad del comité o deba ser propiedad del Segundo Solicitante.  Dicha pretensión es de lo más inicua que hay.

h)       Ninguna de las hipótesis del artículo 22 de reglamento de NiC Chile se cumple en autos.

 

OCTAVO: Que, a fojas 73 este Tribunal recibió la causa a prueba fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Identificación y/o uso del concepto "avocadooil" por parte del Segundo Solicitante 2.- Interés de ambos solicitantes en la asignación del nombre de dominio en disputa.

 

NOVENO:Que, a fojas 75 el Segundo Solicitante acompaña los siguientes  documentos, con citación:

 

1. Libros Publicitarios titulados Chilean Avocado.
2. Folleto de su representada.

 

DÉCIMO:Que, a fojas 78 el Primer Solicitante solicita tener presente las consideraciones que índica.  

 

CONSIDERANDO:

 

DÉCIMO PRIMERO: Que, los documentos acompañados por las partes, presentados en tiempo y forma, no fueron objetados, por lo cual se los tendrá por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

 

DECIMO SEGUNDO:Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. En este contexto, cabe hacerse cargo de la circunstancia de ser los solicitantes personas naturales que dicen representar a una empresa y un Comité respectivamente que no son parte de la contienda. A este respecto, la sana prudencia indica a este sentenciador que necesariamente deberán ponderarse los intereses y eventuales mejores derechos de  ambas partes en función de las organizaciones que los requirentes representan.

 

DÉCIMO TERCERO: Que, este sentenciador estima que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

 

DÉCIMO CUARTO:Que, de las alegaciones hechas valer por el Primer Solicitante y la documentación acompañada a los autos se puede establecer que don Jorge Schirmer, en su calidad de gerente general de la empresa Oils and Foods Chile S.A. habría actuado en interés de la sociedad que representa, siendo su interés en la asignación del nombre de dominio en conflicto, el interés de dicha sociedad, el cuál como se ha señalado y acreditado a través de documentos, sería la producción de aceite de palta, lo que traducido al idioma Inglés concuerda con el nombre de dominio solicitado.   

 

 DÉCIMO QUINTO: Que, de las alegaciones hechas valer por el Segundo Solicitante y la documentación acompañada a los autos se establece que Exportadora Santa Cruz S.A. es parte del Comité de Productores y Exportadores de Palta, el cual reúne a los principales representantes de los productores y a las principales empresas comercializadoras del producto, siendo su interés en la asignación del nombre de dominio en disputa evitar confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de sus productos o servicios prestados, lo que a su juicio se ocasionaría en el evento de asignarse el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante.

 

DÉCIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que don Jorge Eduardo Schirmer Llorente fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

 

DÉCIMO SÉPTIMO:Que, en este orden de ideas, cabe preguntarse si ambas partes, presumiéndose que han actuado de buena fe y persiguiendo fines lícitos y dignos de tutela jurídica mediante este mecanismo arbitral, gozan de derechos de diversa prestancia y relevancia jurídica que hagan inclinar la recta prudencia y sana crítica a favor de uno de ellos.

 

DÉCIMO OCTAVO:Que, siguiendo con el razonamiento anterior,  este sentenciador se ha formado el convencimiento que el Primer Solicitante posee un interés especifico, legítimo y  concordante con el concepto del nombre de dominio en disputa, lo cuál ha sido respaldado con documentación concreta, como lo es un contrato de compraventa de planta industrial productora de aceite de palta, autorizado por un ministro de fé.

 

DÉCIMO NOVENO:Que, el Segundo Solicitante no ha demostrado un interés particular por la asignación del nombre de dominio en cuestión, si no más bien de carácter general, que dice relación con identificar lo referente al fruto  alimenticio de la palta con los productos que comercializan los miembros del Comité del cual es parte, evitando así una supuesta confusión y/o dilución.

 

VIGÉSIMO: Que, por otra parte, no habiéndose acreditado el uso del concepto "avocadooil" por parte del Segundo Solicitante, sino solamente una identificación de carácter general, este sentenciador estima que no existe perjuicio en el hecho de asignar el nombre de dominio de autos al Primer Solicitante, puesto que  ponderados los intereses y argumentaciones de las partes de acuerdo a la recta prudencia y sana crítica, parece incuestionable que la asignación al Primer Solicitante del nombre de dominio no causará confusión o dilución en el tráfico virtual respecto de las actividades propias del giro del Comité que representa el Segundo Solicitante.

 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, asignar el nombre de dominio "Avocadooil" al Segundo Solicitante constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho a los integrantes del Comité o al mismo ente, respecto de expresiones que se refieran o incluyan la expresión "avocado", fundado en el hecho de ser dicho ente un coordinador de relevancia en el mercado de las paltas o avocados. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantilconsiderando que tanto la expresión o signo "avocado" y "oil" y, desde luego, su unión en la expresión "avocadooil" son todas expresiones genéricas, por lo que mal puede el Segundo Solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, especialmente el DNS en conflicto.

 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, así las cosas, el Primer Solicitante, además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo,  ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que ha proyectado desarrollar esto es, el proyecto empresarial de OILS & FOODS CHILE S.A. consistente es producir aceite de palta y comercializarlo tanto nacional como internacionalmente cuestión que ha sido acreditada a través de la copia del "Contrato de Compraventa de Planta Industrial Productora de Aceite de Palta".

 

VIGÉSIMO TERCERO:Que, de otra parte, como ya se ha expresado en considerando anteriores, no ha podido ser constatado por parte del Segundo Solicitante alguno de los asertos que inclinarían la recta razón o sano juicio en su favor. En efecto, el Comité de Productores y Exportadores de Palta no ha acreditado que el concepto avocadooil se identifique con el comité del cual forma parte, ni una supuesta capitalización de su trayectoria por parte del Primer Solicitante. Tampoco se ha indicado por parte del Segundo de los requirentes cómo o de qué forma el Primero de ellos ha incurrido en conductas que producen confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto "avocadooil", como tampoco la pretendida identificación automática de los consumidores con el referido Comité.

 

VIGÉSIMO CUARTO: Que, con lo expresado en los considerándos anteriores, este Tribunal se ha formado el convencimiento de que el Primer Solicitante ha efectuado su requerimiento teniendo una identificación con el nombre de dominio real y lícita, respaldada por un proyecto comercial específico, lo que le otorga el mejor derecho a la asignación respectiva.

 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

 

RESUELVO:

 

Asígnase el nombre de dominio "avocadooil.cl" al Primer Solicitante, don Jorge Eduardo Schirmer Llorente, domiciliado en calle Los Plátanos Nº 2268, Miraflores Bajo, Viña del Mar

 

Cada parte responderá de sus costas.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Rol Nº 28-2004

 

 

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muñoz Danesi.